Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Газета Метро» (Фрунзенская <...>, Москва, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 04.10.2013 (судья Хорошуля Л.Н.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 (судьи Сухотина В.М., Мухина И.Н., Ярцева Д.Г.), принятые в рамках дела № А45-10626/2013

по иску открытого акционерного общества «Газета Метро»

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Пресс Холдинг» (ул. Немировича-Данченко, д. 104, <...>, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1 по доверенности от 23.04.2014 № 10, ФИО2 по доверенности от 13.05.2013, ФИО3 по доверенности от 13.05.2013;

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 02.04.2014,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Газета Метро» (далее – истец, общество «Газета Метро») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Пресс Холдинг» (далее – ответчик, общество «Сибирь-Пресс Холдинг») о защите прав лицензиата на товарный знак путем признания деятельности общества «Сибирь-Пресс Холдинг» по изданию и распространению печатной и Интернет газеты «Новосибирская Метро-газета» с использованием обозначения «Метро» нарушением прав лицензиата на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 163357, 255604, 342823, 349224, запрета обществу «Сибирь-Пресс Холдинг» размещать (использовать) обозначение «Метро» при издании и распространении печатной и Интернет газеты «Новосибирская Метро-газета», а также в отношении товаров и услуг, применительно к которым зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 163357, 255604, 342823, 349224, об обязании общества «Сибирь-Пресс Холдинг» удалить обозначение «Метро» с печатной и Интернет газеты «Новосибирская Метро-газета».

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что использование слова «Метро» в составном слове «Метро-газета» в составе наименования средства массовой информации в печатном издании газеты «Новосибирская Метро-газета» и в ее электронной версии (Интернет газета «Новосибирская Метро-газета») является нарушением его исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 342823, № 163357, № 255604, № 349224, поскольку обозначение «Метро» сходно до степени смешения с товарными знаками истца (лицензиата).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 04.10.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, общество «Газета Метро» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить названные судебные акты полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

Общество «Газета Метро» указывает на нарушение судами норм материального права, а именно: Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации). Так, по мнению заявителя, суды не приняли во внимание, что подлежат сравнению словесные элементы комбинированных обозначений (пункт 6.3.1 Методических рекомендаций), и если словесные элементы сходны до степени смешения, то обозначения считаются сходными до степени смешения; не провели сравнение входящих в обозначения слов, в то время как согласно пункту 4.2.4 Методических рекомендаций при сравнении словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, сравнение проводится по каждому слову в отдельности и по всему обозначению в целом; не учли, что в силу пункта 2.3.2.3. Правил № 32, пункта 4.2.4.2 Методических рекомендаций подлежит учету тождество и сходство только охраноспособных элементов, а тождество и сходство неохранспособных элементов не учитывается; не применили пункт 4.2.1.3 Методических рекомендаций и уклонились от определения сильных и слабых элементов используемого ответчиком обозначения.

Общество «Газета Метро» полагает, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Так, делая вывод об отсутствии смешения товарных знаков истца с используемым ответчиком обозначением, суды не учли, что для признания смешения достаточно уже самой опасности такого смешения, не приняли во внимание доказательства, подтверждающие фактическое смешение обозначений потребителями. Кроме того, заявитель считает, что суды при определении сходства до степени смешения товарных знаков и используемого истцом обозначения осуществляли сравнение только товарных знаков, содержащих словесный элемент, выполненный на латинице, и не учли, что словесный элемент одного из товарных знаков выполнен буквами русского алфавита.

Заявитель кассационной жалобы также ссылается на допущенные судами процессуальные нарушения, приведшие к вынесению неправильных по существу судебных актов. Так, заявитель указывает, что суды в качестве надлежащего доказательства приняли заключение, представленное ответчиком, в то время как в этом заключении содержатся ссылки на утратившие силу нормативные акты, и не приняли в качестве доказательства представленные им заключение и отчет о проведении социологического исследования. При этом судами не указаны основания, по которых представленные истцом доказательства признаны недопустимыми. Более того, истцом был представлен в качестве доказательства нотариальный осмотр Интернет-сайта, на котором размещена электронная версия газеты, однако суды от оценки этого доказательства уклонились, однако часть исковых требований касалась использования обозначения в сети Интернет.

Кроме того, по мнению заявителя, суды необоснованно отклонили его доводы о нарушении ответчиком законодательства о конкуренции.

В свою очередь общество «Сибирь-Пресс Холдинг» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить принятые по делу судебные акты без изменения как законные и обоснованные. Ответчик ссылается на отсутствие опасности смешения в глазах потребителя используемых истцом товарных знаков с наименованием средства массовой информации «Новосибирская Метро-газета».

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

Представители истца доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили ее удовлетворить.

В свою очередь представитель ответчика с доводами истца не согласился, просил оставить судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, правообладателем исключительных прав на товарные по свидетельствам Российской Федерации № 342823, № 163357, № 255604, № 349224 в отношении товаров 16 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (периодика, газеты, журналы; развлечения; публикация газет и журналов, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных) является компания «Метро Интернэшнл С.А.» (Metro International S.A.).

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 255604 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в который вписан словесный элемент «Metro» буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом; товарный знак зарегистрирован в красном и белом цветовом сочетании; дата приоритета товарного знака – 29.10.2002.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 163357 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в который вписан словесный элемент «Метро» буквами русского алфавита оригинальным шрифтом; дата приоритета товарного знака – 19.03.1997.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 342823 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в который вписан словесный элемент «Metro» буквами латинского алфавита, буква «о» изображена в виде схематичного изображения земного шара; дата приоритета товарного знака – 14.09.2005.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 349224 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в который вписан словесный элемент «metrotv» строчными буквами латинского алфавита, буква «о» изображена в виде схематичного изображения земного шара; знак зарегистрирован в белом и зеленом цвете; дата приоритета товарного знака – 27.12.2006.

Между обществом «Газета Метро» и компанией «Метро Интернэшнл С.А» заключено лицензионное соглашение (зарегистрировано в реестре 06.11.2012 № РД0112499), в соответствии с которым истцу предоставлена исключительная лицензия на использование названных товарных знаков на срок до 09.03.2022 на территории Российской Федерации, за исключением территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В свою очередь общество «Сибирь-Пресс Холдинг» является учредителем и издателем средства массовой информации «Новосибирская Метро-газета». Указанное наименование используется при издании и распространении печатной и Интернет газеты «Новосибирская Метро-газета».

Ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует товарный знак «Метро» в печатном издании газеты «Новосибирская Метро-газета» и в ее электронной версии (Интернет газета «Новосибирская Метро-газета»), чем нарушает права и интересы лицензиата, общество «Газета Метро» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исходя из положений статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правильно определил, что для установления факта нарушения/ненарушения ответчиком прав истца на товарные знаки, права на которые переданы ему в пользование по исключительной лицензии, необходимо установить сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарными знаками, исключительным лицензиатом которых является истец.

Руководствуясь абзацем 6 пункта 14.4.2 и пунктом 14.4.3 Правил № 32, суд первой инстанции пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения фонетически (по составу словесных элементов, составу гласных и согласных букв), семантически и визуально.

Учитывая позицию, изложенную в пункте 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» суд пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку не ассоциируется с ними в целом.

Кроме того, суд признал право ответчика на фирменное наименование, поскольку он использует обозначение «Новосибирская Метро-газета» в названии зарегистрированного средства массовой информации.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение не нарушает прав истца на товарные знаки, переданные ему в пользование по исключительной лицензии, указав, что представленное истцом заключение, отчет о проведении социологического опроса и нотариальный протокол осмотра интернет-сайта вышеизложенных выводов суда не опровергают.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции по результатам оценки доказательств, указал на то, что истец не заявлял ходатайства о назначении экспертизы с целью определения наличия/отсутствия сходства до степени смешения товарных знаков с используемым ответчиком обозначением, указал, как и суд первой инстанции, на наличие у ответчика права на фирменное наименование.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, дело – направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение по нижеследующим следующим основаниям.

При установлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, суды, как указано в судебных актах, руководствовались положениями пунктов 14.4.2 и 14.4.3 Правил № 32 и указали на отсутствие фонетического, семантического и визуального сходства.

Между тем, судами не учтено, что согласно пункту 14.4.2.4 вышеназванных Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При установлении отсутствия сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и противопоставленных товарных знаков суды уклонились от исследования вопроса о наличии в сравниваемых обозначениях тождественного (сходного) элемента, не проанализировали значимость положения этого элемента.

Как указано в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций № 197 в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы; при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Согласно пункту 4.2.4.1. Методических рекомендаций № 197 если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Пунктом 4.2.4.2. Методических рекомендаций № 197 установлено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

В соответствии с пунктом 6.3 названных рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из содержания судебных актов не следует, что сравнение проведено с учетом определения сильных/слабых, охраняемых/неохраняемых элементов, а также что сравнение осуществлялось в отношении составляющих элементов используемого ответчиком обозначения с учетом значимости положения, занимаемого тождественным элементом.

Не усматривается и из обжалуемых судебных актов, что при установлении отсутствия сходства до степени смешения спорного обозначения, судами противопоставлялись ему все товарные знаки, в защиту прав на которые предъявлен иск, в том числе товарные знаки «Метро» по свидетельству Российской Федерации № 163357 и «Metro» по свидетельству Российской Федерации № 255604, имеющие наиболее ранние даты приоритета – 19.03.1997 и 29.10.2002 соответственно.

Делая вывод о том, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения с товарными знаками, право использования которых передано истцу на основании исключительной лицензии, суды не учли правовую позицию, содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, согласно которой для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реальности смешения в глазах потребителя. Оценка доказательств (представленных истцом писем об ошибочном направлении рекламных материалов в конкурирующее издание, социологического опроса) осуществлена судами без учета этой позиции.

Кроме того, суды неправомерно, в нарушение положений пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, признали право ответчика на фирменное наименование «Новосибирская метро-газета», в то время как фирменным наименование ответчика в силу указанной нормы права является ООО «Сибирь-Пресс Холдинг».

Если же принимать во внимание зарегистрированное название средства массовой информации, не являющееся фирменным наименованием по смыслу пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, но защищаемое как зарегистрированное название средства массовой информации в силу положений Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», судам следовало исходить из содержания пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом да приоритета товарных знаков и даты регистрации средства массовой информации определить, право на какое средство индивидуализации возникло ранее.

Исходя из содержания заявленных истцом требований, они касались не только печатной газеты, но и Интернет-газеты.

Указывая, что протокол нотариального осмотра сайта не опровергает сделанных выводов, суды не исследовали использование ответчиком обозначения «Метро» не только в названии, но и на иных страницах Интернет-газеты, в результате чего требования истца, касающиеся использования спорного обозначения в Интернет издании, фактически остались не рассмотренными.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, определить характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 04.10.2013 по делу № А45-10626/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

А.А. Снегур