Гражданский кодекс часть 1

апелляционное производство № 05АП-3441/2017
на решение от 23.03.2017
судьи А.А. Хижинского
по делу № А51-30337/2016 Арбитражного суда Приморского края
по иску Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 40 000 рублей,

при участии:

от ответчика: В.К. Мизь, по доверенности от 15.12.2016, сроком действия по 15.12.2020, паспорт,

от истца в судебное заседание представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (далее - истец) обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель, ответчик) о взыскании 40 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Также истец просил взыскать с ответчика 200 рублей расходов, понесенных на получение выписки из ЕГРИП и 742 рубля расходов на приобретение контрафактного товара.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 23.03.2017 исковые требований удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ИП ФИО1 обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение Арбитражного суда Приморского края от 23.03.2017 отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы апеллянт указал на то, что рассмотрение иска должно было происходить по правилам раздела V АПК РФ - производство по делам с участием иностранных лиц. Отмечает, что представленные истцом документы не заверены надлежащим образом. Кроме того, апеллянт указывает, что у ФИО2, подписавшего исковое заявление, отсутствовало право на совершение указанного действия. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения ответчиком исключительных прав истца. Отмечает, что судом первой инстанции было нарушено его право на ознакомление с материалами дела.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал по изложенным в ней

основаниям, решение суда первой инстанции просил отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца, извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в том числе с учетом размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в заседание суда не явился, что в соответствии со статьей 156 АПК РФ и пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 не препятствует рассмотрению поданной жалобы по существу.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции установил следующее.

Истец - Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед), Соединенное Королевство, WIT 6AG Лондон, Уоррен Стрит, 45, является обладателем исключительного права товарный знак № 1 224 441 Международного реестра товарных знаков в виде словесного обозначения «PEPPA PIG» («Свинкаhttp://10.105.1.4:9090/20a?doc&nd=839626903&nh=0&ssect=0&c=%F1%E2%E8

%ED%EA%E0+%CF%E5%EF%EF%E0 - C1#C1 Пеппа»), дата регистрации товарного знака - 11 октября 2013 года, перечень товаров и услуг - включая 28 класс МКТУ (игрушки), места назначения согласно Мадридскому протоколу - в том числе, Российская Федерация; на товарный знак № 1 212 958 Международного реестра товарных знаков в виде изобразительного обозначения

свинкиhttp://10.105.1.4:9090/20a?doc&nd=839626903&nh=0&ssect=1&c=%F1%E2%E8%E

D%EA%E0+%CF%E5%EF%EF%E0 - C1#C1 Пеппы, дата регистрации товарного знака - 11 октября 2013 года, перечень товаров и услуг - включая 28 класс МКТУ (игрушки), места назначения согласно Мадридскому протоколу - в том числе, Российская Федерация, что подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами о регистрации товарных знаков, выданными на имя ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED.

Согласно доводам иска 13.09.2016 в торговой точке ответчика, расположенной по адресу г. Спасск-Дальний, ул.Надреченская, 27, предлагался к продаже и по договору розничной купли-продажи был реализован товар – игрушка «Peppa Pig», содержащий по утверждению истца, изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат истцу.

Обстоятельства реализации товара, его стоимость подтверждаются кассовым чеком от 13.09.2016 № 5183, чеком ПАО Сбербанк России от 13.09.2016 о поступлении оплаты безналичным путем.

Поскольку требования, изложенные в претензии, предпринимателем в добровольном порядке не исполнены, Компания обратилась в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования в части, арбитражный суд правомерно руководствовался следующим.

Российская Федерация и Великобритания являются участницами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1224 о присоединении к данной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 6 сентября 1952 года, вступила в действие для СССР 27 мая 1973 года), Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года (принят Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 года № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков»).

Согласно Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (статья 5), часть 1 статьи II Всемирной конвенции об авторском праве предусматривают предоставление произведениям, созданным на территории одного Договаривающегося государства (в данном случае - Великобритании), на территории другого договаривающегося государства (Российской Федерации) такого же режима правовой охраны, что и для произведений, созданных на территории этого другого Договаривающегося государства.

В соответствии со статьей 4 (1) а) протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны.

Следовательно, в отношении исключительных прав истца на произведение и на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами,

указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу № 3691/06).

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 № 647 (далее - Правила № 647). Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичные признаки тождественности и сходства приведены в пункте 14.4.2 ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32.

Исключительные права истца на товарные знаки № 1 212 958 и № 1 224 441 подтверждены материалами дела, доводы апеллянта об обратном отклоняются судом апелляционной инстанции.

Согласно выданному в соответствии с законами Соединенного Королевства свидетельству об учреждении при смене наименования от 31.08.2010 оригинальным наименованием Компании с указанной даты является ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (что соответствует

наименованию правообладателя спорных товарных знаков), которое транслитерировано переводчиком на русский язык как «Энтертейнмент Уан Ю-Кей Лимитед».

Между тем, отличное от указанного переводчиком написание истцом своего наименования в исковом заявлении и иных процессуальных документах (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед), вопреки мнению апеллянта, об отсутствии у Компании права на подачу рассматриваемого иска не свидетельствует.

При этом право на подписание искового заявления предоставлено ФИО2 на основании нотариально заверенной доверенности от 25.04.2016, согласно которой представляющий истца ФИО3 действовал на основании доверенности от 05.02.2016 и обозреваемого нотариусом письменного одобрения компании на выдачу доверенности в порядке передоверия от 01.03.2016.

Согласно части 5 статьи 69 АПК РФ, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 этого Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

В этой связи доводы апеллянта об отсутствии у представителя истца полномочий на подписание искового заявления несостоятельны.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения изображений, применяемых на товарах истца и ответчика, может

быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В силу пункта 42 Правил № 647 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

На основании пункта 43 Правил № 647 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Эти признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктами 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197) при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые

обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Из пункта 5.3 Методических рекомендаций следует, что при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Таким образом, при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Судом установлено, что на реализованном ответчиком товаре присутствуют обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 1 224 441 Международного реестра товарных знаков в виде словесного обозначения «PEPPA PIG»; также на товар нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 1 212 958,

Международного реестра товарных знаков в виде изобразительного обозначения свинки Пеппы. В отличие от оригинальной продукции, на товаре отсутствуют указание на правообладателя - ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, сведения об импортере, составе товара, и т.п.

При визуальном сравнении товара и изображения, нанесенного на упаковку реализованного ответчиком товара, с товарным знаком истца, зарегистрированным по свидетельству № 1 212 958 (свинка Пеппа), судом апелляционной инстанции установлено визуальное сходство изображений, позволяющее ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. Суд признает, что оценка изображения на товаре и вышеуказанном товарном знаке как по первому впечатлению, так и по большему числу признаков указывает на их сходство до степени смешения.

Проанализировав зарегистрированное истцом словесное обозначение и обозначение, нанесенное на реализованный товар, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по всем признакам сходства данных обозначений. Доминирующим, то есть влияющим на восприятие потребителем обозначения в целом, является словесный элемент «PEPPA PIG». При этом как шрифт текста и его цвет, так и наличие дополнительных изобразительных (визуальных) элементов не влечет за собой возникновения качественно иного восприятия потребителем данного обозначения.

Тем самым ответчиком без разрешения правообладателя осуществлена продажа товара с изображениями, сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца.

Доказательства наличия у ответчика прав использования поименованных товарных знаков истца в материалах дела отсутствуют. Ответчиком также не доказано, что истец в установленном законом порядке передавал ему свои исключительные права на товарные знаки.

В этой связи суд первой инстанции обоснованно счел подтвержденным факт розничной продажи ответчиком контрафактного товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных этим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины 9 нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к правильному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 1 212 958 и № 1 224 441 являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере (по 20 000 рублей за использование каждого товарного знака), как

соответствующем последствиям допущенного нарушения исключительного права истца.

При этом суд принимает во внимание отсутствие признаков систематичности совершенного ответчиком правонарушения (до настоящего случая предприниматель не привлекался к гражданско-правовой ответственности, доказательства обратного суду не представлены) и умысла на его совершение, нарушения прав истца на два товарных знака одновременно одним действием ответчика, а также отсутствие доказательств наличия значительных убытков и иных негативных последствий для правообладателя в связи с совершенным нарушением, соразмерных заявленной истцом сумме компенсации. Таким образом, суд первой инстанции действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий, размер взысканной им компенсации не является чрезмерным.

Также суд первой инстанции, руководствуясь статьей 110 АПК РФ, обоснованно счел подлежащими удовлетворению требования истца в части взыскании с ответчика судебных издержек, понесенных в связи с приобретением контрафактного товара, имеющего первостепенное доказательственное значение в рассматриваемой категории спора, и расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Относительно указания апеллянта на то, что рассмотрение иска должно было происходить по правилам раздела V АПК РФ - производство по делам с участием иностранных лиц, со ссылкой на отсутствие на территории Российской Федерации ни органа управления, ни филиала, ни представительства иностранного юридического лица, что, по мнению апеллянта исключает возможность обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском, апелляционная коллегия отмечает, что в данном случае, отсутствие на территории Российской Федерации филиалов и представительств иностранного юридического лица не лишает такое юридическое лицо правоспособности на территории Российской Федерации и не является препятствием для обращения в арбитражный суд, поскольку

согласно пункту части 1 статьи 247 АПК РФ Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее - иностранные лица), в случае, если ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на территории Российской Федерации находится имущество ответчика.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции было нарушено его право на ознакомление с материалами дела, не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

С учетом изложенного арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено, а доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах оснований для изменения или отмены обжалуемого решения не имеется, апелляционная жалоба ИП ФИО1 удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика. При этом государственная пошлина в сумме 150 рублей, излишне уплаченная заявителем при подаче апелляционной жалобы, подлежит

возврату последнему из федерального бюджета в порядке статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.03.2017 по делу № А51-30337/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 150 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе ошибочно уплаченной платежным поручением № 29 от 17.04.2017.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий Д.А. Глебов

Судьи С.Б. Култышев

С.М. Синицына