Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобузакрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (Магаданская ул., д 7, ком. 27, Москва,129345, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 по делу № А53-12771/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (Ростовская область, ОГРНИП <***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В судебном заседании принял участие представитель закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» – ФИО2 (по доверенности от 01.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Корпорация «Мастернэт» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289226 в виде двукратной стоимости права использования товарного знака в размере 200 000 руб., расходов по приобретению товара в размере 80 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 исковые требования удовлетворены частично, с предпринимателя в пользу общества взыскано 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака и судебные расходы.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества – без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и в части частичного взыскании компенсации и судебных расходов и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что суд первой инстанции по своей инициативе снизил заявленный истцом размер компенсации, при этом не обосновал такое снижение, что, по его мнению, свидетельствует о нарушении им норм материального права, так как он самостоятельно изменил способ взыскания компенсации с двукратного размера стоимости права использования на размер компенсации, определяемый по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Отзыв на кассационную жалобу предпринимателем не представлен.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В кассационной жалобе истца содержится ходатайство о приостановлении производства по делу, мотивированное тем, что на рассмотрении иного суда имеется дело № А53-13931/2019 с аналогичными обстоятельствами, и данный суд направил запрос в Конституционный Суд Российской Федерации относительно конституционности норм подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в толковании, сложившемся в судебной практике, как противоречащих статьям 17, 18, 19, 21, 55 Конституции Российской Федерации, в связи с чем приостановил производство по указанному делу до момента принятия Конституционным Судом Российской Федерации судебного акта.

Рассмотрев указанное ходатайство суд кассационной инстанции не находит предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для его удовлетворения, поскольку обстоятельства того, что суд по делу № А53?13931/2019 направил запрос в Конституционный Суд Российской Федерации, не свидетельствуют о невозможности рассмотрения настоящего дела.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в случае если Конституционным Судом Российской Федерации по спорным вопросам будет принято какое-либо решение, данное обстоятельство не лишает возможности истцу обратиться в суд с заявлением о пересмотре настоящего дела по новым обстоятельствам.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289226, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указало, что предпринимателем 06.04.2018 в принадлежащем ему магазине был реализован товар (две кисти шириной 75 мм на сумму 80 руб.), на котором без его разрешения использовалось обозначение, сходное с принадлежащим истцу средством индивидуализации.

При этом размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратной стоимости прав, предоставленных обществом по лицензионному договору от 12.08.2015 № 32 за вознаграждение в размере 100 000 рублей (исходя их цены за один товарный знак).

Суд первой инстанции, установив факт принадлежности обществу товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289226, а также факт его незаконного использования ответчиком, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Таким образом, истцом был доказан, как факт принадлежности ему указанного товарного знака, так и факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя, в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Суд первой инстанции при определении размере компенсации пришел к выводу о том, что предъявленная сумма компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак является чрезмерной и несоразмерной по отношению к обстоятельствам правонарушения, не отвечает принципам разумности и справедливости носит «карательный характер», и уменьшил сумму компенсации до 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам считает, что к установленным судами обстоятельствам ими были неправильно применены нормы материального и процессуального права, что повлияло на законность принятых судебных актов.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как указывалось ранее, размер компенсации обществом был определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратной стоимости прав (200 000 рублей), предоставленных истцом по лицензионному договору по лицензионному договору от 12.08.2015 № 32 за вознаграждение в размере 100 000 рублей исходя из стоимости за один товарный знак.

Вместе с тем суд первой инстанции, посчитав, что такой размер компенсации не отвечает принципам разумности и справедливости, снизил заявленный истцом размер компенсации до 50 000 рублей.

Данный вывод также поддержал и суд апелляционной инстанции.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за допущенное нарушение исключительного права на спорный товарный знак, судами первой и апелляционной инстанций не было учтено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015).

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления от 23.04.2019 № 10.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание судов на то, что в данном случае при избранном истцом виде компенсации, суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

В предмет доказывания по данной категории дел входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Таким образом, формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом.

Доводы же ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

При этом, как следует из фактических обстоятельств, в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак (по свидетельству Российской Федерации № 289226).

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Однако суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Следовательно, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суду необходимо определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

В связи с чем самостоятельно, то есть без соответствующего заявления истца, изменили порядок определения размера компенсации за допущенное нарушение с предусмотренного пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, на предусмотренный пунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (размер компенсации, определяемый по усмотрению суда исходя из характера нарушения) и взыскали с ответчика компенсацию в размере 50 000 рублей.

Между тем, из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо доказательства, в том числе иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца; не представлялся и контррасчет размера компенсации исходя из условий этого договора либо иных доказательств.

Также в обжалуемых судебных актах отсутствуют ссылки на конкретные доказательства, представленные ответчиком, на основании оценки которых суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации до 50 000 рублей.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Поскольку в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении № 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами общества о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив его ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что повлияло на законность принятых по делу судебных актов (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Так как определение размера компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289226 находятся за пределами полномочий, определенных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а следовательно, данным обстоятельствам не может быть дана надлежащая правовая оценка в суде кассационной инстанции.

Принимая во внимание, что при рассмотрении спора по существу судами к установленным обстоятельствам были неправильно применены нормы материального и процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, что не позволило принять законный и обоснованный судебный акт.

Учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части взыскании компенсации и распределения судебных расходов по делу между сторонами, с направлением дела в указанной части, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 по делу № А53-12771/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по тому же делу отменить в части взыскания с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака и судебных расходов.

Дело в указанной части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 по делу № А53-12771/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова