Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (далее -
ООО "Планета", истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее –
ИП ФИО1, ответчик) с иском о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака № 632208 в сумме 25 000 руб., за нарушение прав на использование товарного знака № 617412 в сумме
25 000 руб., расходов по приобретению товара в сумме 270 руб., почтовых расходов в сумме 186 руб.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на товарные знаки № 632208 и № 617412.

В соответствии со статьями 226 - 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судьей первой инстанции единолично без вызова сторон в порядке упрощенного производства.

15.10.2021 судом первой инстанции принято решение путем подписания резолютивной части, в соответствии с которой исковые требования удовлетворены частично. С ИП ФИО1 в пользу ООО "Планета" взыскана компенсация за нарушение прав на использование товарного знака № 617412 в сумме
10 000 руб.; расходы на приобретение товара в сумме 54 руб.; почтовые расходы по направлению ответчику претензии и копии иска в сумме 37,20 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

11.11.2021 судом изготовлено мотивированное решение. Судебный акт мотивирован тем, что материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак "Световые картины" (№ 617412). Судом установлены основания для снижения компенсации за нарушение исключительных прав на указанный товарный знак. Суд пришел к выводу об отсутствии основании для взыскания компенсации за нарушение прав на использование товарного знака № 632208 ввиду отсутствия визуального сходства словесного изображения, изображенного на товаре, реализованном ответчиком, товарному знаку истца.

Не согласившись с данным судебным актом, ООО "Планета" обжаловало его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда от 11.11.2021 отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные требования в полном объеме. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что суд первой инстанции необоснованно признал изобразительный элемент обозначения на контрафактном товаре доминирующим над словесным. Включение доминирующих словесных элементов "Рисуй светом" товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, исключает вывод и несходстве таких обозначений. При определении доминирующих элементов комбинированного товарного знака суд не применил положения пункта 7.1.2.4 "Сравнение комбинированных обозначений" и пункта 7.2.1 "Критерии однородности товаров и/или услуг" Руководства, а также неправильно применил пункт 7.1.2.1 "Сравнение словесных обозначений" Руководства.

В отзыве на апелляционную жалобу ИП ФИО1 просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

В пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве", разъяснено, что апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, предусмотренными статьей 335.1 ГПК РФ, статьей 272.1 АПК РФ. В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи. В то же время правила абзаца 1 части 1, части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не применяются.

Учитывая, что суд апелляционной не усмотрел оснований для вызова сторон в судебное заседание, апелляционная жалоба рассмотрена по имеющимся в деле письменным доказательствам в порядке части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 18.11.2019 в магазине "Варенька", расположенном по адресу: Ростовская область,
<...>, ответчик реализовал контрафактный товар - набор для творчества "Рисуй светом", стоимостью 270 руб. Набор для творчества помещен в картонную коробку, на которую нанесены надписи: "Рисуй светом", сходная до степени смешения с товарным знаком № 632208, и "Световые картины", сходная до степени смешения с товарным знаком № 617412.

При продаже контрафактного товара ответчик предоставил кассовый чек от 18.11.2019. Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью, произведенной представителем истца с помощью видеокамеры, в порядке статей 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данные обстоятельства подтверждаются кассовым чеком от 18.11.2019, видеозаписью покупки товара, фотографиями приобретенной продукции.

Исключительное право на товарные знаки № 632208 и № 617412 принадлежит ООО "Планета", что подтверждается свидетельствами на товарные знаки № 632208 и № 617412.

Товарный знак № 632208 (буквенное изображение "Рисуй светом") зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 28, 41 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Товарный знак № 617412 (буквенное изображение "Световые картины") зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 28, 41 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Реализованный ответчиком товар характеризуется как "Игры" и относится к 28 классу МКТУ.

Истец не заключал с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на товарные знаки и иным образом права не передавал. Основания для внедоговорного использования товарных знаков у ответчика отсутствуют.

Компенсация рассчитана истцом с учетом следующих обстоятельств: характера нарушения - без соответствующего разрешения правообладателя использованы популярное и широко известное название, зарегистрированное в качестве товарного знака; товарный знак используется в коммерческих (предпринимательских) целях; ответчик отказался от урегулирования спора в досудебном порядке.

Истец считает обоснованной компенсацию за нарушение принадлежащих истцу прав на товарные знаки № 632208 и № 617412 в общей сумме 50 000 руб.

В целях досудебного урегулирования спора истцом ответчику направлена претензия о выплате компенсации за неправомерное использование вышеуказанных товарных знаков, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку в добровольном порядке компенсация ответчиком не оплачена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции не учел следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, исходя из предмета иска и оснований его предъявления, истец должен доказать факт принадлежности ему прав на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанных прав.

В обоснование нарушения исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности ООО "Планета" представило: кассовый чек, видеозапись, а также фото, из которых следует, что 18.11.2019 в магазине "Варенька", расположенном по адресу: Ростовская область, <...>
 , ответчиком реализован товар - набор для творчества "Рисуй светом".

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности истцом факта незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав
ООО "Планета" - товарного знака № 617412.

Имеющаяся в материалах дела видеозапись закупки товара подтверждает факт приобретения спорного товара в магазине, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик.

Видеозапись процесса покупки фиксируют обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу продавцом кассового чека).

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении от 18.07.2006 № 3691/06, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается явное сходство товарного знака № 617412, принадлежащего истцу, и изображения, которое размещено на товаре, реализованном ответчиком.

Таким образом, материалами дела в полной мере подтверждено воспроизведение товарного знака № 617412 (использование обозначения сходного до степени смешения), исключительные права на который принадлежат истцу, на упаковке товара, реализованного ответчиком.

В статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Доказательством введения в гражданский оборот спорного товара будет служить представление письменных документов, свидетельствующих о приобретении товара (накладные, чеки) у правообладателя (лицензиатов), либо уполномоченных ими лиц.

Суд первой инстанции установил факт продажи ответчиком контрафактного товара, ввиду того, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие факт приобретения ответчиком товара у правообладателя или с его согласия.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что истцом подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца путем предложения к продаже и продажи товара.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак
№ 617412 свидетельствует о наличии у него права требовать компенсацию за нарушение исключительных прав.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 617412 в размере 25 000 руб.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, при взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект интеллектуальной собственности защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, - т.е. так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота (постановления от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, определения от 26.11.2018 № 2999-О, от 28.11.2019
№ 3035-О).

В ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации до 5 000 руб.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера компенсации, с учетом характера и последствий нарушения, незначительного объема и стоимости товара (270 руб.), а также того обстоятельства, что убытки истца вследствие противоправных действий ответчика по однократной продаже товара составили не более стоимости реализованного товара, в то время как заявленная ко взысканию сумма компенсации значительно превышает стоимость спорного товара, суд первой инстанции снизил размер компенсации до 10 000 руб.

Основываясь на вышеприведенных нормах, и, определяя размер компенсации, суд первой инстанции учел фактические обстоятельства настоящего дела, в том числе характер правонарушения, стоимость реализованного товара, сохранив при этом баланс прав и законных интересов сторон, обоснованно снизил размер компенсации до минимального размера компенсации, предусмотренного законом.

Необоснованного снижения размера компенсации судом апелляционной инстанции не установлено.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что суд первой инстанции не снизил размер компенсации ниже низшего предела, установленного в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Взысканный судом размер компенсации соответствует указанному в данной норме минимальному размеру.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении иска в части взыскания компенсации за нарушение прав истца на товарный знак № 632208, суд первой инстанции не учел следующее.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части нарушения ответчиком прав истца на товарный знак № 632208, суд первой инстанции указал на отсутствие графического (визуального) сходства словесного изображения "Рисуй светом" на товаре, реализованном ответчиком, и текстовой частью товарного знака истца. Суд посчитал, что данное обстоятельство не позволяет ассоциировать друг с другом сравниваемые объекты, и не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя спорного товара.

Между тем, вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых товарного знака и спорного обозначения по существу обусловлен только выводом об отсутствии их сходства по графическому критерию. Анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям судом первой инстанции не проводился.

Из материалов дела следует, что принадлежащий истцу товарный знак № 632208 является комбинированным и представляет собой изображение мальчика, который держит в руке светящуюся палочку, а также словесный элемент "Рисуй светом!", и неохраняемый словесный элемент "набор для творчества".

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление № 10).

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил № 482.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В данном случае очевидно, что словесный элемент "Рисуй светом!", входящий в состав охраняемых элементов товарного знака № 632208, является доминирующим, сильным элементом товарного знака, поскольку именно этот элемент обеспечивает осуществление товарным знаком его основной функции – отличать товар определенного производителя. Именно на этом элементе акцентируется внимание при восприятии обозначения в целом, что определяет его доминирующее значение в восприятии товарного знака.

Вхождение доминирующих словесных элементов "Рисуй светом" товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по фонетическому признаку: "Рисуй светом!" и "Рисуй светом".

Таким образом, размещенное на спорном товаре словесное обозначение "РИСУЙ СВЕТОМ" является сходным обозначением с охраняемыми словесными элементами спорного товарного знака по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам. При этом отдельные отличия (отсутствие восклицательного знака, иной шрифт и цвет) сами по себе не влияют на общее восприятие нанесенного на товар ответчика изображения.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о том, что спорное обозначение на товаре ассоциируется в целом с товарным знаком истца и свидетельствует о сходстве указанных обозначений до их степени смешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу № А13-985/2021, Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2022 по делу № А82-11936/2021, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2021 по делу
№ А36-4916/2020.

Доказательств законности использования ответчиком указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в материалах дела не имеется.

Судом апелляционной инстанции также установлено, что реализованный ответчиком товар однороден группе товаров, отнесенных к 28 классу МКТУ, то есть товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован по вышеназванному свидетельству.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о недоказанности нарушения ИП ФИО1 исключительного права истца на товарный знак № 632208.

Истец заявил о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 632208 в размере 25 000 руб. - в пределах санкции, предусмотренной в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, руководствуясь правовой позицией, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, а также в определениях от 26.11.2018 № 2999-О, от 28.11.2019 № 3035-О, учитывая фактические обстоятельства настоящего дела, и заявленное ответчиком ходатайство о снижении суммы компенсации, считает возможным снизить размер компенсации до минимального размера, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом судом апелляционной инстанции приняты во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, незначительная стоимость товара
(270 руб.), степень вины ответчика, в частности, то обстоятельство, что правонарушение совершено ответчиком впервые и не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности, последующее поведение ответчика (прекращение нарушения прав истца).

Сведений о повторном характере нарушений ответчика на официальном сайте арбитражных судов в сети Интернет не выявлено, истцом таких сведений не представлено. Соответственно, суд исходит из того, что нарушение совершено впервые.

Учитывая положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, сумма компенсации признается судом апелляционной инстанции подлежащей снижению до суммы минимального размера компенсации за допущенное нарушение.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация за нарушение прав на использование товарного знака № 632208 в сумме 10 000 руб.

Истцом в рамках настоящего дела также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных издержек, из которых: 270 руб. - расходов на приобретение спорного товара, 186 руб. - почтовых расходов.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Предметом иска является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В предмет доказывания по делу входит, в том числе установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с изображениями, принадлежащими истцу.

В связи с изложенным, расходы на приобретение товара отвечают установленным статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации критериям судебных издержек.

Учитывая, что указанные расходы являются для заявителя прямыми расходами, обусловлены подачей искового заявления в суд с целью обеспечения возможности защиты своих прав, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению. Почтовые расходы также подлежат возмещению за счет ответчика в составе судебных издержек.

При этом удовлетворение требования истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем была им изначально заявлена, является частичным удовлетворением иска, что по смыслу положений абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Соответствующая правовая позиция сформулирована в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016
№ 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 301-ЭС16-18098 и от 26.02.2020 № 305-ЭС19-26346.

Поскольку исковые требования удовлетворены на 40 % с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на приобретение товара в сумме
108 руб., а также почтовые расходы в сумме 74,40 руб.

При подаче иска ООО "Планета" по платежному поручению от 23.12.2020
№ 851 оплачено 2 000 руб. государственной пошлины по иску.

Обращаясь в суд с апелляционной жалобой, истец по платежному поручению от 26.11.2021 № 488 оплатил 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобы.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований (40 %) с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 800 руб. и по апелляционной жалобе - в сумме 1 200 руб.

В соответствии со статьей 80 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации оговаривает специальные правила распоряжения вещественными доказательствами, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц (часть 3 статьи 80 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К таким доказательствам в силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации относится контрафактная продукция.

В связи с изложенным, после вступлении в законную силу настоящего судебного акта, вещественное доказательство - контрафактный товар игровой набор "Рисуй светом" в количестве 1 штуки подлежит уничтожению.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции надлежит изменить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, 272.1 Арбитражного процессуально го кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 11.11.2021 по делу
№ А53-28189/2021 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Планета" компенсацию за нарушение прав на использование товарного знака № 617412 в сумме 10 000 руб.; компенсацию за нарушение прав на использование товарного знака № 632208 в сумме 10 000 руб.; расходы на приобретение товара в сумме
108 руб.; почтовые расходы на направление ответчику претензии и копии иска в сумме 74,40 руб.; судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 800 руб. и по апелляционной жалобе в сумме 1 200 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Вещественное доказательство – игровой набор "Рисуй светом" в количестве
1 шт. уничтожить".

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья С.И. Яицкая