Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «АРНАКС» (просп. Обуховской Обороны, 86/К/318,Санкт-Петербург, 192029, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019 по делу № А56-126835/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2020 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица «Trimos S.А.» (СН 1020, Авеню де Лонжмалль 5, Ренан (Во), Швейцария) к обществу с ограниченной ответственностью «АРНАКС» о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

с участием третьих лиц: публичного акционерного общества «Кузнецов» (Заводское шоссе, 29, <...>,ОГРН <***>) и общества с ограниченной ответственностью «КомПортСервис» (территория Промзона, зд. 5А, пом. 3-Н, городской поселок Сиверский, Гатчинский район, Ленинградская область, 188330, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании представителей:

от иностранного лица «Trimos S.А.» – ФИО1 (по доверенности от 08.12.2017 № 78 АБ 40102224);

от общества с ограниченной ответственностью «АРНАКС» – ФИО2 (по доверенности от 12.08.2020),

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо «Trimos S.А.» (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АРНАКС» (далее – общество «Арнакс») о взыскании 3 681 600 рублей компенсации за незаконное использование международных товарных знаков с регистрационными номерами № 09893 и № 737518, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечены публичное акционерное общество «Кузнецов» (далее – общество «Кузнецов») и общество с ограниченной ответственностью «КомПортСервис» (далее – общество «КомПортСервис»).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской областиот 16.10.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2020, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество «Арнакс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование несогласия с принятыми по делу судебными актами общество «Арнакс» указывает на ряд допущенных судами нижестоящих инстанций нарушений норм материального и процессуального права.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что, установив оригинальность происхождения товара, на котором были незаконно использованы спорные товарные знаки, определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд первой инстанции, тем не менее, не применил разъяснения, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» (далее – постановление от 13.02.2018 № 8-П).

Общество «Кузнецов» представило отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представитель истца возражал против доводов кассационной жалобы, просил оставить принятые по делу судебные акты в силе.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установлено судами, истец является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям № 509893 и № 737518 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В обоснование искового заявления компания указала, что дилер ООО «ПРИЗМА» - ООО «Технологические системы» (г. Самара) - участвовало в открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку длиномера V9-400 (228214) (№ закупки/извещения 31705803385). Информация о запросе котировок была размещена на электронной торговой площадке ООО «ЭТП» в сети Интернет по адресу: (http://etprf.ru/NotificationZK/id/216929). Заказчик и организатор – общество «Кузнецов». Также указанная закупка была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет.

Обществом «Арнакс» 05.12.2017 была подана заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку длиномера V9-400 (228214); предмет договора: поставка длиномера V9-400; начальная (максимальная) цена договора: 1 003 935 руб. 33 коп.; объем закупаемой продукции: 1 шт.; срок исполнения договора: с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2018.

Согласно закупочной документации в состав поставляемой продукции в рамках закупки входит - Вертикальный длиномер V9-400; Измерительная вставка с твердосплавным шариком ш 1 мм 509 05 20 0078; Измерительная вставка с твердосплавным шариком ш 2 мм 509 05 20 0077; Цилиндрическая измерительная вставка ш 1,5 мм 509 05 20 0081; Ключ для настройки; Первичная поверка; Монтаж, обучение работе с приборами 2-3 дня не более 3-х специалистов заказчика; Доставка до склада общества «Кузнецов».

Номенклатура и технические характеристики заявленных товаров, соответствуют номенклатуре товаров, указанных в каталоге производителя компании, а также информации о товаре в сети Интернет на сайте производителя. Упаковка, документация к товару, сам товар, маркируется товарными знаками истца.

Поскольку общество «Арнакс» не приобретало товар под международными товарными знаками по международной регистрации № 509893 и № 737518 ни у истца, ни у ООО «ПРИЗМА», ни у официальных дилеров, то есть не легализировало товар под такими марками на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, что свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца, последний обратился в арбитражный суд с иском.

Судом первой инстанции был установлен факт принадлежности спорных товарных знаков компании, а также факт ввоза продукции, маркированной спорными обозначениями, на территорию Российской Федерации и в дальнейшем предложение его (станка) к продаже. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для снижения заявленного размера компенсации и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда нижестоящей инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителей истца и ответчика истца, явившиеся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Суд кассационной инстанции соглашается с доводами общества «Арнакс» о нарушениях, допущенных судами первой и апелляционной инстанции при определении подлежащего взысканию размера компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки. При этом судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, при установлении факта нарушения исключительных прав иностранных лиц на спорные товарные знаки, суд первой инстанции учитывал, что «представленными в материалы дела документами (в частности, справкой истца от 19.06.2019, содержащей сведения о том, что вертикальный длинномер (V9-400 с серийным номером 13429902) продан агенту истца в Германии - компании «Штунденрот», подтверждается, что вертикальный длинномер (V9-400 с серийным номером 13429902), реализованный ответчиком, является оригинальным товаром, который был введен в гражданский оборот на территории Германии с согласия компании. Вместе с тем доказательств того, что данный товар был ввезен на территорию Российской Федерации правомерно, то есть самим правообладателем либо с его согласия, в материалах дела не имеется.» (абзацы пятый и шестой страницы 6 решения Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные товарные знаки были размещены на товарах самими правообладателями, однако согласия на перемещение соответствующей продукции через границу Российской Федерации у ответчика не имеется.

Суд апелляционной инстанции, анализируя законность размещения спорных товарных знаков на продукции, отметил, что общество «Арнакс», осуществившее реализацию товара, маркированного спорными товарными знаками, без согласия правообладателя на использование данных товарных знаков этим способом, независимо от того, что само не наносило соответствующие товарные знаки на товар, является нарушителем исключительных прав истцов на данные товарные знаки.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, как указано в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Вместе с тем, как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 № 8-П, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Если правообладатель, обратившийся в суд на основании статьи 1487 ГК РФ с требованием применить в отношении лица, осуществившего без его согласия ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 1252, пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, осуществляет свое исключительное право на товарный знак в противоречии с вытекающим из Конституции Российской Федерации гражданско-правовым принципом добросовестности, нарушая конституционно защищаемые ценности, то в таком случае должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия злоупотреблению правом, что предполагает правомочие суда отказать в иске либо снизить размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора.

Следовательно, суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, управомочены - исходя из выявленного в настоящем постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Между тем, как следует из обжалуемых судебных актов, несмотря на сделанный судами и подтвержденный материалами дела вывод об оригинальности спорной продукции, данное обстоятельство не было принято во внимание судами при определении размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки. В тексте решения и постановления суда апелляционной инстанции отсутствуют мотивы, руководствуясь которыми суды не усмотрел оснований для снижения заявленной истцом суммы компенсации, рассчитанной исходя из двукратного размера стоимости спорного товара.

Учитывая изложенное, судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с приведенным доводом кассационной жалобы и полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанции относительно юридического статуса спорной продукции и размера подлежащей взысканию компенсации сделаны без учета всей совокупности обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения настоящего спора. Таким образом, обжалуемые судебные акты являются незаконными и необоснованными, в связи с чем подлежат отмене.

В силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по установлению фактических обстоятельств дела и по оценке представленных в материалы дела доказательств.

Установление обстоятельств изготовления и использования спорной продукции, а также определение размера подлежащей взысканию компенсации относятся к компетенции судов, рассматривающих спор по существу.

Таким образом, поскольку для принятия законного и обоснованного решения в указанной части требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и определить размер компенсации за нарушение исключительных прав с учетом фактических обстоятельств дела.

При этом, с учетом заявленного истцом способа расчета подлежащей взысканию компенсации - исходя из двукратного размера стоимости контрафактной продукции - суду первой инстанции при разрешении настоящего спора надлежит также учесть разъяснения, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда».

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019 по делу № А56-126835/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова