Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобуакционерного общества «Управляющая компания «Старт» (ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, кв. 12Н, Санкт-Петербург, 192283, ОГРН 1057813296133)
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 по делу № А56-66546/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2022 по тому же делу по исковому заявлению акционерного общества «Управляющая компания «Старт» к индивидуальному предпринимателю Шарову Андрею Михайловичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 317784700178801), индивидуальному предпринимателю Четверговой Кристине Сергеевне (Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784710200209), обществу с ограниченной ответственностью «Большой праздник» (ул. Широкая, д. 3, пом. 1, г. Новосибирск, 630108, ОГРН 1165476136616), Матвееву Вадиму Валерьевичу (Москва) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Управляющая компания «Старт» –
Богомолова Е.С. (по доверенности от 21.12.2020 № 768/20);

от индивидуального предпринимателя Шарова Андрея Михайловича – Иванов В.А. (по доверенности от 03.02.2021);

от индивидуального предпринимателя Четверговой Кристины Сергеевны – Иванов В.А. (по доверенности от 05.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Большой праздник» – Иванов В.А. (по доверенности от 01.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Управляющая компания «Старт» (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Шарову Андрею Михайловичу (далее – предприниматель Шаров А.М.), индивидуальному предпринимателю Четверговой Кристине Сергеевне (далее – предприниматель Четвергова К.С.), обществу с ограниченной ответственностью «Большой праздник» (далее – общество «Большой праздник»), Матвееву Вадиму Валерьевичу:

о запрете предпринимателю Шарову А.М., предпринимателю
Четверговой К.С., обществу «Большой праздник», Матвееву В.В. использовать товарный знак «Домовой» по свидетельству Российской Федерации № 591658 в предложениях к продаже, при продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозке или хранении с этой целью товаров, маркированных товарным знаком «Домовой»по свидетельству Российской Федерации № 591658,
о запрете обществу «Большой праздник» самостоятельно или с привлечением третьих лиц изготавливать упаковку, маркированную обозначением «Домовой»;

об изъятии из гражданского оборота и уничтожении за счет ответчиков без какой бы то ни было компенсации товаров, а у общества «Большой праздник» дополнительной упаковки, маркированной товарным знаком «Домовой», находящиеся у ответчиков к моменту вступления в силу решения суда;

о взыскании с предпринимателя Шарова А.М. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 428 003 рублей;

о взыскании с предпринимателя Четверговой К.С. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 428 003 рублей;

о взыскании с общества «Большой праздник» и Матвеева В.В. солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 856 006 рублей;

о взыскании солидарно с общества «Большой праздник», предпринимателя Шарова А.М., предпринимателя Четверговой К.С., Матвеева В.В. судебных расходов в размере 72 095 рублей 74 копеек (с учетом принятого судом первой инстанции на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения заявленных исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 09.02.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы компания указывает на то, что, отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному выводу об отсутствии нарушения исключительного права компании на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 591658 ввиду отсутствия сходства сравниваемых товарного знака истца и используемого ответчиками обозначения.

Компания полагает, что суды первой и апелляционной инстанции неверно истолковали нормы материального права, указав, что при определении сходства обозначения ответчиков и товарного знака истца приоритет должен отдаваться только графическому сходству.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом арбитражного суда первой инстанции об отсутствии доказательств широкой и длительной известности на рынке товаров «фейерверки», производимых или реализуемых истцом под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 591658.

Компания отмечает, что решение Суда по интеллектуальным правам
от 01.12.2021 по делу № СИП-797/2021, на которое сослался суд апелляционной инстанции, мотивируя установление факта неиспользования товарного знака правообладателем, в настоящее время отменено, и в иске предпринимателя Шарова А.М.к компании отказано (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2022по делу
№ СИП-797/2021).

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что доказательства использования товарного знака имеются в заключении оценщика – общества с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг» от 31.08.2020, представленном в материалы дела.

Компания указывает на то, что в опубликованном в окончательном виде решении арбитражного суда первой инстанции указаны разные даты решения, а дата в тексте решения в материалах дела, не совпадает с датой в опубликованном тексте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решении.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что резолютивная часть решения не размещена в форме электронного документа на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также что она была вынесена в отсутствие представителей сторон.

Компания отмечает, что определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2021 об уничтожении вещественных доказательств, признанных судом контрафактными, вступает в явное противоречие с опубликованным ранее судебным решением, где товары ответчика не признаны контрафактом.

Предпринимателем Шаровым А.М., предпринимателем
Четверговой К.С. и обществом «Большой праздник» представлены отзывы на кассационную жалобу, в которых они просят отказать в ее удовлетворении.

Матвеевым В. В. отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Компанией представлены письменные возражения на отзывы ответчиков.

В судебном заседании, состоявшемся 26.05.2022, представитель компании выступил по существу изложенных в кассационной жалобе доводов, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель предпринимателя Шарова А.М., предпринимателя Четверговой К.С. и общества «Большой праздник» возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзывах на кассационную жалобу.

Матвеев В.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в суд кассационной инстанции не обеспечил, что в соответствии с частью 3
статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанциипроверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзывах на нее и возражениях на отзывы.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем товарного знака «»по свидетельству Российской Федерации № 591658, зарегистрированного 20.10.2016 по заявке № 2014743466 с приоритетом
от 24.12.2014 в отношении товаров 2-5, 8-9, 11, 13, 16, 18, 20-28, 31-го и услуг 35, 39-го и 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В магазинах Ленинградской области и Санкт-Петербурга, принадлежащих предпринимателю Шарову А.М. и предпринимателю Четверговой К.С., истцом обнаружен товар «Фонтан настольный ФН001003» «Домовой», на упаковке которого имеется ссылка на сайт в сети Интернет www.bolshoy.ru.

На странице в сети Интернет, находящейся по сетевому адресу https://www.bolshoy.ru/okompanii/, указано, что упаковка товара является собственной разработкой компании «Большой праздник».

На сайте в сети Интернет www.bolshoy.ru размещены также предложения о продаже товара «Фонтан настольный ФН001003» «Домовой».

Поскольку истец не давал разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 591658 на упаковке товаров, которые реализуют предприниматели Шаров А.М. и Четвергова К.С, обществу «Большой праздник», предлагающему к продаже указанный товар на сайте www.bolshoy.ru, Матвееву В.В., который является администратором доменного имени, компания направила в адрес указанных лиц претензии об устранении нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 591658.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке ответчиками не были удовлетворены, истец обратился в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Установив принадлежность истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 591658, суд первой инстанции вместе с тем отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из недоказанности нарушения ответчиками исключительного права на этот знак ввиду отсутствия сходства до степени смешения между используемым ответчиками обозначением и товарным знаком истца.

При этом суд первой инстанции отметил, что, несмотря на фонетическое сходство, слово «Домовой» является общеупотребительными само по себе не обладает различительной способностью, сильным элементом в комбинированном обозначении является графический элемент.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отклонив доводы истца как основанные на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражениях на отзывы, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное
не предусмотрено данным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 591658, в защиту которого она обратилась в суд с настоящим иском. Указанный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается, а, следовательно, не подлежит судебной проверке.

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиками в своей деятельности для индивидуализации предлагаемого ими к продаже товара «фейерверки», с товарным знаком истца, об отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о полном отсутствии сходства между товарным знаком истца.

При этом суды первой и апелляционной инстанций указали, что сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию, вместе с тем указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых объектов до степени смешения в целом, поскольку слово «Домовой» является общеупотребительным, используется во множестве товарных знаков и обозначений и само по себе не обладает различительной способностью, сильным элементом товарного знака истца является его графическое (визуальное) исполнение.

Суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что данный вывод подтверждается использованием истцом других обозначений, выполненных в одном стиле, а также описанием товарного знака: «оригинально исполненное словесное обозначение «Домовой», подчеркнутое снизу жирной горизонтальной линией. Первая буква Д выполнена в виде треугольника».

Рассмотрев спорное изображение, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу об отсутствии сходства изображения на упаковке товара, реализуемого ответчиками, и товарного знака: отличается цвет, шрифт, стиль написания, отсутствует акцент на букве Д и подчеркивание слова. Данное обозначение не может вызвать в сознании потребителя мнение, что товары принадлежат одному и тому же лицу.

Помимо изложенного, суды первой и апелляционной инстанции приняли во внимание отсутствие доказательств широкой известности на рынке товаров данной товарной группы, производимых либо реализуемых истцом под своим товарным знаком, что является необходимым условием коммерческого смысла использования сходного обозначения для перехвата потребительского внимания и финансовых потоков от реализации товара.

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что решением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 по делу № СИП-797/2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591658 в отношении товара 13-го класса МКТУ «фейерверки» в связи с его неиспользованием.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать основанным на правильном применении норм материального права и полном и всестороннем исследовании всех обстоятельствам дела выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства между принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 591658, и используемым ответчиками обозначением в силу следующего.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591658 с используемыми ответчиком в фирменном наименовании, на сайте, на документации обозначениями основанным на правильном применении норм материального и процессуального права, полном и всестороннем исследовании всех имеющих значение обстоятельств по следующим основаниям.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

По результатам анализа товарного знака «»по свидетельству Российской Федерации № 591658 и используемого ответчиками на упаковке товара «фейерверки» комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «Домовой», на предмет их сходства суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о полном отсутствии между ними сходства.

При этом судами первой и апелляционной инстанции не учтено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017,
от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу
№ СИП-147/2018.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Домовой», который занимает центральное положение как в товарном знаке истца, так и в используемом ответчиками комбинированном обозначении.

Следует также отметить, что суды первой и апелляционной инстанции поставили под сомнение охраноспособность словесного элемента «Домовой», входящего в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591658, тогда как данный словесный элемент в названном товарном знаке не дискламирован.

Вместе с тем согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1497 ГК РФ экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

Административная процедура экспертизы заявленного обозначения включает административные действия по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям законодательства Федерации. В том числе - по проверке оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в соответствии со статьей 1483 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно разъяснению, данному в пункте 52 Постановления № 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, признание судом какого-либо элемента товарного знака (знака обслуживания) неохраняемым в споре о защите исключительного права на этот знак противоречит вышеприведенным нормам материального права, устанавливающим особый порядок такого признания.

Истец приобрел исключительное право на товарный знак в установленном законом порядке, пройдя процедуру регистрации товарных знаков.

Таким образом, вывод об отсутствии у слова «Домовой» различительной способности выходит за рамки компетенции суда, рассматривающего спор о защите исключительного права на этот товарный знак.

С учетом изложенного выводы судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями не могут быть признаны основанными на правильном применении норм материального права и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанции не проведен анализ на предмет идентичности либо однородности товаров, предлагаемых к продаже ответчиками с использованием спорного обозначения, и товара
13-го класса МКТУ, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак истца.

Коллегия судей отмечает, что на момент выявления факта использования ответчиками спорного обозначения правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591658 являлась действующей в отношении товара «фейерверки» 13-го класса МКТУ.

При этом постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2022 по делу № СИП-797/2021 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591658 была досрочно прекращена в отношении товара «фейерверки» 13-го класса МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия судей полагает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 591698 и обозначения, используемого ответчиками для индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, не может быть признан в достаточной степени обоснованным, соответствующим нормам материального права и установленным по делу фактическим обстоятельствам.

В соответствии с пунктами 1–3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 № 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам могли привести к принятию неверного решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из этого, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законные и обоснованные судебные акты, а также распределить судебные расходы.

Учитывая наличие оснований для отмены обжалуемых судебных актов, доводы заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции после принятии обжалуемого решения дополнительно вынес определение
от 16.11.2021 об уничтожении вещественных доказательств, признанных контрафактными, ошибочно указал разные даты вынесения полного текста решения, не разместил резолютивную часть решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вынес резолютивную часть в отсутствие представителей сторон, правового значения не имеют.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 по делу № А56-66546/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2022 по тому же делу отменить.

Дело № А56-66546/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья В.В. Голофаев

Судья Е.С. Четвертакова