Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «КИНО-Мах 2» (ул. Заводская, д. 5, оф. 10, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355035, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 по делу № А63-14278/2016 (судья Сиротин И.В.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2017 по тому же делу (судьи Джамбулатов С.И., Жуков Е.В., Сомов Е.Г.)

по иску акционерного общества «КИНОМАКС» (Воронцовский пер., 5/7, Москва, 109044, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КИНО-Мах 2»
о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества «КИНОМАКС» – ФИО1 (по доверенности от 14.08.2015).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «КИНОМАКС» (далее – общество «КИНОМАКС») обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «КИНО-Мах 2» (далее – общество «КИНО-Мах 2») об обязании прекратить незаконное использование обозначения «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с товарным знаком общества «КИНОМАКС» в отношении услуг по киновидеообслуживанию населения; о взыскании компенсации в соответствии в размере 5 000 000 рублей; об обязании прекратить незаконное использование фирменного наименования «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества «КИНОМАКС» в отношении услуг по киновидеообслуживанию населения; об обязании внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования «КИНО МАХ»; о взыскании судебных расходов в размере 213 050 рублей (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 исковые требования общества «КИНОМАКС» удовлетворены: суд обязал общество «КИНО-Мах 2» прекратить незаконное использование обозначения «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с товарным знаком общества «КИНОМАКС» в отношении услуг по киновидеообслуживанию населения; обязал общество «КИНО-Мах 2» прекратить незаконное использование фирменного наименования «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества «КИНОМАКС» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения; обязал общество «КИНО-Мах 2» внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования «КИНО МАХ»; взыскал с общества «КИНО-Мах 2» в пользу общества «КИНОМАКС» компенсацию в размере 5 000 000 рублей и судебные расходы в размере 213 050 рублей.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда

от 31.05.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Общество «КИНО-Мах 2» обратилось в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 по делу № А63-14278/2016 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2017 по тому же делу.

Определением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.08.2017 кассационная жалоба в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2017 кассационная жалоба принята к производству суда, а также удовлетворено ходатайство общества «КИНО-Мах 2» об отсрочке уплаты государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы, названному обществу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы на срок до окончания рассмотрения кассационной жалобы по существу.

В кассационной жалобе общество «КИНО-Мах 2», ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит указанные судебные акты отменить.

По мнению ответчика, вопреки ошибочному выводу судов первой и апелляционной инстанций товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 484444 не зарегистрирован для такой услуги, как «показ фильмов», которую оказывает ответчик, названая услуга не относится к одному роду (виду) с теми услугами 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в отношении которых зарегистрирован названный товарный знак.

К тому же заявитель кассационной жалобы отмечает, что перечень

оказываемых им услуг значительно отличается от услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однако суды первой и апелляционной инстанций не дали оценку данному обстоятельству.

Как полагает общество «КИНО-Мах 2», вывод судов о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, содержащийся в обжалуемых судебных актах, не мотивирован, в то время как звуковое, графическое и семантической сходство этих обозначений отсутствует.

Также, ответчик считает завышенным размер взысканной с него компенсации ввиду отсутствия в обжалуемых судебных актах обоснования размера взысканной компенсации.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом судов о наличии оснований для удовлетворения требования о внесении изменений в учредительные документы в части фирменного наименования, отмечая также необходимость привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, регистрирующего органа.

В отзыве на кассационную жалобу общество «КИНОМАКС» просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, полагая их законными и обоснованными.

Возражая против доводов ответчика, истец ссылается на то, что данные доводы направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установленных судами обстоятельств, были заявлены в судах первой и апелляционной инстанций, исследованы ими и получили надлежащую оценку.

При этом, по мнению общества «КИНОМАКС», его товарный знак и используемое обществом «КИНО-Мах 2» обозначение сходны до степени смешения, а услуги, в отношении которых они используются, однородны.

Также истец отмечает, что в обжалуемых судебных актах изложены обстоятельства, учтенные судами при определении размера компенсации.

В судебном заседании представитель истца доводы заявителя

кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака «КИНОМАКС» по свидетельству Российской Федерации № 484444, зарегистрированного 08.04.2013 в отношении товаров 9, 16-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43-го классов МКТУ, а также товарного знака «КИНОМАКС» по свидетельству Российской Федерации № 219399, зарегистрированного 20.08.2002, в том числе в отношении услуг 39, 40, 41 и 42-го классов МКТУ.

При этом общество «КИНОМАКС» осуществляет деятельность по киновидеообслуживанию населения на всей территории Российской Федерации. Основными видами деятельности общества «КИНОМАКС» являются: деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

При осуществлении хозяйственной деятельности истцом было установлено, что на территории Ставропольского края с 15.04.2015 зарегистрировано и действует общество «КИНО-Мах 2», основными видами деятельности которого являются: деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность учреждений культуры и искусства, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

По мнению истца, используемое ответчиком обозначение «КИНО МАХ» является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.

Истец, ссылаясь на то, что не давал разрешения ответчику на использование названного обозначения, и, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительные права на указанные товарные знаки, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что обозначение, используемое ответчиком сходно до степени смешения с товарными знаками истца ввиду фонетического тождества, графического и семантического сходства словесных элементов «КИНОМАКС» и «КИНО МАХ», и используется в отношении однородных услуг.

Также судами установлено, что сфера деятельности истца и ответчика идентична, при этом ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 15.04.2015, а исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 484444 возникло 08.04.2013, то есть раньше, чем исключительное право ответчика на фирменное наименование, в связи с чем товарный знак истца имеет преимущество.

При этом истец согласия ответчику на использование спорного товарного знака не давал.

С учетом изложенного, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с изложенными в обжалуемых судебных актах выводами судов первой и апелляционной инстанций в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем

правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или

сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на положение пункта 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила) и заключение эксперта ФИО2, пришли к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, делая вывод о сходстве сравниваемых обозначений до

степени смешения, суды не провели анализ на предмет их сходства на основании норм действующего законодательства, а также не учли правовые позиции высшей судебной инстанции относительно оценки такого сходства. К тому же заключение эксперта Петровой Т.Д. составлено по поручению истца, не является заключением судебной экспертизы и подлежало оценке в совокупности и взаимной связи с иными доказательствами.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) этого подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Аналогичные правила определения сходства словесных обозначений содержит раздел 4 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации).

Также в разделе 3 Методических рекомендаций отмечено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и / или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и / или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40–63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40–2569/2011, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

При установлении сходства до степени смешения суды указали лишь на фонетическое тождество сравниваемых обозначений и их графическое и семантическое сходство, однако комплексный анализ сравниваемых обозначений, проведенный, в том числе с учетом восприятия сравниваемых обозначений в целом (общего впечатления), изложенных выше правил, в судебных актах отсутствует.

Также в судебном акте об удовлетворении требований о запрете использования ответчиком фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в

соответствии со статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны быть указаны конкретные виды деятельности, в отношении которых судом установлен соответствующий запрет.

Однако из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не следует, что судами устанавливались услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и виды деятельности, осуществляемые ответчиком, и проводился их сравнительный анализ на предмет однородности и наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, что фактически необоснованно расширило объем правовой охраны товарных знаков истца.

Суд кассационной инстанции полагает, что установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, в том числе для установления наличия либо отсутствия оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки.

Коллегия судей также отмечает, что согласно статье 1474 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя лишь прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков, а ответчику принадлежит право выбора способа, посредством которого им будет прекращено нарушение исключительного права истца на фирменное наименование.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

Суды, обязав ответчика внести изменения в учредительные документы в части изменения фирменного наименования, фактически запретили ответчику осуществлять под этим фирменным наименованием и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца, и услугам, в отношении которых зарегистрированы его товарные знаки, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права.

Таким образом, заявленное истцом требование об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования не подлежало удовлетворению, поскольку не основано на приведенных выше положениях пункта 4 статьи 1474 ГК РФ.

С учетом изложенного, неприменение приведенных положений Правил и ГК РФ привели к ошибочным выводам и принятию неправильных судебных актов.

Принимая во внимание изложенное, на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемые судебные акты подлежат отмене как принятые при неправильном применении норм материального и процессуального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе с учетом приведенных правовых норм и позиций высших судебных органов определить, имеется ли

сходство до степени смешения между товарными знаками истца и используемым ответчиком фирменным наименованием, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями; установить наличие либо отсутствие однородности соответствующих услуг, а также наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров и услуг; указать мотивы соответствующих выводов суда.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе за подачу кассационной жалобы, разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 по делу № А63-14278/2016 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2017 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Пашкова

Судья В.В. Голофаев

Судья С.П. Рогожин