Гражданский кодекс часть 1

на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.09.2013 (судья Самакаев Т.Р.) по делу № А65–15719/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 (судьи Пышкина Н.Ю., Балакирева Е.М., Терентьев Е.А.) по тому же делу;

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.10.2013 (судья Самакаев Т.Р.) по делу № А65–15719/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2014 (судьи Пышкина Н.Ю., Николаева С.Ю., Терентьев Е.А.) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Глубокова Аркадия Юрьевича

к обществу с ограниченной ответственностью «ВАНТЭКС» (ул. Халезова, д. 26, г. Казань, Республика Татарстан, 420075, ОГРН 1021603630608)

о возмещении убытков в связи с нарушением исключительных прав на полезную модель;

при участии в судебном заседании истца Глубокова А.Ю. (паспорт),

сурдопереводчика Грудининой М.А. (удостоверение переводчика жестового языка (сурдопереводчика) от 01.09.2011), представитель по доверенности от 09.01.2014 №01/05; ответчик извещен, своего представителя в судебное заседание не направил,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Глубоков Аркадий Юрьевич (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВАНТЭКС» о возмещении убытков в связи с нарушением исключительных прав на полезную модель.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 настоящее дело передано для рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан.

В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, которые были приняты судом в части: об определении с учетом требований разумности и справедливости размеров компенсаций морального вреда, вызванного нарушением права на неприкосновенность произведения и за нарушение исключительного права на произведение; взыскании компенсации морального вреда, вызванного нарушением на неприкосновенность произведения в установленной сумме судом; взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение в установленной сумме судом; взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере 4 569 рублей 30 копеек; взыскании компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности.

Предприниматель 26.09.2013 подал заявление об обеспечении доказательств, мотивированное тем, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, поскольку ответчиком удалена информация и фотографии киев, производимых ответчиком, с некоторых интернет-сайтов, в связи с чем, возможно удаление информации и фотографии киев с остальных информационных ресурсов.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.09.2013, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств отказано.

Решением Арбитражный суда Республики Татарстан от 30.10.2013, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2014 исковое заявление оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просит указанные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Заявитель кассационных жалоб не согласен с выводами судов о том, что Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена избранная заявителем обеспечительная мера и отказ в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств не препятствует защите прав предпринимателя.

Истец полагает необоснованным отказ в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств, поскольку в случае утраты доказательств истец не сможет доказать факт нарушения его исключительных прав.

Предприниматель не согласен с выводом судов о неотносимости и недопустимости представленных истцом доказательств, поскольку, по мнению истца, им были представлены надлежащие доказательства наличия у него исключительного права и его нарушения действиями ответчика.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что судами неправомерно было отказано в удовлетворении ходатайств о назначении экспертизы, о вызове в качестве свидетеля, об истребований доказательств. Кроме того, заявитель полагает, что ему неправомерно были возвращены документы из дела, о возвращении которых он не ходатайствовал.

В отзыве на кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.09.2013 и на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 ответчик возражает против доводов кассационной жалобы. Полагает, что суды первой и апелляционной инстанций правильно оценили все обстоятельства дела при разрешении заявленного истцом ходатайства об обеспечении доказательств, а истребуемая истцом мера обеспечения доказательств противоречит статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2014 удовлетворено поданное 21.04.2014 ходатайство предпринимателя о привлечении к участию в деле сурдопереводчика – представителя Региональной общественной организации «Объединения переводчиков жестового языка».

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, изучив материалы дела, выслушав представителей ответчика, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 20.07.2002 предпринимателю Российским агентством по патентам и товарным знакам выдан патент Российской Федерации № 23781 на полезную модель «Конструкция деревянного клеевого древка кия (варианты)» (с датой приоритета 03.03.2000) сроком действия до 03.03.2013.

Истцу из информации, размещенной на интернет-сайтах, стало известно, что ответчик производит и предлагает к продаже складные 2-х и
3-х коленные (составные) кии из различных твердолиственных пород дерева: Бильярдный кий для русского бильярда ручной работы «Алькор» Черный граб - лимон 2-х составной; Алькор черный граб – лимон; Бильярдный кий для русского бильярда ручной работы «Алькор» Черный граб –лайсвуд 2-х составной; Алькор черный граб-лайсвуд; Бильярдный кий для русского бильярда ручной работы «Алькор» Черный граб – амарант 2-х составной; Алькор черный граб – амарант; Алькор Черный граб – падук; Бильярдный кий для русского бильярда ручной работы «Алькор» Черный граб 2-х составной; Кий Vantex «Черный граб» 2-рс; Алькор черный граб; Кий Вантэкс Алькор черный граб, клен; Кий Вантэкс Алькор черный граб, лимонное дерево; Мицар Модель №1 (сапеле –дуб); Мицар Модель №2 (дуб –сапеле); Кий Vantex «Мицар» (2-составной); Кий Vantex «Мицар» (двусоставной); Кий Vantex Мицар (граб – дуб); Мицар; Бильярдные кии Vantex (именно кий 3-х коленный с насадкой); Венский стиль венге кий из
3-х частей; Венский стиль лайсвуд кий из 3-х частей; Венский стиль палисандр кий из 3-х частей;3-х коленный; Кий Vantex.

По мнению истца, вышеуказанные кии содержат каждый признак полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 23781 либо эквивалентные признаки. В частности, истец указывает, что признак цельная клиновидная вставка – «галка» эквивалентен признаку – ряду спаренных наклонных пропилок.

Своего согласия на использование спорной полезной модели предприниматель ответчику не давал, лицензионного договора с ответчиком не заключал, выплата ответчиком вознаграждения истцу не осуществлялась.

Предприниматель 15.10.2012 в адрес общества «ВАНТЭКС» направил претензию с уведомлением о нарушении исключительных прав и предложением заключить лицензионное соглашение на использование спорной полезной модели. В ответ на названную претензию истец получил сообщение о том, что ответчик не использует при изготовлении своей продукции полезную модель предпринимателя.

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на полезную модель, предприниматель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды нижестоящих инстанций исходили из недоказанности истцом факта использования ответчиком при изготовлении складных киев полезной модели по патенту Российской Федерации № 23781.

В связи с этим суды пришли к выводу о том, что ответчиком не были нарушены исключительные права истца на спорную полезную модель.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении исковых требований, суды не учли следующее.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета спора и оснований его предъявления, истец должен доказать факт принадлежности ему прав на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанных прав, а ответчик доказать, что его действия не нарушили прав правообладателя объекта интеллектуальной собственности.

В силу части 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названном Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (части 2, 3 статьи 64 АПК РФ).

Согласно части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Следовательно, для исполнения возложенной на арбитражный суд обязанности по совершению действий при подготовке дела к судебному разбирательству судья в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан оказывать содействие сторонам в получении необходимых доказательств, в связи с чем, истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств, что в свою очередь корреспондируется с нормами части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Как следует из материалов дела, 07.06.2013 истцом в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы были заявлены ходатайства о назначении экспертизы, об истребовании доказательств, об отложении судебного заседания, однако, названные ходатайства не были рассмотрены судом по существу в связи с направлением дела по подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Истцом 29.07.2013 повторно поданы заявления об обеспечении доказательств, об истребовании доказательств.

Определениями суда от 12.08.2013 и от 03.09.2013 в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств и об обеспечении доказательств отказано.

Предпринимателем 05.09.2013 повторно заявлено ходатайство о назначении экспертизы с приложением списка экспертных учреждений.

Определением суда от 12.09.2013 было отложено предварительное судебное заседание, истцу предложено внести на депозит суда денежные средства в размере 80 000 рублей, необходимые для проведения экспертизы в экспертном учреждении общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Городисский и партнеры». Истцом были заявлены возражения относительно поручения проведения экспертизы негосударственной организации. Экспертиза не была проведена, поскольку истцом не были перечислены денежные средства на депозит суда в целях проведения экспертизы.

При этом суд не мотивировал выбор в качестве экспертного учреждения общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», несмотря на то, что Центр патентных судебных экспертиз, в который также направлялся запрос суда, запросил вознаграждение за проведение экспертизы в размере 55 000 рублей, а также на возражения истца относительно поручения проведения экспертизы обществу с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Городисский и партнеры».

При рассмотрении апелляционной жалобы, истцом снова было заявлено ходатайство о назначении экспертизы и об истребовании доказательств, а также заявление о вызове в качестве свидетеля, которые не были удовлетворены судом, поскольку показания свидетелей не могут быть приняты в качестве доказательств по делу в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а истребование доказательств не было заявлено истцом в суде первой инстанции.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции отмечает, что истцом в судах первой и апелляционной инстанций были заявлены ходатайства об истребовании технологических карт, паспорта и (или) формуляров, конструкторской документации киев серии «Алькор» и «Мицар», объем (количество) выпущенных товаров, в которых использована запатентованная полезная модель и продажная цена или себестоимость товара.

Суд кассационной инстанции полагает, что в результате отказа в удовлетворении неоднократных ходатайств истца в целях получения доказательств по формальным основаниям, судами нижестоящих инстанций были нарушены нормы процессуального права, поскольку истец был лишен возможности реализовать свои процессуальные права на получение доказательств в подтверждение своей правовой позиции.

Также судом первой инстанции при рассмотрении дела необоснованно отклонено ходатайство истца об обеспечении доказательств, поступившее в суд 26.09.2013.

Так, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств. В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении.

Согласно части 3 статьи 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам, установленным этим Кодексом для обеспечения иска.

Как следует из представленного в материалы дела заявления предпринимателя об обеспечении доказательств, повторно поданного в суд 26.09.2013, в его обоснование положены обстоятельства, которые надлежит доказать истцу – предложение к продаже киев, при изготовлении которых ответчиком используется спорная полезная модель, исключительные права на которую принадлежат истцу.

При этом, по мнению истца, имелась угроза утраты сведений и фотографий киев, размещенных на интренет-сайтах, в связи с чем, предприниматель просил суд зафиксировать названный факт путем проведения осмотра сайта и проведения других действий, направленных на закрепление и сохранение фактических данных.

В силу статьи 78 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, находящиеся в сети Интернет, должны быть осмотрены и исследованы судом по месту их нахождения.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции в определениях от 03.09.2013 и 27.09.2013 сослался на отсутствие оснований для обеспечения доказательств. Кроме того, суд указал, что заявитель не привел убедительные доводы для применения обеспечения доказательств, не представил доказательств невозможности и затруднительности представления доказательств.

Вместе с тем, отказ суда в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств в виде проведения осмотра информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, лишил истца возможности в ходе судебного разбирательства доказать обоснованность и законность своих требований, что нарушило его права, предусмотренные статьей 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также, судом не учтен тот факт, что иной возможности представления указанных доказательств на стадии рассмотрения настоящего дела, в частности путем произведения осмотра и фиксации содержания сайтов в нотариальном порядке, у истца не имелось, поскольку нотариус не обеспечивает доказательства по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа (статья 102 Основ законодательства о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1).

Таким образом, судом первой инстанции не были реализованы в достаточной и необходимой мере предусмотренные статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочия по оказанию содействия сторонам в истребовании и сборе доказательств.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 26 постановления от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснил, что поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него причинам. К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы.

Между тем суд апелляционной инстанции не исправил допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права.

На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции допущены нарушения норм процессуального права, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, а также рассмотреть ходатайства истца об обеспечении доказательств, об истребовании доказательств, о вызове свидетеля, о назначении по делу судебной экспертизы с целью выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках настоящего дела, в частности об использовании ответчиком патента Российской Федерации № 23781 на полезную модель «Конструкция деревянного клеевого древка кия (варианты)» при изготовлении киев.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.09.2013 по делу № А65–15719/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 по тому же делу, а также решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.10.2013 по делу
№ А65–15719/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур