Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ул. Боткинская, д. 15, кора. 1, литер. А, оф. 18Н, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Ярославской области от 04.09.2023 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13.11.2023 по делу № А82-21207/2022, по иску общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Ярославль, ОГРНИП <***>) о защите исключительного права на товарный знак,

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 266060 в размере 62 500 рублей.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 04.09.2023 исковые требования удовлетворены частично: с ФИО1 в пользу общества взыскана компенсация в размере 735 рублей, а также 59 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины, 9 рублей 66

копеек почтовых расходов, 11 рублей 77 копеек стоимости товара, в остальной части иска отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 13.11.2023 решение суда первой инстанции изменено, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 1470 рублей 58 копеек.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество ссылается на недопустимость деления размера компенсации на число субъектов Российской Федерации.

Так, заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда на то, что фиксированное вознаграждение лицензионного договора не обладает динамическим характером ценообразования, правообладателем устанавливается фиксированная стоимость использования объекта интеллектуальной собственности вне зависимости от региона использования, реализуемых товаров или каких-либо других параметров.

Таким образом, по мнению подателя кассационной жалобы, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, заключение лицензионных договоров, действующих на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, является незаконным и необоснованным, равно как и производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации.

В представленном в материалы дела отзыве на кассационную жалобу, ФИО1 возражает против удовлетворения кассационной жалобы по изложенным в ней доводам, указывая на правомерность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284

и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 266060 «ZINGER» (дата регистрации – 26.03.2004, дата приоритета – 03.07.2000, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 08-го классов (наборы маникюрных инструментов, ножницы, пинцеты), 14, 21, 26-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) и услуг 35-го (демонстрация товаров, реклама, сбыт товара через посредников), 42-го классов МКТУ.

Согласно пункту 2.1 Договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат выплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 рублей, включая НДС 20 %.

Пунктом 1.3 Договора стороны согласовали, что лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются, на выставках и ярмарках и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью.

В подтверждение факта реализации товара истцом представлены кассовый чек от 20.10.2021, содержащий сведения об ответчике, диск с записью видеосъемки товара и сам товар.

Претензией от 20.09.2022 общество потребовало от ФИО1 выплатить компенсацию.

Требования претензии ФИО1 не исполнены, что стало основанием для обращения с иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности факта наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак и факта нарушения ответчиком данных прав истца.

При этом суд первой инстанции, приняв во внимание незначительную стоимость товара, продажу контрафактного товара в незначительном объеме,

не грубый характер нарушения, а также то, что ответчиком реализован товар на территории только одного субъекта Российской Федерации, признал заявленные требования истца подлежащими частичному удовлетворению (в сумме 735 рублей – в размере однократной стоимости права использования товарного знака).

Изменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции оценив расчет, приведенный в решении, установил, что судом первой инстанции при расчете размера компенсации допущена методологическая ошибка.

Так, не было принято во внимание, что условия лицензионного договора предусматривают предоставление права пользования товарным знаком в двух классах МКТУ, в то время как нарушение допущено только в одном таком классе (08-й класс МКТУ).

При этом суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о возможности снижения компенсации до однократного размера.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что расчет компенсации должен был иметь следующий вид: 750 000 рублей / 1 класс МКТУ / 12 месяцев / 85 субъектов (на момент нарушения) X 2 = 1470 рублей 58 копеек.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии

со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно абзацу пятому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как следует из материалов дела, в обоснование требований о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей в качестве двукратной стоимости права использования товарного знака общество представило лицензионный договор от 11.08.2021, по условиям которого ежегодное вознаграждение составляло 750 000 рублей.

Принимая обстоятельства нарушения, общество просило взыскать 62 500 рублей как двукратную стоимость права использования товарного знака за месяц за использование знака одним способом, а именно из расчета, (750 000 рублей /1 товарный знак / 2 класса МКТУ /1 способ применения / 12 месяцев) × 2.

По результатам рассмотрения заявленного ответчиком ходатайства о снижении размера компенсации до однократной стоимости права использования товарного знака, суд первой инстанции усмотрел основания для определения компенсации в сумме 735 рублей, с учетом

территориального принципа распределения, поскольку по условиям лицензионного договора стоимость права использования товарного знака предоставлена в расчете на всю территорию Российской Федерации.

Изменяя решения суда первой инстанции касательно размера компенсации, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что нарушение допущено на территории одного субъекта Российской Федерации, а не на всей ее территории.

Действительно, при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует учитывать не только срок использования исключительного права, количество товара, маркированного товарным знаком, но и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае права лицензиата по Договору распространяются на всю территорию Российской Федерации вне зависимости от региона использования.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Буквальный смысл и действительная воля сторон лицензионного договора от 11.08.2021 выражены в предоставлении лицензиату право использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации любым способом по своему усмотрению с установлением ежегодного вознаграждения в размере 750 000 рублей, в силу чего вывод судов о том, что имеются основания для определения компенсации исходя из нарушения ответчиком прав истца в пределах лишь одного субъекта Российской Федерации является ошибочным.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод общества о несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам при определении размера подлежащей взысканию компенсации.

Таким образом, суд апелляционной инстанции ошибку суда первой инстанции не исправил, доводы апелляционной жалобы признаны несостоятельными и надлежащую правовую оценку в обжалуемом постановлении не получили.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятым на основе правильного применения норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов

с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 04.09.2023 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13.11.2023 по делу № А82-21207/2022 отменить.

Дело № А82-21207/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья И.В. Лапшина

Судья В.В. Голофаев

Судья Е.С. Четвертакова