Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, <...>, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-586/2017 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Лапшина И.В.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 27.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 535797.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-СПб» (наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер. А, Санкт-Петербург, 199034, ОГРН 1069847534360).

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО1 (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32–406/41) и ФИО2 (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-401/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее – общество «ХК «Бизнесинвестгрупп») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 535797.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-СПб» (далее – общество «Главстрой-СПб»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 в удовлетворении заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «ХК «Бизнесинвестгрупп», ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит указанное решение суда

отменить.

Роспатент в письменных пояснениях на кассационную жалобу, не соглашаясь с доводами, изложенными в ней, и полагая, что решение суда первой инстанции является законным, а выводы, содержащиеся в нем, основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела, просит оставить его без изменения.

Обществом «Главстрой-СПб» отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представители Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» и «Главстрой-СПб», извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие их представителей.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по

вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество «Главстрой-СПб» 03.12.2013 обратилось в Роспатент с заявкой № 2013741699 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов».

Решением Роспатента от 27.02.2015 обозначение по заявке № 2013741699 зарегистрировано в качестве товарного знака, о чем выдано свидетельство Российской Федерации № 535797.

Общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» 30.12.2015 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 535797, которое мотивировано наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491.

Решением Роспатента от 15.07.2016 в удовлетворении названного возражения общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 535797 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу № СИП-653/2016 решение Роспатента от 15.07.2016 было признано недействительным. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 535797.

По результатам повторного рассмотрения возражения решением Роспатента от 27.06.2017 в его удовлетворении отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 535797 оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 183491 являются сходными.

Вместе с тем Роспатент отметил, что на дату повторного рассмотрения поступившего возражения в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу № СИП-653/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 183491 не действовала в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ, а в отношении товаров 6-го класса МКТУ действовала только в отношении таких товаров как «анкеры, анкерные плиты, баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, болты металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда,

заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, почтовые ящики металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические, теплицы переносные металлические».

Проведя сопоставительный анализ товаров 19-го «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов» и 6-го «баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для

труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, почтовые ящики металлические, теплицы переносные металлические» классов МКТУ, Роспатент пришел к выводу о том, что вышеперечисленные товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, не относятся к категории строительных конструкций, применяемых для возведения зданий или жилых домов, а, следовательно, нет оснований для вывода об их однородности товарам 19-го класса МКТУ, для индивидуализации которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении же таких товаров 6-го класса МКТУ как «анкеры, анкерные плиты, болты металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, строительные покрытия и облицовка металлические» противопоставленного товарного знака Роспатент также пришел к выводу об их неоднородности товарам 19-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку последние представляют собой готовые конструктивные элементы зданий, при этом сделанные не из металла, тогда как вышеназванные товары 6-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой многочисленные элементы, которые используются при строительстве в качестве крепежей, покрытий, сделанные исключительно из металла.

Роспатент в оспариваемом решении указал, что сопоставляемые товары представляют собой изделия разного вида (готовые здания и изделия металлопроката (или штамповки)), характеризуются разным составом сырья (неметаллические и металлические изделия), имеют разный круг потребителей (лица, желающие получить дом или помещение в комплексе, или бригады, осуществляющие отдельные циклы при

строительстве), разные условия реализации (продажа готовых домов осуществляется застройщиками, а продажа изделий в области строительства – оптовыми и розничными продавцами через магазины и строительные рынки), стоимость готовых зданий многократно превышает стоимость строительных материалов.

Также Роспатентом при установлении возможности смешения сравниваемых обозначений учтено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, хотя и являются сходными, вместе с тем характеризуются рядом отличий, в частности, в состав оспариваемого товарного знака включен словесный элемент «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ», который непосредственно указывает на область деятельности правообладателя, связанной с возведением зданий и жилых домов, а не с производством изделий металлопроката (или штамповки), что позволяет констатировать отсутствие смешения потенциальным потребителем в гражданском обороте продукции правообладателя и лица, подавшего возражение.

Общество «ХК Бизнесинвестгрупп», полагая, что решение Роспатента от 27.06.2017 является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного требования.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о сходстве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 535797 и № 183491 ввиду семантического и фонетического тождества их доминирующих словесных элементов «ПАНОРАМА».

Также судом первой инстанции был поддержан вывод Роспатента о

том, что товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 осталась в силе, неоднородны товарам 19-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Отклоняя довод общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» о неправомерности непротивопоставления Роспатентом его товарного знака, правовая охрана которого была досрочно прекращена вследствие его неиспользования до принятия оспариваемого решения Роспатента, суд первой инстанции указал, что вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака.

Приняв во внимание, что на основании решений Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-497/2015 и от 22.07.2016 по делу № СИП-119/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 была досрочно прекращена в отношении части товаров 6-го, всех товаров 19-го и части услуг 37-го классов МКТУ, суд первой инстанции отметил, что неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака было правомерно учтено Роспатентом как фактор, влияющий на отсутствие вероятности смешения оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Довод заявителя об однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам 37-го класса МКТУ «водопроводные работы, кладка кирпича, кровельные работы,

строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, слесарно- водопроводные работы», для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, судом первой инстанции признан необоснованным в силу того, что в возражении от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 535797 заявитель не указывал на однородность вышеназванных товаров и услуг и этот довод не был предметом оценки со стороны Роспатента при принятии оспариваемого решения от 27.06.2017.

Также судом первой инстанции отклонены доводы общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» об однородности товаров 6-го класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, и товаров 19-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом суд первой инстанции согласился с мотивировкой, содержащейся в оспариваемом решении Роспатента.

Установив, что товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю отсутствует.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и возражениях относительно этой жалобы.

Общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» в кассационной жалобе, выражая свое несогласие с выводами суда первой инстанции, указывает на то, что в силу пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) положения подпунктов 1–3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. При этом обращает внимание на то, что на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку правовая охрана противопоставленного товарного знака не была прекращена, в связи с чем у Роспатента и суда первой инстанции не имелось оснований не учитывать наличие противопоставленного товарного знака при решении вопроса о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции, оценивая однородность товаров, привел противоречивые выводы, одновременно указав, что товары 19-го класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов» представляют собой готовые изделия – функциональную часть здания – и соотносятся с термином «конструкция строительная».

Как полагает общество «ХК «Бизнесинвестгрупп», указанные противоречивые выводы о сущности товаров привели к дальнейшим неправомерным выводам о неоднородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и письменных пояснениях на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Судом первой инстанции верно установлено, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.12.2013) законодательство для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Положения подпунктов 1–3 указанного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил № 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Принимая во внимание наличие в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков тождественных по звучанию и по смыслу словесных элементов «ПАНОРАМА», Роспатент и суд первой инстанции пришли к обоснованному выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, несмотря на имеющиеся графические отличия.

Указанный вывод лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Вместе с тем Роспатентом и судом первой инстанции при установлении возможности смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте были учтены следующие обстоятельства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-497/2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 в отношении товаров 6-го «арматура строительная металлическая; бегунки для раздвижных дверей металлические; блоки оконные; гайки металлические; гвозди, входящие в 6 класс; двери металлические; дверные ручки металлические; жалюзи металлические; заклепки металлические; карнизы металлические; колесики металлические для мебели; фурнитура металлическая для мебели; насадки металлические; обивочные гвозди; облицовки для стен строительные металлические; обшивки строительные; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; ограничители металлические; палисады металлические; панели строительные металлические; перекрытия металлические;

сооружения металлические, в том числе передвижные; ставни металлические; стальные конструкции; строительные кронштейны консоли; строительные материалы металлические; форточки металлические; хомуты металлические; цепи металлические; щиты строительные металлические; шурупы металлические; щеколды металлические»; 19-го «деревянные панели; обшивки; планки; доски тонкие строительные; рейки (под обшивку стен); доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина частично обработанная; древесина формуемая; строительные лесоматериалы частично обработанные; обшивки деревянные; панели деревянные; паркет; пиломатериалы; планки строительные деревянные; фанера клееная многослойная»; услуг 37-го «изоляция зданий при строительстве; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; каменно-строительные работы; монтаж строительных лесов; малярные работы; строительство; штукатурные работы» классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным от 22.07.2016 по делу № СИП-119/2016 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 в отношении товаров 6-го «балки металлические, фермы балочные металлические, водосточные трубы металлические, трубы дренажные металлические, дымовые трубы металлические, заборы металлические, черепица металлическая»; 19-го «дорожные покрытия, лес строевой»; услуг 37-го «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, кровельные работы, установка кухонного оборудования, установка и ремонт лифтов, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт печей, установка и ремонт пожарной сигнализации, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, оборудование и ремонт складов, слесарно- водопроводные работы, установка и ремонт холодильного оборудования» классов МКТУ.

Кроме того, решением Роспатента от 22.03.2016 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 183491 было признано недействительным в отношении части товаров 6-го и 19-го классов МКТУ.

Таким образом, как на дату повторного рассмотрения Роспатентом возражения общества «ХК «Бизнесинвестгрупп», так и на дату принятия оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 не действовала в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ и услуг 37-го класса МКТУ, а действовала в отношении таких товаров 6-го класса МКТУ, как «анкеры, анкерные плиты, баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, болты металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, почтовые ящики металлические, строительные

покрытия и облицовка металлические, теплицы переносные металлические».

Довод общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» о том, что у Роспатента и суда первой инстанции не имелось оснований не учитывать наличие противопоставленного товарного знака при решении вопроса о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку на дату подачи возражения (30.12.2015) правовая охрана противопоставленного товарного знака не была прекращена в отношении части товаров и услуг, подлежит отклонению в силу следующего.

В рассматриваемом случае Роспатентом и судом первой инстанции были учтены не сами по себе факты досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 в отношении части вышеназванных товаров и услуг, а установленные судебными актами по делам № СИП-497/2015 и № СИП-119/2016 обстоятельства, связанные с неиспользованием правообладателем этого товарного знака.

Так, в рамках дела № СИП-497/2015 был установлен факт неиспользования правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183491 в период с 04.09.2012 по 03.09.2015 включительно, а в рамках дела № СИП-119/2016 – в период с 27.04.2013 по 26.04.2016 включительно. Следовательно, названный товарный знак для тех товаров и услуг, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена, не использовался правообладателем как на дату подачи обществом «ХК «Бизнесинвестгрупп» возражения, так и на даты повторного рассмотрения этого возражения и принятия Роспатентом оспариваемого решения.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что неиспользование противопоставленного товарного знака правообладателем является основанием для вывода об

отсутствии сходства оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков до степени смешения (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Аналогичный подход предложен в пунктах 2.480–2.482 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация № 489, 2004), а также изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 № 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Правовой подход, согласно которому вероятность смешения зависит в числе прочего от узнаваемости товарного знака потребителем, содержится также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, № 300-КГ17-12021 и № 300-КГ17-12023. В свою очередь, узнаваемость товарного знака потребителями обусловлена его использованием в гражданском обороте.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на противоречивость выводов суда первой инстанции, сделанных при оценке однородности товаров 19-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 6-го класса МКТУ, для индивидуализации которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, не может быть признана обоснованной в силу следующего.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил № 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Проанализировав положения, содержащиеся во Временных указаниях по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы» Госстроя СССР от 13.05.1987, СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Госстроя СССР 1989 года, словарно-справочные источники, информацию, из общедоступных источников в сети Интернет, применив вышеизложенные критерии однородности товаров, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что сопоставляемые товары представляют собой изделия разного вида, а именно готовые здания или часть здания, сооружения определенного функционального назначения,

состоящие из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ (товары 19-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку), и изделия металлопроката или штамповки, используемые при строительстве в качестве крепежей, отделочных материалов, покрытий (товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку).

Также судом первой инстанции обоснованно учтено, что сравниваемые товары характеризуются разным составом сырья (неметаллические и металлические изделия), имеют разный круг потребителей (лица, желающие получить дом или помещение в комплексе, или бригады, осуществляющие отдельные циклы при строительстве), разные условия реализации (продажа готовых домов осуществляется застройщиками, а продажа изделий, используемых при строительстве, в качестве крепежей, отделочных материалов, покрытий осуществляется оптовыми и розничными продавцами через магазины и строительные рынки), стоимость первых значительно превышает стоимость вторых.

Исходя из этого, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, и, следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя, представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает наличия противоречий в изложенных в обжалуемом решении суда первой инстанции выводах, которые в достаточной степени мотивированы, основаны на правильном применении норм материального права, сделаны с учетом сформировавшихся в судебной практике правовых подходов.

Довод общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» о несоответствии обжалуемого решения суда первой инстанции сложившейся судебной

практике подлежит отклонению, поскольку при разрешении настоящего спора о признании ненормативного правового акта недействительным суд исходил из конкретных установленных фактических обстоятельств путем оценки конкретных доказательств, представленных в материалы дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы в основном заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» в пределах изложенных в ней доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При названных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества

«ХК «Бизнесинвестгрупп» удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные обществом «ХК «Бизнесинвестгрупп» в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на указанное лицо.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-586/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Химичев А.А. Снегур