Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «НПО «Изолятор» (ул. Михайлова, д. 11, лит. С, корп. 211, пом. 31-Н (№ 7), Санкт-Петербург, 195009, ОГРН 1027800512112) на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2021 по делу № СИП-236/2020

по заявлению акционерного общества «НПО «Изолятор» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2511109 на изобретение «Птицезащитный изолятор».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Энерготрансизолятор» (ул. Каракулова, д. 2, г. Лысьва, Пермский край, 618900, ОГРН 1025203573614), акционерное общество НПО Изолятор (ул. Заводская, д. 3, корп. 362, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188663, ОГРН 1180280055196), Дзюбин Андрей Степанович (Санкт-Петербург) и Суворова Евгения Михайловна
(Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «НПО «Изолятор» – Смехов Д.Е. (по доверенности от 06.08.2018) и Пуляев А.В. (по доверенности от28.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Прокудин А.А. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-668/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Энерготрансизолятор» – Фаддеева А.В. и Мурашев П.М. (по доверенности от 12.05.2020 № 3), Котова М.В. (по доверенности от 01.02.2020), Кураев А.В. (по доверенности от 27.04.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «НПО «Изолятор» (далее – общество «НПО «Изолятор») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2511109 на изобретение «Птицезащитный изолятор».

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Энерготрансизолятор» (далее – общество «Энерготрансизолятор»), акционерное общество НПО Изолятор (далее – общество НПО Изолятор), Дзюбин Андрей Степанович и Суворова Евгения Михайловна.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2021 требования общества «НПО «Изолятор» оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, общество «НПО «Изолятор» просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв общества «Энерготрансизолятор» на кассационную жалобу, в котором оно просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, указывает на его законность и обоснованность, считает правильными выводы суда первой инстанции.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества «Энерготрансизолятор» Фаддеева А.В., Мурашев П.М. и Котова М.В.

Представители общества «НПО «Изолятор», Роспатента и представитель общества «Энерготрансизолятор» Кураев А.В. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Иные третьи лица, надлежащим образом извещенные об арбитражном процессе по делу, о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Cуда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Представители общества «НПО «Изолятор» настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Представители общества «Энерготрансизолятор» поддержали позицию Роспатента и доводы своего письменного отзыва.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации № 2511109 на изобретение «Птицезащитный изолятор» (индекс Международной патентной классификации – H01B 17/02 (2006.01)) выдан по заявке № 2011135825/07 от 29.08.2011 на имя закрытого акционерного общества «НПО «Изолятор» со следующей формулой:

«1. Изолятор, содержащий изоляционный элемент, оконцеватели и, по меньшей мере, одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном элементе, проходящую вдоль и/или вокруг продольной оси изолятора и закрывающую, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя.

2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе съемным образом.

3. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе несъемным образом.

4. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с использованием полимерных материалов.

5. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием полимерного материала.

6. Изолятор по п. 5, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием эластичного материала

7. Изолятор по п. 6, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием силиконовой резины.

8. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка имеет коническую форму.

9. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка имеет наплыв на оконцеватель.

10. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка закрывает часть провода или несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

11. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что сумма длины изоляционного элемента от места установки юбки до противоположного оконцевателя или до места установки второй юбки и длин установленных на изоляторах юбок в продольном направлении изолятора по существу равна или превышает размах крыльев птиц, населяющих местность, в которой используется настоящий изолятор.

12. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, две юбки, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм.».

На основании государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора 11.12.2019 правообладателем изобретения по патенту Российской Федерации № 2511109 стало общество НПО Изолятор.

Против выдачи указанного патента 28.02.2019 поступило возражение общества «Энерготрансизолятор», мотивированное несоответствием изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В обоснование возражения общество «Энерготрансизолятор» привело следующие доводы:

все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по спорному патенту, присущи каждому из технических решений, известных из противопоставленных патентов US 4355200 и US 3898372;

все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по спорному патенту, присущи каждому из технических решений, известных из следующих источников: патент US 4355200, патент US 3898372, патент US 6065207, заявка на патент JP 2007045368, патент GB 292854 в совокупности;

признаки зависимых пунктов 2–8 формулы изобретения по спорному патенту известны из противопоставленных патентов US 4355200 и US 3898372;

признак независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту, характеризующий прохождение юбки вдоль или вокруг оси изолятора, является неясным ввиду отсутствия в описании сведений о его реализации;

признаки зависимых пунктов 2–11 формулы изобретения по спорному патенту известны из следующих источников: патент US 3898372, патент US 6065207, заявка на патент JP 2007045368;

признаки зависимого пункта 12 формулы изобретения по спорному патенту обусловлены выбором оптимальных значений параметров.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 28.01.2020 об удовлетворении возражения, о признании спорного патента недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 30.09.2019.

Административный орган установил, что в одном из противопоставленных источников информации содержатся все признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы изобретения по спорному патенту, на основании чего пришел к выводу о несоответствии этого изобретения условию патентоспособности «новизна».

Роспатент также пришел к выводу о том, что из противопоставленных источников информации известны признаки зависимых пунктов 2–9 формулы изобретения по спорному патенту, а также раскрытый в зависимом пункте 10 указанной формулы признак, характеризующий закрывание юбкой части несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

Между тем административный орган отметил, что в противопоставленных источниках информации отсутствуют сведения о признаках зависимых пунктов 11–12 формулы изобретения по спорному патенту, а также об альтернативном варианте зависимого пункта 10 этой формулы, характеризующем закрывание юбкой части провода. В связи с этим на основании пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), Роспатент предоставил возможность патентообладателю внести изменения в формулу изобретения по спорному патенту, скорректированную путем включения в ее независимый пункт 1 признаков из зависимого пункта 12. При этом зависимые пункты 2–11 формулы изобретения по спорному патенту остались без изменения.

После проведения дополнительного информационного поиска в отношении уточненной формулы административный орган пришел к выводу о том, что изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем предусмотренным законом условиям патентоспособности.

Таким образом, решением Роспатента от 28.01.2020 возражение общества «Энерготрансизолятор» было удовлетворено, патент Российской Федерации № 2511109 был признан недействительным частично, на изобретение с представленной патентообладателем формулой был выдан новый патент.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «НПО «Изолятор» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным и в обоснование своей позиции привело следующие доводы:

заявитель является лицом, заинтересованным в оспаривании решения Роспатента, поскольку он выступает в качестве истца по делу № А50-11383/2018 о защите исключительного права на изобретение по спорному патенту, в котором ссылается на факты нарушения, допущенные в период, когда он являлся его патентообладателем;

административным органом была учтена лишь часть признаков независимого пункта формулы изобретения по спорному патенту, поскольку при внимательном рассмотрении фигуры 3 из противопоставленного патента US 4355200 можно обнаружить, что юбка 24 закрывает не часть боковой поверхности оконцевателя 11, а поверхность наплыва, который выполнен на этом оконцевателе. Из чертежей в описании к указанному противопоставленному патенту усматривается, что юбка закрывает изоляционный наплыв с точностью до линии, обозначающей его окончание, т.е. юбка не выступает за наплыв ни на малейшую долю миллиметра;

согласно определению термина «юбка (изолятора)» из Международного электротехнического словаря, размещенного на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.electropedia.org/, под юбкой понимается изоляционная часть, выступающая от изоляционного тела, предназначенная для увеличения длины тока утечки, в связи с чем, по мнению общества «НПО «Изолятор», юбка должна выступать от изоляционного тела, причем выступать она может только от изоляционного тела (а не от оконцевателя);

исходя из определения термина «наплыв», содержащегося в Большом толковом словаре (Под ред. С.А. Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2000. – С. 593), под наплывом понимается то, что наплыло, натекло куда-либо, на что-либо; слой какого-либо вещества, расплывшегося по поверхности чего-либо, в связи с чем общество «НПО «Изолятор» полагает, что часть изоляционной оболочки изолятора, прилегающая к оконцевателю, является наплывом, а не юбкой;

из приведенных выше определений терминов «юбка» и «наплыв» следует, что закрывающая боковую поверхность оконцевателя 11 часть изоляционной оболочки на фигуре 3 патента US 4355200 является именно наплывом, а не юбкой, поскольку эта часть прилегает к оконцевателю. Следовательно, в указанном противопоставленном источнике отсутствует раскрытие признака независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту «юбка, закрывающая, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя», что исключает вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» и свидетельствует о незаконности оспариваемого решения Роспатента.

В ходе рассмотрения дела общество «НПО «Изолятор» заявило ходатайства о назначении по делу судебной электротехнической экспертизы и о привлечении специалиста.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайств, не усмотрев необходимости в получении консультации специалиста. Рассматривая ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, суд первой инстанции принял во внимание процессуальное поведение представителей общества «НПО «Изолятор»: непредставление перечня вопросов, которые заявитель просит поставить перед экспертом, предложений по кандидатурам экспертов (экспертных организаций), доказательств, подтверждающих перечисление на депозитный счет суда необходимых для проведения судебной экспертизы денежных средств, а также подачу самого ходатайства спустя 10 месяцев после возбуждения производства по делу, после того как состоялись 5 предварительных судебных заседаний и 1 заседание на стадии судебного разбирательства. Применив положения статей 9 и 82, части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции счел, что в материалах настоящего дела имеется достаточная совокупность доказательств и сведений, относящихся к специальным познаниям, позволяющая рассмотреть спор по существу без проведения судебной экспертизы, вопросы, на разрешение которых направлены доводы общества «НПО «Изолятор», носят правовой характер и не требуют применения специальных познаний, а заявленное ходатайство о назначении судебной электротехнической экспертизы подано несвоевременно и явно направлено на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Оценив доводы общества «НПО «Изолятор», суд первой инстанции установил все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по спорному патенту, выявил признаки, раскрытые в противопоставленном патенте US 4355200, и отметил, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается тождество следующих присущих обоим техническим решениям признаков: наличие оконцевателя, изоляционной оболочки и коронной юбки, которая установлена на изоляционной оболочке и проходит вдоль и вокруг продольной оси изолятора.

Проанализировав описание и чертежи изобретения по противопоставленному патенту US 4355200, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в них отсутствуют сведения об элементе, именуемом «наплыв», а приведенные обществом «НПО «Изолятор» определения технических терминов не могут быть приняты во внимание судом в качестве имеющих правовое значение, поскольку на фигуре 3 в указанных чертежах номерами 23 и 24 обозначен изоляционный элемент «коронная юбка», при этом изоляционный элемент под номером 24 в части, приближенной к телу оконцевателя, продолжается за пределами изоляционного элемента под номером 23, о чем свидетельствует выполненная в едином стиле штриховка.

С учетом изложенного суд первой инстанции констатировал, что элемент «коронная юбка», охарактеризованный в патенте US 4355200, закрывает часть боковой поверхности оконцевателя. Сопоставив этот признак изобретения по опубликованному 19.10.1982 противопоставленному патенту с особенностями внешней формы выражения признака независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту «одна юбка …, закрывающая, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что этот спорный признак известен из уровня техники до даты приоритета (29.08.2011) изобретения по патенту Российской Федерации № 2511109.

Оценив в совокупности все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту, суд первой инстанции счел, что они присущи техническому решению, известному из противопоставленного патента US 4355200, в связи с чем признал обоснованным вывод Роспатента о несоответствии указанного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2–9 формулы изобретения по спорному патенту суд первой инстанции отметил правомерность выводов административного органа об их известности из противопоставленных патентов US 4355200, US 3898372 и US 6065207.

Что касается признаков зависимых пунктов 10–12 формулы изобретения по спорному патенту, то суд первой инстанции согласился с тем, что при их исследовании Роспатентом верно применены положения пункта 4.9 Правил № 56, поскольку административный орган предоставил патентообладателю возможность скорректировать формулу изобретения.

Административный орган установил отсутствие в противопоставленных источниках сведений о признаках зависимых пунктов 11–12, об альтернативном варианте зависимого пункта 10, характеризующего закрывание юбкой части провода, и признал, что признаки зависимого пункта 10 являются существенными, а также то, что в возражении не представлены сведения из уровня техники, позволяющие однозначно установить связь между признаками зависимого пункта 12 с какой-либо известной зависимостью и/или закономерностью, которая явилась бы основанием для вывода о том, что эти признаки могут быть получены выбором оптимальных или рабочих значений параметров, основанных на таких зависимостях и/или закономерностях. Кроме того, Роспатент рассмотрел представленную патентообладателем 23.05.2019 уточненную формулу изобретения по спорному патенту, в независимый пункт 1 которого были включены признаки из зависимого пункта 10. При этом зависимые пункты 2–9, 11–12 формулы остались без изменений.

Суд первой инстанции проанализировал, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, проведенном 26.07.2019, была оглашена резолютивная часть заключения коллегии: «удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, патент Российской Федерации № 2511109 признать недействительным и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 26.07.2019», однако указанное заключение не было положено в основу решения Роспатента, а возражение общества «Энерготрансизолятор» рассмотрено вновь.

Установив, что при повторном рассмотрении возражения на заседании, состоявшемся 30.09.2019 в ином составе членов коллегии Палаты по патентным спорам, общество «НПО «Изолятор» ходатайствовало об изменении независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту путем включения признаков из зависимого пункта 12 и о сохранении без изменений зависимых пунктов 2–11 этой формулы, суд первой инстанции отметил, что административный орган правомерно провел дополнительный информационный поиск в отношении уточненной формулы изобретения по спорному патенту.

Поскольку Роспатент пришел к выводу о том, что скорректированная 30.09.2019 формула изобретения по спорному патенту удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ, он принял решение от 28.01.2020, которым удовлетворил возражение, признал спорный патент недействительным частично и выдал новый патент. Оценив действия и выводы административного органа, суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания указанного решения недействительным и отказал обществу «НПО «Изолятор» в удовлетворении требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что обществом «НПО «Изолятор» не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимых нормах материального права, о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта и о правильности определения существенных признаков изобретения по спорному патенту.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в необжалованной части не проверяется.

В кассационной жалобе общество «НПО «Изолятор» полагает, что суд первой инстанции необоснованно отказал в проведении по делу электротехнической экспертизы и по своей инициативе не привлек специалиста, в связи с чем не была обеспечения полнота исследования обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при разрешении в судебном заседании 27.01.2021 ходатайства о назначении судебной экспертизы суд первой инстанции необоснованно применил положения части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не учел, что состав лиц, участвующих в деле, был определен только в судебном заседании 09.12.2020, где третьими лицами привлечены авторы изобретения Дзюбин А.С. и Суворова Е.М., для которых указанное судебное заседание было первым, а интересы общества «НПО «Изолятор» и названных третьих лиц представлял один и тот же юрист Смехов Д.Е., излагавший единую позицию.

С учетом изложенного заявитель кассационной жалобы указывает на то, что суд первой инстанции неверно квалифицировал действия общества «НПО «Изолятор» как злоупотребление процессуальными правами, и отмечает, что им не были подготовлены перечень вопросов для эксперта, предложения по кандидатурам экспертов и доказательства перечисления денежных средств на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам, поскольку заявитель считал очевидной невозможность разрешения ходатайства о назначении судебной экспертизы в том судебном заседании, в котором оно было заявлено, ввиду необходимости соблюдения прав иных участников арбитражного процесса по настоящему делу.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что вопросы, на разрешение которых были направлены его доводы, носят не правовой, а технический характер и требуют применения специальных познаний в области электротехники, в которой используется соответствующая терминология, обусловленная среди прочего «различием инженерных традиций российской и североамериканской инженерных школ».

Общество «НПО «Изолятор» полагает, что Роспатент неверно истолковал технические термины «юбка» и «наплыв», а отказ суда первой инстанции в проведении по делу судебной экспертизы не позволил в полном объеме проверить выводы административного органа и доводы заявителя, и это привело к принятию неправильного судебного акта.

Ссылаясь на ошибочное применение судом первой инстанции положений пункта 6.3 Правил № 56, заявитель кассационной жалобы указывает на незаконный состав коллегии Палаты по патентным спорам, которой было повторно рассмотрено возражение общества «Энерготрансизолятор».

Как полагает общество «НПО «Изолятор», установленное требование о необходимости рассмотрения возражения в ином составе коллегии означает полное несовпадение должностных лиц, участвовавших при первоначальном и при повторном рассмотрениях возражения.

Свою позицию заявитель кассационной жалобы обосновывает положениями части 5 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возможностью применения принципов аналогии закона и аналогии права, в связи с чем настаивает на том, что принципы осуществления арбитражного судопроизводства, в том числе запрет судье участвовать в деле, которое он рассматривал ранее (часть 1 статьи 21 и статья 22 указанного Кодекса), подлежат применению и в административной процедуре.

Общество «НПО «Изолятор» также выражает несогласие с изложенным в обжалуемом решении выводом о том, что Роспатентом не допущено нарушения положений пункта 4.9 Правил № 56, и полагает, что суд первой инстанции не учел правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в решении от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228.

По мнению заявителя кассационной жалобы, если при рассмотрении возражения административный орган устанавливает возможность внесения изменений в формулу изобретения, то он обязан предложить заинтересованному лицу внести такие изменения, однако в спорной ситуации, как указывает общество «НПО «Изолятор», Роспатент ввел его в заблуждение и не предложил изменить независимый пункт 1 формулы изобретения по спорному патенту путем включения признаков из зависимого пункта 10 этой формулы, в результаты чего «пострадали интересы и права заявителя».

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

На основании подпункта 2 пункта 24.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее – Административный регламент), в том случае, когда в формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В силу подпункта 1 пункта 24.5.1 Административного регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Как указано в подпункте 4 пункта 24.5.1 Административного регламента, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.1 Административного регламента если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

При этом исходя из подпункта 5 пункта 24.5.1 Административного регламента в том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.4 Регламента.

На основании подпункта 9 пункта 24.5.1 Административного регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Как указывалось выше, в возражении общество «Энерготрансизолятор» заявило о несоответствии изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» и представило противопоставленные источники, подтверждающие, по его мнению, известность из предшествующего уровня техники совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте его формулы.

Поскольку Роспатент признал обоснованными доводы возражения в части несоответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», анализ доводов о соответствии спорного технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении его ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы и самостоятельно не привлек специалиста, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

По смыслу положений части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза назначается судом для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В силу статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подготовленное по результатам исследования заключение эксперта является одним из доказательств по делу.

Согласно части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

При этом само по себе заявление ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы не влечет безусловную обязанность суда удовлетворить его.

Как верно указывает заявитель кассационной жалобы, необходимость проведения судебной экспертизы или получения консультации специалиста определяется исходя из того, нужны ли суду специальные знания для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов и для установления обстоятельств, имеющих существенное значение при разрешении спора.

Отказывая в удовлетворении ходатайства общества «НПО «Изолятор» о назначении судебной экспертизы, суд первой инстанции прежде всего исходил из того, что для всестороннего и полного рассмотрения доводов и возражений лиц, участвующих в деле, не требуется проведения технических исследований, т.е. полагал, что установление обстоятельств в рамках этого спора не требует наличия специальных знаний. Возникающие вопросы могут быть разрешены судом самостоятельно на основе знаний в области патентного права и исследования имеющихся в деле доказательств.

Наряду с этим суд первой инстанции обоснованно оценил процессуальное поведение заявителя по делу и правомерно указал, что общество «НПО «Изолятор» располагало достаточным временем не только для выявления необходимости в проведении по делу судебной экспертизы, но и для надлежащего оформления соответствующего ходатайства и совершения подготовительных действий (подготовки формулировок вопросов для эксперта, определения кандидатур экспертов, перечисления денежных средств на депозитный счет суда), однако не предприняло должных усилий и не обосновало невозможность заявить такое ходатайство ранее по объективным причинам.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для применения положений статьи 9 и части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отклонении ходатайства общества «НПО «Изолятор» о назначении судебной экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации неблагоприятные последствия.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает во внимание довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не учел, что, заявляя в судебном заседании 27.01.2021 ходатайство о назначении судебной экспертизы и являясь одновременно представителем третьих лиц Дзюбина А.С. и Суворовой Е.М., представитель общества «НПО «Изолятор» действовал в том числе в интересах последних.

По смыслу положений статей 41, 43, 45, 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявители и привлеченные к участию в деле третьи лица самостоятельно реализуют принадлежащие им процессуальные права. Более того, реализации процессуального права на заявление ходатайства о назначении судебной экспертизы корреспондирует такая процессуальная обязанность, как внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг эксперта, а неисполнение этой обязанности в силу положений части 2 статьи 108 названного Кодекса является самостоятельным основанием для отклонения указанного ходатайства.

С учетом изложенного суд не вправе произвольно определять, в интересах каких участвующих в деле лиц совершено то или иное процессуальное действие, тогда как представители этих лиц безусловно обязаны точно формулировать свои заявления и заблаговременно раскрывать письменные документы.

Как усматривается из материалов настоящего дела, письменное ходатайство о назначении судебной экспертизы не было представлено ни заявителем, ни третьими лицами.

В протоколе судебного заседания, состоявшегося 27.01.2021, указано, что ходатайство о назначении судебной экспертизы заявлено представителем общества «НПО «Изолятор».

Никто из лиц, участвующих в деле, не подавал в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, замечания на протокол судебного заседания, в связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции обоснованно воспринял указанное ходатайство как исходящее от заявителя и правомерно оценил именно его процессуальное поведение.

При этом у суда первой инстанции отсутствовали основания рассматривать это ходатайство как поданное Дзюбиным А.С. и Суворовой Е.М. либо в их интересах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает отклонение судом первой инстанции ходатайства общества «НПО «Изолятор» о назначении судебной экспертизы законным и основанным на правильном применении норм процессуального права, а приведенный довод кассационной жалобы – необоснованным.

Суд по интеллектуальным правам, являясь специализированным судом (статья 43² Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»), не обязан назначать экспертизу или привлекать специалиста в случае необходимости использования специальных знаний в сфере, соответствующей специализации суда.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции правомерно самостоятельно проверил выводы административного органа и доводы заявителя, установил признаки технических решений, охарактеризованных в спорном патенте и в противопоставленных источниках, истолковал технические термины «юбка» и «наплыв» и всесторонне и полно рассмотрел спор по существу.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 6.3 Правил № 56, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Общество «НПО «Изолятор» видит нарушение процедуры рассмотрения возражения в том, что его возражение дважды (изначально и после возвращения руководителем Роспатента) рассматривалось с участием одних и тех же должностных лиц.

Прежде всего необходимо учесть, что, как отмечено в пункте 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает в данном случае не только существенности нарушения процедуры, но и нарушения процедуры как такового.

Согласно пункту 6.3 Правил № 56 решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения. В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.

На основании Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Правила № 56 применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение в течение срока его действия, установленного пунктами 1–3 статьи 1363 названного Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 указанного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

Следовательно, в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) Правила № 56 применяются с учетом вышеуказанных норм Кодекса, в соответствии с которыми Роспатент принимает собственное решение по рассматриваемому в административном порядке спору, а не утверждает решение Палаты по патентным спорам.

Пункт 6.3 Правил № 56 является фактически недействующим, утратил силу и не применяется на территории Российской Федерации, что констатировано определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2013 № ВАС-751/2013 при рассмотрении заявления об оспаривании этого пункта Правил № 56.

С учетом изложенного отсутствуют основания для применения пункта 6.3 Правил № 56 и для признания факта нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-137/2020.

Что касается позиции заявителя кассационной жалобы о наличии оснований для применения принципов аналогии права или аналогии закона, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает верными выводы суда первой инстанции о том, что процедура рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в административном порядке отличается от порядка отправления правосудия, в связи с чем необходимость повторного рассмотрения возражения в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам не исключает возможность участия в нем тех же должностных лиц (должностного лица) при частичном несовпадении состава коллегии в целом.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции положений части 5 статьи 3, части 1 статьи 21 и статьи 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод общества «НПО «Изолятор» о том, что суд первой инстанции неверно истолковал положения пункта 4.9 Правил № 56 и не учел правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в решении от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228, президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным и с учетом разъяснений, изложенных в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», считает необходимым исключить из мотивировочной части обжалуемого решения абзац первый на странице 32 следующего содержания:

«Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что по смыслу вышеприведенных положений пункта 4.9 Правил ППС внесение предложения о корректировке формулы изобретения по оспариваемому патенту является правом, но не обязанностью коллегии Палаты по патентным спорам.».

Как правомерно указывает заявитель кассационной жалобы, в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил № 56, является обязанностью Палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации применима также и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил № 56, поскольку содержащаяся в нем норма, равно как и норма абзаца первого указанного пункта Правил, регулирует аналогичные правоотношения – процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения возникает только в том случае, если административным органом будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

Между тем допущенная судом первой инстанции ошибка не привела к принятию неправильного судебного акта, поскольку в рассматриваемом случае Палата по патентным спорам исполнила возложенную на нее обязанность и предоставила возможность обществу «НПО «Изолятор» реализовать его право на корректировку формулы изобретения по спорному патенту, на что обоснованно указано в обжалуемом решении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание то, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать в том числе формулу изобретения, выражающую его сущность.

По смыслу положений статей 1384 и 1386 ГК РФ решение по заявке на изобретение принимается в отношении формулы, предложенной заявителем.

Таким образом, изложение формулы изобретения, выражающей его сущность, является прерогативой заявителя.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела общество «НПО «Изолятор» воспользовалось правом на изменение формулы изобретения и изложило ее в том виде, в каком оно было намерено определить объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам критически оценивает довод заявителя кассационной жалобы о том, что Роспатент ввел его в заблуждение и не предложил изменить независимый пункт 1 формулы изобретения по спорному патенту путем включения в него признаков из зависимого пункта 10 этой формулы.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что по результатам рассмотрения возражения общества «Энерготрансизолятор» административным органом было удовлетворено ходатайство патентообладателя о внесении изменений в формулу изобретения по спорному патенту. При этом Палата по патентным спорам учитывала волеизъявление общества «НПО «Изолятор», которое имело место на момент окончания административной процедуры рассмотрения заявленного возражения.

Таким образом, изложенные заявителем кассационной жалобы доводы не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку при подаче кассационной жалобы общество «НПО «Изолятор» уплатило государственную пошлину в размере 3000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2021 по делу
№ СИП-236/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества «НПО «Изолятор» – без удовлетворения.

Возвратить акционерному обществу «НПО «Изолятор» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.03.2021 № 10 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова