Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Гутковича Е.М., при ведении протокола секретарем Таюшевой Е.Б., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН <***>, ИНН <***>, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 5 000 000 руб.,

В судебном заседании принимают участие представители:

от истца – ФИО1, доверенность от 19.01.2018;

от ответчика – ФИО2, доверенность № 031 от 09.01.2018.

Суд установил:

Представитель публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (лицензиат), в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью от 19.01.2018, обратился в суд с иском от 02.08.2018 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 391296 от 12.10.2009.

В заявлении указано, что лицензиатом был выявлен факт использования товарного знака в виде красных и светло-красных дуг на желтом фоне при цветовом оформлении четырех АЗС, расположенных в г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Онгудай, с. Артыбаш Республики Алтай, что подтверждается прилагаемыми фотоснимками, кассовыми чеками и решением УФАС по РА от 27.07.2017 № 2-А/17.

Оставление без ответа и удовлетворения претензии, полученной ответчиком 14.06.2018, послужило основанием обращения с иском, обоснованным нормами статей 1229, 1252,1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзывом от 26.09.2018 исковые требования считает не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

1. Товарный знак по свидетельству № 391296 от 12.09.2009 представляет собой абстрактную графическую композицию, образованную с левого края четырьмя пересекающимися дугами эллипсов с различными радиусами, по внешнему контуру ограниченную прямоугольником. Дуги делят площадь прямоугольника на 6 участков разных форм и размеров, три из которых выполнены желтым цветом, два – оранжевым, один – светло-красным.

Цветовое оформление фриза навеса, ТРК и операторской АЗС представляет собой помимо декоративных элементов на желтом фоне коммерческое обозначение общества «САЛЕКС» в виде больших синих букв, давно и легко узнаваемых пользователями услуг АЗС на территории Республики Алтай.

Информация об организации, осуществляющей розничную продажу нефтепродуктов на АЗС, размещена в доступном для потребителя месте и на кассовых чеках и не имеет ничего общего с наименованием правообладателя и лицензиата товарного знака № 391296 от 12.09.2009.

2. Согласно заключению специалистов Регионального союза судебных экспертов № 05-01/17 от 11.07.2017, привлеченных УФАС по РА в процессе рассмотрения заявления истца по факту нарушения ответчиком положений пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», цветовые изображения, размещенные на АЗС ответчика, не могут являться средством индивидуализации товара и услуг.

Примером правильной регистрации товарных знаков, способных индивидуализировать услуги по классу 37 МКТУ станции обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание), является товарный знак №356647 от 08.08.2008, четко обозначающий стиль оформления АЗС, правообладателем которого является ЗАО «НК «ЛУКОЙЛ».

3. Истец не доказал, что использование цветового оформления конструктивных элементов АЗС ответчика, с неохраняемыми элементами товарного знака лицензиата может причинить ему какие либо убытки. АЗС истца и ответчика находятся на значительном удалении друг от друга и не имеют общих клиентских потоков.

4. В случае, если суд признает обоснованным требование истца, заявлено ходатайство об уменьшении размера компенсации до двухкратного размера стоимости права использования товарного знака, что составляет согласно лицензионному договору истца 90 000 руб. согласно расчету, приведенному в отзыве.

В предварительном судебном заседании 06.09.2018 сторонам было предложено в соответствии со статьями 21 и части 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исключить из числа доказательств решение Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай № 2-А/17 от 27.07.2017.

В возражениях от 17.10.2018 на отзыв ответчика, истец указал, что цветовое оформление АЗС «САЛЕКС» с использованием цветового изображения товарного знака № 391296 от 12.09.2009, сходно до степени смешения с единым стилем (общим внешним видом) АЗС Роснефти, что позволяет безошибочно отличать АЗС правообладателя от АЗС конкурентов.

При оценке степени смешения цветового оформления следует исходить из условий восприятия рядового потребителя (водителя автомобиля), который, двигаясь по дороге с достаточно большой скоростью, принимает решение о заправке автомобиля топливом на АЗС со знакомым брендом (цветовым оформлением) АЗС ПАО «НК «Роснефть», оценивая АЗС по внешнему виду и не отвлекаясь на буквенное обозначение «САЛЕКС».

Заключение специалистов № 05-01/17 от 11.07.2017, на которое ссылается ответчик, не является экспертным и противоречит справке Роспатента от 19.04.2017 представленной по запросу УФАС по РА, согласно которой при исследовании фотографий АЗС ООО «САЛЕКС» установлено, что обозначение, включающее изобразительные элементы в виде криволинейных полос переменной ширины красного и светло-красного цвета на желтом фоне является сходным с изобразительным товарным знаком № 391296, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов (криволинейных полос), а также их цветового сочетания.

Возражая против определения компенсации из расчета двойного размера права использования товарного знака, истец настаивает на удовлетворении иска в части взыскания компенсации на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вне зависимости от размера возможных убытков.

Рассмотрение дела в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывалось по ходатайству ответчика для предоставления дополнительных доказательств.

В настоящем судебном заседании ответчик заявил ходатайство о назначении экспертизы для ответа на вопросы:

- может ли стилевое изображение АЗС (образ оформления) являться товарным знаком подлежащим охране?

- имеются ли в установленных для товарного знака № 391296 классах МКТУ однородные товары и услуги, используемые при оказании услуг АЗС ответчика?

- сходны ли до степени смешения товарный знак № 391296 и образ АЗС ответчика?

В качестве эксперта предложена кандидатура эксперта-товароведа ООО «Специализированная фирма «РусЭксперТ» ФИО3, имеющей высшее техническое образование и сертификат соответствия НП «Палата судебных экспертов Сибири» от 17.11.2017 по специальности 30.1 «Исследование объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации с целью установления их использования, в том числе патентоведение».

На депозитный счет суда платежным поручением № 9616 от 31.10.2018 перечислено 60 000 руб.

Истец, возражая против назначения экспертизы для ответа на поставленные вопросы, указал, что в соответствии с пунктом 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд, поддерживая мнение истца, не усмотрел оснований для назначения экспертизы для ответа на вопросы заявленные ответчиком, поскольку:

- первый вопрос не связан с предметом иска, а ответчиком стилевое изображение АЗС не зарегистрировано в качестве товарного знака применительно к товарному знаку № 356647 от 08.08.2008, обозначающему стиль оформления АЗС, правообладателем которого является ЗАО «НК «ЛУКОЙЛ»;

- с учетом того, что истец уточнил требование в части нарушения прав лицензиата на использование ответчиком товарного знака № 391296 только по 37 классу МКТУ станции обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание), в предмет доказывания также не входят обстоятельства использования этого товарного знака на других однородных товарах и услугах, тем более, что ответчик не оспаривает осуществление деятельности по заправке топливом и обслуживанию транспортных средств;

- по третьему вопросу, как правильно отмечено истцом, не требуется проведение экспертизы, поскольку оценка степени смешения образа АЗС с товарным знаком истца осуществляется судом в соответствии с пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 и действующим Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 122, на основе общего восприятия, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме этого, ответчик представил новое заявление о снижении суммы компенсации до 118 215,56 руб. применительно к подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации на случай, если суд придет к выводу об удовлетворении иска.

В прениях и в обмене репликами представители сторон придерживались вышеуказанных позиций, ссылаясь на представленные ими доказательства.

Рассмотрев и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, выслушав представителей сторон, суд не усмотрел оснований для удовлетворения иска.

Данный спор между сторонами возник в связи с тем, что истцом было выявлен факт использования на 4 АЗС «САЛЕКС» цветового изображения товарного знака №391296 от 12.09.2009, сходного, по мнению истца, до степени смешения с единым стилем (общим внешним видом) АЗС Роснефти, а также в изображении охраняемых товарным знаком фигур оранжевого и красного цвета на желтом фоне, в связи с чем нарушены его права лицензиата, предоставленные правообладателем ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» по лицензионному договору № 0002211/1257Д от 22.04.2011 (с дополнениями).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичная правовая позиция применима и при рассмотрении дел о защите исключительного права на товарный знак.

Истец в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в доказательство нарушения его прав представил в копиях лицензионный договор, свидетельство на товарный знак № 391296 с изменением от 07.06.2018 по сроку действия до 17.07.2028, свидетельство на товарный знак № 600069 от 23.12.2016 со сроком действия до 09.10.2025; акты фиксации от 13.04.2017 с фотографиями АЗС «САЛЕКС» по адресам: <...> и <...>.

Иные доказательства, представленные истцом, в частности: решение Управления ФАС по РА от 27.07.2014 и № 2-А/17 и решение Арбитражного суда Республики Алтай от 29.02.2016 по делу № А02-2138/2015, в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не оценивает, поскольку они не являются преюдициальными по отношению к обстоятельствам, имеющим значение для данного дела.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение (в том числе цветовое решение), отвечающее требованиям, предъявляемым к средствам индивидуализации товаров и услуг, и не противоречащее положениям статьи 1483 Кодекса.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 и от 18.07.2006 N 2979/06).

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 43 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 5.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 5.2.1 - 5.2.4 Методических рекомендаций, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство.

Из пункта 5.3 Методических рекомендаций следует, что при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно-доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Принадлежащий ПАО «НК «Роснефть» товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296 является изобразительным, выполнен в виде желтого квадрата и трех пересекающихся полос эллипсовидной формы оранжевого, светло-красного и красного цвета с направлением хвостовой части полос слева на право.

Смысловое значение товарного знака – изображение пламени на фоне желтого квадрата, символизирующего опасность.

Из фотографий АЗС Роснефти следует, что топливо-раздаточные колонки (ТРК), информационные стелы, навесы (крыши) над ними окрашены в желтый цвет с тремя пересекающихся полосами эллипсовидной формы красного и оранжевого цвета в комбинации с товарным знаком по свидетельству N 340214 с приоритетом от 07.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2026) и товарным знаком по свидетельству № 340215 с приоритетом от 07.02.2006 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2026), правовая охрана которых действует, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Фриз крыши здания операторской АЗС окрашен в желтый цвет с использованием товарного знака «Подсолнух» по свидетельству N 388106 (приоритет от 17.07.2008) в отношении товаров по классу 04 МКТУ.

Рядовым посетителем АЗС визуально воспринимается совокупность указанных товарных знаков, размещенных на всех АЗС Роснефти и у лицензиатов ПАО «НК «Роснефть», в том числе истца.

Из фотографий АЗС САЛЕКС, представленных истцом следует, что фриз крыши здания операторской и навеса над ТРК, информационная стела окрашены в желтый цвет с изображением двух пересекающихся криволинейных полос неправильной формы красного и темно-красного цвета с направлением хвостовой части справа налево. На желтом фоне в комбинации с пересекающимися красными фигурами размещено буквенное обозначение АЗС и Салекс, а также изобразительный элемент в виде круга синего цвета внутри которого изображены изогнутые полосы.

Как следует из заключения Палаты по патентным спорам от 15.09.2016 по заявке N 2014711579), от 29.06.2017 (Приложение к решению Роспатента от 14.08.2017 по заявке N 16-218 ОИ), от 02.04.2018 (Приложение к решению Роспатента от 21.05.2018 по заявке N 0096712324) преобладающим цветом оформления АЗС является желтый цвет, который в сочетании с отдельными элементами красного цвета был введен в товарный оборот на территории России около 100 лет назад, характерен для большинства АЗС, поскольку означает уровень пожароопасности при оказании услуг, предусмотренных 37 классом МКТУ для станций обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание).

При этом Палата по судебным спорам не усмотрела нарушений при регистрации товарного знака содержащего полосы красного и темно красного цвета на желтом фоне.

Как следует из свидетельства о регистрации товарного знака № 670949 от 16.08.2017, ответчик зарегистрировал товарный знак в виде полосы, имеющей в цветовом сочетании желтый и светло-желтый цвета.

При сопоставимости непосредственно изобразительных элементов пламени преимущественно красного цвета на желтом фоне, являющихся охраняемыми по товарному знаку N 391296, в комбинации с товарными знаками ПАО «НК «Роснефть» №№ 340214 и 340215 и элементами пламени красного цвета на желтом фоне в комбинации с кругом синего цвета, внутри которого изображены изогнутые полосы и словесным изображением АЗС Салекс, суд не усматривает сходства до степени смешения, поскольку внешняя форма, отсутствие симметрии в сравниваемых изображениях различны, а сочетание фигур оранжевого, светло-красного и красного цветов на желтом фоне и единое смысловое значение (пламя) можно распознать только при внимательном рассмотрении.

Кроме этого крупные фигуры красного и темно-красного цвета на фризе крыши здания операторской АЗС ответчика существенно отличаются от фигур эллипсоидной формы, изображающих пламя на товарных знаках №№ 391296 и 600069.

Таким образом, ни цветовая гамма сооружений АЗС истца и ответчика, ни охраняемое товарными знаками истца изображение пламени на желтом фоне не являются сходными до степени смешения.

При изложенных обстоятельствах суд считает, что истцом не доказано нарушение ответчиком положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать компенсации в размере до 5 000 000 руб. только от нарушителя его исключительных прав.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельствам №№ 391296 и 600069 не доказан, оснований для взыскания заявленной суммы также не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

Е.М. Гуткович