Решение № А04-6315/13 от 28.11.2013 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Технологии продвижения» (далее ООО «Технологии продвижения», истец) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (далее ООО «Амурский журнальный холдинг», ответчик) об обязании ответчика прекратить действия по изданию журнала с использованием дизайна журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», запретить  ответчику  использовать  дизайн и  логотип журнала  «BOUTIQU коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет, обязании  ответчика выплатить  в  пользу  истца  компенсацию  за нарушение указанного права в сумме 1 000 000 рублей, изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика всех экземпляров журнала «LaBoutique», изданных с нарушением исключительных прав истца.

В обоснование иска истец указал, что является обладателем исключительного права на дизайн-проект (макет) журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги».

В сентябре 2012 года посредством электронной почты в адрес истца обратился генеральный директор ООО «Амурский журнальный холдинг», являющийся главным редактором журнала «LaBoutique», предложивший рассмотреть вопрос о сотрудничестве по системе франчайзинга, возможность использования авторского формата, логотипа, контента, дизайна и содержания журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» с целью издания указанного журнала в Амурской области.

Истец указал, что отказал ООО «Амурский журнальный холдинг» в заключении договора и не давал согласия на использования объекта исключительного права, однако, позже в сети Интернет появилась электронная версия журнала «LaBoutique», дизайн названия на обложке и внутреннего наполнения повторяющий дизайн журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги». Кроме того, в апреле 2013 года в городе Благовещенске появился печатный журнал, идентичный его электронной версии, дизайн которого повторял дизайн журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги».

Истец обращался в адрес ответчика с письменными требованиями о прекращении использования объекта исключительного права (дизайна журнала) и о выплате ему компенсации в размере 1 000 000 руб., которые были оставлены ответчиком без удовлетворения, в связи с чем ООО «Технологии продвижения», руководствуясь статьями 12, 15, 1229, 1250, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обратилось в суд с настоящим исковым заявлением.

В судебном заседании 21.11.2013 истец на удовлетворении исковых требований настаивал, представил письменное объяснение, в котором указал признаки использования ответчиком дизайна и логотипа журнала, издаваемого истцом, а также на то, что ответчиком по требованию об изъятии из оборота и уничтожении всех экземпляров журнала «LaBoutique» является ООО «Амурский журнальный холдинг».

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил письменный отзыв на иск, поддержал позицию, изложенную в нем, просил в связи с отсутствием в деле достаточных и необходимых доказательств, позволяющих сделать однозначные и объективные выводы о том, что ООО «Амурский журнальный холдинг» были нарушены авторские права ООО «Технологии продвижения» на его интеллектуальную собственность (произведение литературы), а именно при подготовке номера журнала «LA BOUTIQUE № 3» скопирован журнал «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», в удовлетворении заявленных требований отказать.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Согласно свидетельству о регистрации средства массовой информации от 01.09.2011 ПИ № ФС77-46377, выданному Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, учредителем рекламного СМИ - журнал BOUTIQUE коллекция товары & услуги, является общество с ограниченной ответственностью «Технологии продвижения», территорией распространения – Российская Федерация.

В соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации от 22.05.2012 ПИ № ТУ 28-00198 общество с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» является учредителем периодического печатного издания – журнала «LaBoutique», территорией распространения которого является Амурская область.

В сентябре 2012 года ООО «Амурский журнальный холдинг» посредством электронной почты обратилось в адрес ООО «Технологии продвижения» с предложением о сотрудничестве по системе франчайзинга с целью использования авторского формата, логотипа, контента, дизайна и содержания журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» и издания журнала в Амурской области, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра письменных доказательств – информации в сети Интернет.

Как следует из материалов дела и пояснений сторон, каких-либо договорных отношений или соглашений с ООО «Амурский журнальный холдинг» относительно передачи истцом ответчику исключительных прав не имеется.

Таким образом, ООО «Технологии продвижения» не отчуждало и никаким другим способом не передавало права на использование дизайна и  логотипа журнала  «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет.

Обнаружив факт нарушения исключительных прав ООО «Технологии продвижения» в виде загрузки ООО «Амурский журнальный холдинг» в сети  Интернет электронной версии журнала «LaBoutique», дизайн названия на обложке и внутреннего наполнения которого повторяли дизайн журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги»,  истец 15.04.2013 обратился с заявлением в Дальневосточную торгово-промышленную палату о проведении сравнительного анализа названия журнала «BOUTIQUE разумный выбор коллекция товары & услуги» и журнала «la' BOUTIQUE shopping guide Благовещенск».

Из письменного ответа Дальневосточной торгово-промышленной палаты от 18.04.2013 (исх. № 208) следует, что степень сходства слов «BOUTIQUE» и «1а' BOUTIQUE» определена как сходство до степени смешения.

Также в материалы дела истцом представлено заключение специалиста – члена РОО «Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных», регистрационный № 910, который провел анализ возможного нарушения исключительного права на произведение литературы – (журнал BOUTIQUE, издатель – ООО «Технологии продвижения») организацией – ООО «Амурский журнальный холдинг», издающей журнал La'BOUTIQUE. Согласно указанному заключению от 31.05.2013 в результате проведенного анализа был сделан вывод о нарушении исключительного права правообладателя ООО «Технологии продвижения» на основании статьи 1229 ГК РФ «Исключительное право», статьи 1256 ГК РФ «Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации».

Полагая, что ООО «Амурский журнальный холдинг» незаконно использует дизайн и  логотип журнала  «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», сходное до степени смешения с дизайном и логотипом журнала «LaBoutique», истец обратился в Арбитражный суд Амурской области  с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, оценив изложенные обстоятельства и имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, в соответствии с предписаниями статьи 71 АПК РФ, суд считает исковые требования в части обязания ответчика прекратить действия по изданию журнала с использованием дизайна журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», запрета  ответчику  использовать  дизайн и  логотип журнала  «BOUT1QU коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет, уничтожения за счет ответчика всех экземпляров журнала «LaBoutique», изданных с нарушением исключительных прав истца, обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются, в том числе, фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Согласно статья 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности практическая реализация дизайнерского проекта.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными достепени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» права и обязанности учредителя и редакции, предусмотренные настоящим Законом, возникают с момента регистрации средства массовой информации, а предусмотренные уставом редакции - с момента его утверждения.

Поскольку название средства массовой информации используется для его индивидуализации, к нему может быть применено положение статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (20.03.1883), предусматривающее его защиту. В соответствии с названной статьей Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из заключения Дальневосточной торгово-промышленной палаты от 18.04.2013 (исх. № 208) основное название журнала «BOUTIQUE разумный выбор коллекция товары & услуги» представлено словом «BOUTIQUE». В транскрипции слово звучит как [buiik], транслитерация буквами русского алфавита - «бутик». Название располагается в верхней части обложки журнала. Слово написано латинскими заглавными буквами, оригинальным черным шрифтом, с выделением красным цветом букв «IQ».

Основное название журнала «la' BOUTIQUE shopping guide Благовещенск» представлено словом «la' BOUTIQUE». В транскрипции слово звучит как [la butik], транслитерация буквами русского алфавита - «ля бутик». Название расположено в верхней части обложки журнала. По отношению к элементу «la'» слово «BOUTIQUE» является доминирующим, а элемент «la'» мелким шрифтом вписан в верхнюю часть буквы «В». Слово «BOUTIQUE» написано латинскими заглавными буквами, оригинальным черным шрифтом, с выделением красным цветом букв «IQ».

Установлено, что слово «boutique» в переводе с французского языка означает «бутик, магазин одежды».

При сравнительном анализе обозначений «BOUTIQUE» и «la' BOUTIQUE» выявлено сходство по фонетическим, графическим и семантическим признакам.

Фонетическое сходство названий указанных журналов обусловлено наличием совпадающих звуков в словах «BOUTIQUE» и «la' BOUTIQUE», наличием совпадающих слогов и их сходным расположением в словах, близостью состава гласных и согласных букв, ударением, которое падает на последний слог в анализируемых словах.

Графическое сходство обусловлено идентичным видом шрифта, которым написаны слова, идентичным графическим написанием характера букв, идентичным расположением букв по отношению друг к другу, сходным расположением названий на обложке, одним и тем же алфавитом, буквами которого написано слово «BOUTIQUE», идентичным цветовым сочетанием слов и общим зрительным впечатлением.

Семантическое сходство слов «BOUTIQUE» и «la' BOUTIQUE» обусловлено их одинаковым смысловым значением и совпадением значений этих обозначений в разных языках.

Элемент «1а'» в названии журнала «la' BOUTIQUE shopping guide Благовещенск» не отделен от слова «BOUTIQUE», а использование мелкого шрифта курсивом и расположение внутри буквы «В» делает этот элемент визуально незначительным. В силу того, что это артикль, элемент «la'» не имеет смыслового значения, не меняет семантику слова «BOUTIQUE». Таким образом, артикль «la'» не придает дополнительную различительную способность названию журнала «la' BOUTIQUE shopping guide Благовещенск».

Судом установлено незаконное использование ответчиком дизайна и логотипа журнала, издаваемого истцом, что подтверждается следующими признаками: выделение букв IQ в наименование журнала, расположение штрих-кода на обложке журнала и его расположение слева-внизу обложки, использование в рекламе изображения фотографии одной модели серого фона (стр. 3-4 журнала ответчика, журнал истца №16 стр. 35-36), формат верстки содержания в виде блоков с использованием сине-красных фоновых полос и белого фона (журнал ответчика стр. 12, 14, 22, 23 журнал истца №1 (11/2011), стр. 4, 6, 7), сходно оформление страницы с выходными данными: выходные данные, изложенные на английском и русском языках, разделяет вертикальная линия, должности указаны красным шрифтом, имена – черным шрифтом, знак «18+» размещен справа от выходных данных (стр. 16 журнала ответчика, журнал истца №1 (11/2012) стр. 8), корешок журнала ответчика выполнен с полным подражанием корешкам журналов истца.

На основании изложенного, суд считает, что журнал «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» и журнал «LaBoutique» по названию и по дизайну похожи визуально до степени смешения, обложка журнала «LaBoutique» частично копирует обложку журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» в оформлении и расположении атрибутов - номера журнала, штрих кода, расположение слов над и под названием журнала, цветовое выделение букв «IQ», также схожи цветовое решение журналов и система расположения материала. Кроме того, тематика журналов, а, следовательно и круг потребителей, являются однородными (реклама, мода, стиль и т.п.).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В ходе рассмотрения настоящего спора сторонами доказательств наличия каких-либо договорных отношений или соглашений относительно передачи истцом ответчику исключительных прав, суду не представлено. Ходатайств о проведении судебной экспертизы для проведения сравнительного анализа журналов участвующими в деле лицами не заявлялось.

Согласно разъяснениям пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, суд считает, что название журнала «LaBoutique», его дизайн является сходным до степени смешения с названием журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» и его дизайном, журнал «BOUTIQUE коллекция товары & услуги» был зарегистрировано ранее (01.09.2011), чем журнал «LaBoutique» (22.05.2012), ООО «Технологии продвижения», имеет приоритет в пользовании объектом интеллектуальных прав и вправе в соответствии 1252 ГК РФ требовать защиты своих интеллектуальных права путем запрета ответчику использовать дизайн и логотип журнала  «BOUTIQUE коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет, а также обязании ответчика прекратить действия по изданию журнала с использованием дизайна журнала «BOUTIQUE коллекция товары & услуги».

В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

На основании изложенного, суд считает исковые требования об обязании ООО «Амурский журнальный холдинг» прекратить действия по изданию журнала с использованием дизайна журнала «BOUTIQUEколлекция товары & услуги»; запрете  ООО «Амурский журнальный холдинг» использовать  дизайн и  логотип журнала  «BOUTIQUЕ коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет; обязании ООО «Амурский журнальный холдинг» изъять из оборота и уничтожить за свой счет все экземпляры журнала «LaBoutique», изданных с нарушением исключительных прав истца, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Рассмотрев требования истца в части взыскания с ООО «Амурский журнальный холдинг» в  пользу  ООО «Технологии продвижения» компенсацию  за нарушение исключительных прав в размере 1 000 000 руб., суд установил следующее.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации за нарушение исключительных прав до 200 000 руб., в остальной части иска - отказать.

Суд, определяя размер взыскиваемой компенсации в 200 000 руб., принял во внимание, что ответчиком произведен один выпуск журнала, который  на бумажном носителе распространен на территории Амурской области, а также отсутствие доказательств нарушения ответчиком исключительных прав ранее. Суд полагает, что указанная сумма с учетом характера нарушения, вероятных убытков правообладателя является разумной и справедливой.

Согласно статье 101 АПК РФ к судебным расходам относится государственная пошлина.

Истец предъявил несколько требований: имущественного характера и неимущественного характера.

Пунктом 1 части 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Истцом по платежному поручению № 281 от 20.08.2013 и чеку-ордеру от 02.10.2013 уплачена государственная пошлина в сумме 35 000 руб.

Пунктом 4  части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при подаче исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, государственная пошлина уплачивается в размере 4000 руб.

Таким образом, размер государственной пошлины по иску по требованиям неимущественного характера составляет в сумме 12 000 руб.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ государственная пошлина по иску по требованию имущественного характера в размере 4600 руб. подлежит отнесению на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований и подлежит взысканию с него в пользу истца, расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 400 руб. относятся на истца в связи с частичным удовлетворением исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав.

Таким образом, в связи с удовлетворением требований истца неимущественного характера в полном объеме и частичным удовлетворением заявленных требований в части требований имущественного характера, государственная пошлина в размере 16 600 руб. подлежит отнесению на ответчика и взысканию с него в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) прекратить действия по изданию журнала с использованием дизайна журнала «BOUTIQUEколлекция товары & услуги».

Запретить  обществу с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>)  использовать  дизайн и  логотип журнала  «BOUTIQUЕ коллекция товары & услуги», в том числе в сети Интернет.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) изъять из оборота и уничтожить за свой счет все экземпляры журнала «LaBoutique», изданных с нарушением исключительных прав истца.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>)  в  пользу  общества с ограниченной ответственностью «Технологии продвижения» (ИНН <***>, ОГРН <***>)  компенсацию  за нарушение исключительных прав в размере 200 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурский журнальный холдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технологии продвижения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 16 600 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                   О.П. Косарева