Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин» (ИНН <***>, ОГРН<***>) (далее - ООО «ВЗС», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Осколсельмаш» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее - ООО «Осколсельмаш», ответчик) использовать обозначение, сходное со степени смешения с товарным знаком «ПЗС» №608839 и взыскании с ООО «Осколсельмаш» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ПЗС» №608839 в размере 1 716 666 руб. 66 коп.

В судебном заседании представители истца требования поддержали, полагают ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот товара к продаже, а также на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, и реализуются.

Представители ответчика в судебном заседании требования истца не признали, полагают сходство между товарным знаком истца и спорным обозначением отсутствует, пояснили, что название погрузчика зерна электрического самоходного производительностью 200 тонн зерна в час («ПЗЭС-200») присвоено органом стандартизации на основании соответствующих нормативов, также указали, что до момента регистрации истцом спорного товарного знака ответчиком в течении длительного срока осуществлялось серийное производство и реализация сельскохозяйственной техники с указанным обозначением, о чем было известно истцу, полагают действия истца по регистрации спорного товарного знака недобросовестным поведением, направленным на устранение с рынка аналогичной им продукции, а действия по обращению с иском, как недобросовестную конкуренцию.

Исходя из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «ПЗС» №608839, который зарегистрирован 15.03.2017 для товаров 7 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные, зернометатели», дата приоритета - 10.06.2015.

Установив, что ответчиком при маркировки продукции незаконно используется товарный знак «ПЗС» №608839, истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой предложено в добровольном порядке выплатить ООО «ВЗС» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5000000 руб., а также прекратить использование товарного знака №608839, прекратить и изъять из оборота продукцию, маркированную товарным знаком №608839, уничтожить ее и предоставить письменные разъяснения с течение 5 рабочих дней.

Поскольку настоящая претензия оставлена ответчиком без ответа и рассмотрения, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд приходит к следующему.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Товарный знак «ПЗС» является комбинированным товарным знаком и содержит в себе словесные и изобразительные элементы. В нем использованы следующие цвета: жёлтый, белый, зелёный, чёрный, красный. В товарный знак «ПЗС» включены следующие изобразительные элементы: на зеленом квадрате с желтым контуром размещен элемент в виде черной шестеренки, который окружен четырьмя элементами в виде колосьев желтого цвета, а в центре шестеренки вписан желтый круг с черно-белым контуром. На указанном круге размещен словесный элемент «ПЗС», который выполнен заглавными красными прямыми буквами без засечек. Обозначение воспринимается в целом как герб с аббревиатурой. Словесный элемент не представляется как безусловно доминирующий.

Обозначение «ПЗЭС-200», используется ООО «Осколсельмаш» для индивидуализации товаров в виде простого словесного обозначения без какой- либо графики. Шрифт словесного обозначения - классический с засечками, используются заглавные буквы русского алфавита и цифры. Обозначение воспринимается в целом как аббревиатура, название оборудования, характеризующая его назначение и характеристики.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

В свою очередь, согласно п. 3 Методических рекомендаций по тождеству и сходству сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств.

Согласно п. 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по тождеству и сходству для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом следует иметь в виду, что словесные и комбинированные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера.

К слабым элементам, в частности, относятся:

-часто используемые в товарных знаках составные части слов, характерные для определенной сферы деятельности, такие как -фарм, -трон, - мед, -дент, карб- и т.д.;

-неохраняемые слова (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE),

-знаки препинания, математические символы (+, !,?,&, @).

В соответствии с п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций по тождеству и сходству при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1)вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2)являющихся общепринятыми символами и терминами;

3)характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4)представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно п. 34 Правил, в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Слабые элементы обладают слабой различительной способностью. Названные в п. 34 Правил элементы вовсе не обладают различительной способностью. Они могут быть включены в товарный знак в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Как правило неохраняемые элементы не влияют на различительную способность обозначения в целом (если не занимают в нем доминирующего положения), не увеличивают и не уменьшают ее, не играют существенной роли в вопросах сходства товарного знака, в который входит такой элемент, с другими обозначениями.

В соответствии с п. 2.1.2 раздела IV Руководства по регистрации к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения.

Также согласно п. 2.6 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений буквы и цифры отнесены Правилами к тем обозначениям, которые могут быть признаны не обладающими различительной способностью. Для того, чтобы буквам и/или цифрам могла быть предоставлена правовая охрана, они не должны быть полностью описательными либо вводящими в заблуждение относительно товаров. Различительная способность обозначений, включающих буквы и/или цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение изображений.

Не может, в частности, предоставляться правовая охрана буквам и/или цифрам, указывающим на качество и свойства товаров, если они не выполняют различительную функцию товарного знака.

Следовательно, для предоставления правовой охраны отдельным сочетаниями букв и цифр необходимо оригинальное их графическое исполнение и отсутствие описательного характера.

Кроме того, неохраняемыми элементами на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ являются элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Такие элементы являются описательными в соответствии с п. 2.5 раздела IV Руководства по регистрации, п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций по тождеству и сходству, п. 2.1.2 раздела II Руководства по экспертизе и п. 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений.

Согласно п. 2.5 раздела IV Руководства по регистрации к характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующего положения.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, может ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товара.

Заявленным обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар.

Также не предоставляется правовая охрана обозначениям, включающим элементы, характеризующие товары, если указанные элементы занимают в них доминирующее положение.

В ходе проведения проверки заявленных обозначений в целях определения, является ли обозначение или его элементы, характеризующими товар, следует руководствоваться информацией из энциклопедий, справочников, специализированных словарей, и их электронных версий в сети Интернет.

Вывода о возможности восприятия заявленного в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта товара может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака.

Данные правила основаны на положении ст. 6 quinquies Парижской конвенции.

В соответствии с п. 7.1.2.1 раздела IV Руководства по регистрации, п. 4 Методических рекомендаций по тождеству и сходству сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Согласно п. 3 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017 г. общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

-наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

-близость звуков, составляющих обозначения;

-расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

-наличие совпадающих слогов и их расположение;

-число слогов в обозначениях;

-место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

-близость состава гласных;

-близость состава согласных;

-характер совпадающих частей обозначений;

-вхождение одного обозначения в другое;

-ударение.

На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация.

При этом в ходе анализа целесообразно учитывать правила произношения слов иностранного происхождения, особенно в случае, когда речь идет о заимствованиях или словах общей лексики, произношение которых известно российским потребителям.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

-общее зрительное впечатление;

-вид шрифта;

графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или

-письменные, заглавные или строчные);

-расположение букв по отношению друг к другу;

-алфавит, буквами которого написано слово;

-цвет или цветовое сочетание.

Учитывая вышеперечисленные признаки, данные обозначения признаны сходными до степени смешения с точки зрения графики:

При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

-подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

-совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

-противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Обозначение, состоящее из нескольких слов, может представлять собой словосочетание. В таком случае необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его.

Положения законодательства, не допускающие регистрацию на имя разных лиц в отношении однородных товаров тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, призваны защищать интересы как правообладателя исключительного права на товарный знак, так и потребителя, не допуская возможности обозначения однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится в отношении однородных товаров и услуг.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами также следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о происхождении этих товаров из одного и того же предприятия или из экономически связанных предприятий.

Согласно п. 45 Правил, под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю.

Что касается термина «однородный», то в толковых словарях русского языка даются следующие определения термина «однородный»:

-относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду;

-одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей;

-одинаковый, похожий на другого, на другое.

В соответствии с п. 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

-род (вид) товаров;

-назначение товаров;

-вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации. Например, краскам, олифам, лакам могут сопутствовать в торговле препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. В связи с этим могут быть признаны однородными «лаки» (2 класс МКТУ) и «пасты для полирования» (3 класс МКТУ).

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

При определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

При непосредственном сравнении представленных на экспертизу обозначений необходимо установить, соответствует ли зарегистрированный товарный знак № 608839 критериям охраноспособности, перечисленным в п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Товарный знак за №608839 является комбинированным в его состав входят сочетания букв и изобразительные элементы.

К изобразительным элементам относятся: квадрат, колосья, шестеренка, круг. Указанные элементы выполнены каждый отдельным цветом без изменения оттенков, некоторые элементы имеют границы. Словесным элементом является аббревиатура «ПЗС», не обладающая признаками изобразительного элемента, то есть не имеющая особенностей художественного оформления.

Среди указанных элементов особого внимания заслуживает словесный элемент. Он представляет собой сочетание трех согласных букв, которые написаны обычным шрифтом красного цвета на контрастном фоне и не отличаются оригинальностью исполнения.

Данное буквенное сочетание не обладает словесным характером. Такое сочетание букв не может быть словом даже при учете того, что это фантазийная лексическая единица, придуманная авторами данного обозначения или правообладателем, так как оно не содержит ни одной гласной буквы, позволяющей комбинации букв обрести признаки слова.

Слово как лексическая единица должно обладать определёнными свойствами и выполнять необходимые функции, в том числе следующими основными:

-номинативная функция (отражать явление объективной реальности);

-семантическая форма (наличие лексического, грамматического, структурного значения);

фонетическая форма и возможность воспроизведения (оформленность и

-устойчивость звучания при воспроизведении, наличие постоянного ударения) и др.

Словесный элемент «ПЗС» не отвечает ни одному из перечисленных признаков, поэтому возможно даже без анализа остальных свойств слова как лексической единицы сказать, что словесный элемент «ПЗС» не обладает словесным характером.

Как указывается в п. 2.6 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений вывод об отсутствии различительной способности нецелесообразно обосновывать исключительно общим количеством букв и/или цифр в обозначении или их неудобопроизносимостью. Например, может быть предоставлена правовая охрана обозначениям, представляющим собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр, а также их пространственное расположение в обозначении. Различительная способность обозначений, включающих буквы и/или цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение изображений.

Однако, словесный элемент «ПЗС» не является характерным запоминающимся чередованием букв, как, например, обозначение «BMW» / «БМВ», которое в силу своего распространения и длительного употребления знакомо не только автовладельцам, но и потребителям, которые не владеют автомобилем/мотоциклом и не планируют их покупать. Кстати, обозначение «BMW» является аббревиатурой - Bayerische Motoren Werke (с нем.- «Баварские моторные заводы»).

Также словесный элемент «ПЗС» не занимает какое-то особое пространственное положение в обозначении, которое могло бы повысить его различительную способность.

Поэтому необходимо прийти к выводу, что словесный элемент «ПЗС» не обладает различительной способностью, не может являться охраноспособным элементом товарного знака «ПЗС», так как у него нет словесного характера и уникального графического исполнения, кроме того, он не занимает особое пространственное положение в товарном знаке и не представляет собой характерное запоминающееся чередование букв.

Кроме того, словесный элемент «ПЗС» является аббревиатурой, расшифровка которой указывает на конкретный товар, а именно: погрузчик- зернометатель скребковый.

Продукция под обозначением «ПЗС» предлагается к продаже на сайте правообладателя товарного знака № 608839 ООО «Воронежский завод сельхозмашин»: http://vzsm.su/category/зepнoмeтaтeли/.

На данной странице изображаются зернометатели (погрузчики- зернометатели скребковые) различной мощности. Все они обозначаются через аббревиатуру «ПЗС», которая расшифровывается как «погрузчик-зернометатель скребковый», и число, обозначающее производительность за 1 ч работы (вес собираемого и погружаемого зерна в тоннах).

Следовательно, словесный элемент «ПЗС» товарного знака № 608839, который зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ, а именно «машины сельскохозяйственные, зернометатели», является описательным для данных товаров, так как характеризует их, указывает на их вид, свойства, назначение, является простым наименованием группы товаров.

Таким образом, на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ словесный элемент «ПЗС» может быть включен в товарный знак № 608839 только как неохраняемый элемент, не имеющий различительной способности.

Аналогичным образом словесное обозначение «ПЗЭС-200» является описательным, характеризующим товары ООО «Осколсельмаш». ПЗЭС-200 расшифровывается как погрузчик зерна электрический самоходный производительностью 200 т/ч. Это подтверждается:

- сертификатом соответствия Таможенного союза ЕАЭС № ТС RU С- RU.AE81.B.02302 серия RU № 0177761, в котором указано, что продукция Общества с ограниченной ответственностью «Осколсельмаш» соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а именно: «Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200»;

- сертификатом соответствия № СДС СХТ nH.RU.OC01.H0414 сроком действия с 26.01.2012 по 25.01.2015 № 001310 и приложением к нему, в которых указано, что продукция Общества с ограниченной ответственностью «Осколсельмаш» соответствует требованиям нормативных документов ТУ 4749- 003-86747346-2011 п.п. 1.2.14; 1.2.16; 1.2.17; 1.2.18; 1.2.19; 1.2.22; 1.2.23, а именно: «Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200»;

- актом о результатах анализа состояния производства в ООО «Осколсельмаш», подготовленным Органом по сертификации сельскохозяйственной техники государственного испытательного центра (ОС СХТ ГИЦ), экспертом ФИО5, которым установлена возможность выдачи сертификатов соответствия на «Погрузчик зерна навесной ПЗН-250», «Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50», «Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200», изготавливаемые ООО «Осколсельмаш».

Называть таким образом (через аббревиатуры и сокращения) промышленное и хозяйственное оборудование — это весьма распространенная практика в советском и российском производстве. Благодаря такой практике в названии сокращенно отображаются характеристики товара, а специалист может определить, какими свойствами обладает товар, для чего он предназначен и пригоден ли он для поставленной задачи. Например, из названия «ПЗС-200» и «ПЗЭС-200» очевидно следует то, что данные изделия имеют производительность 200 тонн в час. Фантазийные названия не позволили бы получить такую информацию о товаре, для этого было бы необходимо изучать их техническую документацию.

Как можно заметить, во всех случаях название изделия образовано путем сложения первых букв описательного наименования товара в аббревиатуру. Стоит также заметить, что в описательных наименованиях данных товаров и в исследуемых обозначениях используются сходные по смыслу слова - зернометатель, погрузчик, самоходный, самопередвижной.

Следовательно, как само название оборудования («погрузчик- зернометатель скребковый» либо «погрузчик зерна электрический самоходный»), так и аббревиатура этого названия являются описательными элементами, характеризующими товар.

Таким образом, на сравнение представлены два обозначения, комбинированное и словесное, каждое из которых содержит неохраняемый словесный элемент. Данный факт необходимо учитывать при проведении непосредственного сравнения обозначений.

Составление полной характеристики обозначений, представленных для исследования, позволяет перейти к их непосредственному сравнению друг с другом.

Комбинированный товарный знак сравнивается с теми видами обозначений, которые входят в него как составные элементы. Следовательно, товарный знак № 608839 может сравниваться со словесными и графическими обозначениями. Представленное для исследования обозначение «ПЗЭС-200» является словесным. Поэтому непосредственное сравнение объектов исследования проводится в первую очередь по критериям сходства словесных обозначений, указанных в Правилах, Руководстве по регистрации и Методических рекомендациях по тождеству и сходству. Однако, нельзя умалять значение и изобразительных элементов, элементов оформления. Их значение необходимо установить при рассмотрении вопроса о сходстве обозначений в целом.

Исследуя звуковое (фонетическое) сходство охраняемых словесных элементов обозначений, следует проанализировать их звучание при произнесении:

Товарный знак «ПЗС» [ПЭ-ЗЭ-ЭС]

Обозначение «ПЗЭС-200» [ПЭ-ЗЭ-Э-ЭС-ДВ’ЭС’ТИ]

Сравнение показывает, что сравниваемые словесные элементы содержат разное количество звуков и слогов (3 против 6), разный состав гласных и согласных букв, ударение, разный характер элементов, входящих в обозначения (аббревиатура в первом случае и аббревиатура с числом - во втором).

Анализ сходства обозначений до степени смешения должен проводиться без отрыва от фактических обстоятельств, влияющих на восприятие обозначений. Как было установлено, сравниваемые словесные элементы обозначают тип оборудования. Покупателем такой продукции является, как правило, владелец предприятия в сфере сельского хозяйства или профессиональный управляющий. Такой потребитель, безусловно, интересуется характеристиками приобретаемого оборудования, то есть для него имеет значение производительность погрузчика. Учитывая назначение и круг потребителей оборудования, маркируемого данными обозначениями, можно прийти к выводу о том, что потребители чётко произносят букву «Э» в аббревиатуре «ПЗЭС-200», поскольку данная буква является сокращением от слова «электрический», то есть указывает на важную характеристику товара.

Кроме того, число «200» в названии продукции для такого потребителя - это не фантазийное обозначение (для придания видимой значимости), а вполне конкретная характеристика. Услышав название оборудования, которое звучит как [ПЭ-ЗЭ-Э-ЭС], информированный потребитель представит скорее класс оборудования, а не конкретный товар. Но если прозвучит название [ПЭ-ЗЭ-Э- ЭС-ДВ’ЭС’ТИ], то в сознании потребителя сразу возникнет конкретное устройство (его вид) по погрузке зерна с производительностью в 200 т/ч.

В результате, можно установить, что для потребителя соответствующей продукции данные обозначения будут отличаться при произношении ввиду наличия во втором случае важного для данных обозначений элемента, обозначающего производительность устройства, а также ввиду описанных в применяемых правовых актах обстоятельств: разного количества звуков и слогов, разного состава гласных и согласных букв, разного ударения, разного характера составных элементов.

Общее зрительное впечатление, производимое обозначениями, сильно отличается благодаря наличию в товарном знаке «ПЗС» многочисленных особенностей оформления. Так, словесный элемент «ПЗС» в товарном знаке № 608839 написан буквами красного цвета, он расположен на желтом фоне, по центру круга, имеющего черно-белую границу и вписанного в сложную геометрическую фигуру (шестеренку), вокруг словесного элемента располагаются другие графические элементы, влияющие на его восприятие.

Словесный элемент «ПЗС» в товарном знаке № 608839 написан буквами русского алфавита без засечек, а словесное обозначение «ПЗЭС-200» имеет засечки. Значит, сравниваемые словесные элементы написаны разным шрифтом.

Важными отличиями являются символьный состав, длина и внешние очертания словесных элементов. В товарном знаке № 608839 словесный элемент «ПЗС» имеет только 3 символа - это буквы «П», «3» и «С». В словесном обозначении «ПЗЭС-200» присутствует 8 символов: 4 буквы «П», «3», «Э» и «С», дефис, а также 3 цифры - «2», «0» и «0». Более длинное обозначение воспринимается потребителем зрительно иначе, нежели короткое.

Следовательно, потребитель по-разному воспримет сравниваемые словесные элементы относительно их визуальной составляющей за счет отличающегося цветового сочетания, композиции, наличия графических элементов, окружающих словесный элемент товарного знака № 608839, разного состава букв, цифр.

Исследуя семантическое (смысловое) сходство словесных элементов представленных на экспертизу обозначений, следует отметить следующее.

Значение аббревиатуры «ПЗС» в товарном знаке № 608839 было установлено ранее при оценке охраноспособности данного элемента. Буквенное сочетание «ПЗС» является сокращением от «погрузчик-зернометатель скребковый». В следствие распространенной практики присвоения устройствам названий в виде аббревиатур от их описательного обозначения данное название может восприниматься только как аббревиатура от «погрузчик-зернометатель скребковый», а не как фантазийное сочетание букв, не имеющее смыслового содержания. Наличие семантической составляющей в обозначении подтверждается тем, что сам правообладатель товарного знака использует данный словесный элемент только как аббревиатуру и продвигает товары на рынке под этой аббревиатурой.

Значение словесного элемента «ПЗЭС-200» также следует из имеющих материалов экспертизы (сертификата соответствия Таможенного союза ЕАЭС № ТС RU C-RU.AE81.B.02302 серия RU № 0177761; сертификата соответствия № СДС СХТ nH.RU.OC01.H0414 сроком действия с 26.01.2012 по 25.01.2015 №001310 и приложения к нему; акта о результатах анализа состояния производства в ООО «Осколсельмаш», подготовленного Органом по сертификации сельскохозяйственной техники государственного испытательного центра (ОС СХТ ГИЦ), экспертом ФИО5). В указанных официальных документах обозначение ПЗЭС-200 используется исключительно, как аббревиатура, обозначающая «Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200».

Таким образом, можно сравнить семантическую составляющую представленных на экспертизу обозначений.

Товарный знак «ПЗС»

Словесное обозначение «ПЗЭС-200»

«ПЗС»

«ПЗЭС-200»

Погрузчик-зернометатель скребковый

Погрузчик зерна электрический самоходный (производительность 200 т/ч)

Очевидно, что название оборудования «Погрузчик-зернометатель скребковый» имеет иной смысл, нежели «Погрузчик зерна электрический самоходный (производительность 200 т/ч)». Оба названия относятся к погрузке зерна, но это их единственное сходство. Первое название обозначает класс изделий, второе относится к конкретному виду. Первое включает в себя область изделий со скребком как основным элементом механизма, отличающим данный класс изделий от остальных, второе не подразумевает обязательное наличие скребка в конструкции. Также второе указывает на связь с электричеством и такую характеристику, как «самоходный», о чем не упоминается в первом названии. Кроме того, первое не содержит информации о производительности изделия, что важно для потребителя данного вида продукции, как было установлено ранее.

Следовательно, данные названия содержат большое количество различий по многим критериям, не позволяющим установить сходство по семантическому признаку.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют очевидные отличия по звуковому, графическому и смысловому признакам. Товарный знак «ПЗС» произносится быстрее, он имеет меньше звуков, он иначе воспринимается информированным потребителем и вызывает ассоциации, отличные от тех, которые возникают при произнесении названия «ПЗЭС-200», отличающегося не только иным фонетическим составом, но и наличием дополнительных важных элементов, а именно обозначения производительности. Наличие дополнительной гласной буквы и цифр в словесном обозначении «ПЗЭС-200», иного внешнего контура и цветового сочетания говорит об отсутствии сходства по графическому признаку. А разница в смысловом наполнении сравниваемых обозначений, представляющих собой исключительно аббревиатуры, говорит об отсутствии сходства по семантическому признаку. Поэтому следует заключить, что по трем установленным Правилами, Руководством по регистрации и Методическими рекомендациями по тождеству и сходству критериям словесное обозначение «ПЗЭС-200» не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком «ПЗС».

Говоря об сходстве обозначений, стоит рассмотреть, производят ли сравниваемые обозначения одинаковое общее впечатление, ассоциируются ли они друг с другом в целом, не опираясь на каждый из названных критериев по отдельности, может ли у потребителя возникнуть понимание того, что товары, маркируемые данными обозначениями, могут являться продукцией одного производителя.

Очевидно, что такое понимание возникнуть не может, так как данные обозначения производят разное общее впечатление. Оно отличается благодаря тому, что товарный знак «ПЗС» является комбинированным и состоит не только из словесного, но и графических элементов. Причем словесная часть является незначительной, она не обладает различительной способностью и является неохраняемой. Основное внимание приковывается к визуальной составляющей товарного знака, она в большей степени выполняет индивидуализирующую функцию обозначения и способна отличить товары данного производителя. Словесный элемент является описательным, так как характеризует товары, которые производятся не только правообладателем товарного знака, но и другими лицами, в следствие чего, выполнить индивидуализирующую функцию не может.

Словесное обозначение «ПЗЭС-200» является простым, не включает в себя никаких других элементов, кроме сочетания букв (аббревиатуры) «ПЗЭС» и числа «200». Оно также является описательным и указывает на вид товара, его назначение, свойства, характеристики, оно является неохраняемым и в таком виде не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Между сравниваемыми обозначениями есть только одно общее свойство - наличие словесного элемента со сходным составом согласных. Но:

- исходный состав согласных еще не говорит о сходстве словесных элементов;

- словесные элементы не являются сходными до степени смешения по установленным критериям сходства;

- словесные элементы являются неохраняемыми.

Исходя из этого, единственным аргументом в пользу сходства сравниваемых обозначений может быть названо только сомнительное сходство описательных слабых элементов, которые являются неохраняемыми в обозначениях. Данная ситуация сходна с той, как если бы на сравнение были представлены две обертки от конфет с разным названием, орнаментом, композицией, цветовым сочетанием и прочими значимыми элементами, но совпадали бы только одним словесным элементом - «конфеты», размещенном на этих обертках. Подобные описательные элементы могут включатся в состав обозначений, но они не выполняют индивидуализирующей функции. Их сходство не влияет на общий вывод о сходстве обозначений до степени смешения, а вывод об обратном противоречит здравому смыслу.

Однородность товаров проверяется на основании Методических рекомендаций по определению однородности.

Согласно п. 7.2.4.3 Руководства по регистрации для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки, которые могут учитываться экспертом.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Необходимо отдельно заметить, что в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

Товарный знак «ПЗС» зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ: машины сельскохозяйственные, зернометатели.

Обозначение «ПЗЭС-200» применяется к товарам: погрузчик зерна электрический самоходный.

Однородность указанных товаров следует из того, что они принадлежат к одному роду сельскохозяйственных машин и одному виду погрузчиков зерна.

Однако однородность товаров не усиливает сходство данных обозначений ввиду того, что они относятся к товарам производственно-технического назначения. Это дорогостоящее оборудование, которое покупается фермерами (профессиональными покупателями) поштучно и весьма редко. Приобретение одного такого зернометателя равносильно приобретению автомобиля для рядового потребителя, так как стоимость зернометателей достигает нескольких сотен тысяч рублей. Прайс-лист на продукцию правообладателя ООО «ВЗС» размещен на обозреваемом ранее сайте http://vzsm.su/прайс/лист/. К примеру, зернометатель с производительностью 200 т/ч «Зернометатель ПЗС-200 (РМ6,4) «Вулкан» стоит 462 ООО рублей. Некоторые фермеры могут копить несколько лет на такое оборудование, или брать долгосрочные кредиты. Поэтому к покупке подобных средств производства покупатели подходят очень внимательно и долго разбираются в ассортименте и предложениях различных производителей перед покупкой. Такое приобретение не может быть спонтанным, эмоциональным. Покупатель зернометателя очень избирателен и нетороплив.

Посему выходит, что однородность сравниваемых товаров не только не обуславливает сходство обозначений, но и объясняет причины того, что такое сходство в глазах осмотрительного и внимательного потребителя данной группы товаров просто невозможно.

Поэтому следует прийти к однозначному выводу о том, что сравниваемые обозначения ни по отдельным критериям сходства, ни при сравнении в целом не являются сходами до степени смешения. Словесные элементы сравниваемых обозначений являются простыми указаниями на товар и не могут говорить о сходстве товарного знака № 608839 с обозначением «ПЗЭС-200».

Таким образом, используемое ООО «Осколсельмаш» словесное обозначение «ПЗЭС-200» не является сходным до степени смешения с товарным знаком РФ № 608839.

Об этом свидетельствуют очевидные отличия по звуковому, графическому и смысловому признакам. Товарный знак «ПЗС» произносится быстрее, он имеет меньше звуков, он иначе воспринимается информированным потребителем и вызывает ассоциации, отличные от тех, которые возникают при произнесении названия «ПЗЭС-200». Наличие дополнительной гласной буквы и цифр в словесном обозначении «ПЗЭС-200», иного внешнего контура и цветового сочетания говорит об отсутствии сходства по графическому признаку. А разница в смысловом наполнении сравниваемых обозначений, представляющих собой исключительно аббревиатуры, говорит об отсутствии сходства по семантическому признаку.

В соответствии с действующим законодательством вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общее впечатление на потребителя, их невозможно перепутать. Это происходит за счет того, что товарный знак «ПЗС» является комбинированным, доминирующими в нем являются графические символы, а словесный элемент имеет слабую различительную способность и является неохраняемым. Словесное обозначение «ПЗЭС-200» не содержит графических элементов.

Сходство сравниваемых обозначений не может быть основано на близости лишь словесных элементов «ПЗС» и «ПЗЭС-200», так как это слабые элементы обозначений. Они являются простым сочетанием букв и цифр, не имеющих словесного характера и особенного графического исполнения. Они являются также описательными, указывают на вид, назначение, свойства товара. Оценивание сходства обозначений по слабому описательному элементу противоречит нормам ГК РФ, Правил, и Руководства по регистрации.

Кроме того, товары, которыми маркируются сравниваемые обозначения, являются дорогостоящими товарами производственно-технического назначения. Следовательно, их покупателем является профессионал, а при выборе данных товаров покупатель будет особо избирателен и осмотрителен. Это позволит ему легко увидеть разницу между товарами, маркируемыми товарным знаком «ПЗС» и словесным обозначением «ПЗЭС-200», а также между самими обозначениями.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения изображений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из вышеперечисленных положений. суд полагает, что основания для удовлетворения ходатайства истца и ответчика о проведении экспертизы по делу отсутствуют и возможным определить степень сходства и обозначения товаров на основании материалов дела.

Суд также полагает ссылку истца на представленное заключение эксперта необоснованным, поскольку эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности, а также указанное заключение является неполным поскольку в ходе экспертизы вопрос однородности товарного знака и спорного обозначения экспертном не исследовался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 Кодекса, свидетельствует об их контрафактности.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем, в пункте 62 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В абзаце 2 пункта 3.2 "Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам N СП-21/2 от 21.03.2014, указано, что злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 4 указанной справки, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, действия лица по регистрации товарного знака могут быть признаны судом злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В частности, такие действия признаются злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) при наличии следующих обстоятельств: на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака другое лицо законно и добросовестно использовало соответствующее обозначение без регистрации в качестве товарного знака на протяжении длительного времени; такое обозначение приобрело известность среди потребителей; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать об обстоятельствах, указанных выше; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения.

Исходя из материалов дела, Наименование - Погрузчик зерна электрический самоходный производительностью 200 тонн зерна в час(ПЗЭС-200) было присвоено в 2012г. по факту сертификации организацией по стандартизации., то есть за три года до того как ООО «Воронежский завод сельхозмашин стал обладателем товарного знака №698839, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Согласно п.1.1. ГОСТ 2472.80. Машины и оборудование сельскохозяйственные. Наименования и марки. «Наименование и марка изделию и комплекту оборудования должна присваивать головная организация по стандартизации...»

Присвоение временной марки и условного назначения изделию и комплекту оборудования осуществляют при согласовании проекта технического задания на его разработку. Окончательное присвоение марки и условного названия изделию и комплекту оборудования осуществляют при принятии решения о постановке изделия(комплекта оборудования) на производство в соответствии с ГОСТ 15.001 - 73.

Согласно Сертификата соответствия Российской Федерации(обязательная сертификация) № С- RU. МСОб.В/00028., выданного Федеральным государственным учреждением Государственный испытательный центр» орган по сертификации сельскохозяйственной техники( СС СХТ ГИЦ) Погрузчик зерна электрический самоходный производительностью 200 тонн зерна в час(ПЗЭС-200), изготовителем которого является ООО «Осколсельмаш» на основании Протокола испытаний № 14-80-2011 от 12.12.2011г. и Акта о результатах анализа состояния производства от 20.01.2012г., то есть в установленном порядке прошел сертификацию, имеющему Серийный выпуск, а поэтому присвоение ему указанного наименования является законным, поскольку осуществлялось в установленном порядке.

ООО «Осколсельмаш» осуществляет серийное производство Погрузчика зерна электрического самоходного производительностью 200 тонн зерна в час(ПЗЭС-200) с 2012 года, что подтверждается Сертификатом соответствия № СДС СХТ 1TH.RU.MCX.OC01.H0414 со сроком действия с 26.01.2012г. по 25.01.2015г. №0001310, выданного органом по сертификации сельскохозяйственной техники государственным испытательным центром (ОС СХТ ГИЦ), расположенного по адресу:141500,<...> А.

Срок действия сертификации ПЗЭС - 200 продлен с 06.04.2015г. по 05.04.2020г. Сертификатом соответствия № ТС RU C-RU. АЕ81.В.02302 Серии RU № 0177761, выданного органом по сертификации продукции и услуг ООО «Южный центр сертификации и испытаний», расположенного по адресу: 344000, г. Ростов - на -Дону, пр. Соколова, 58.

А поэтому ООО «Осколсельмаш» использует сокращенное название ПЗЭС- 200 выпускаемого Погрузчика зерна электрического самоходного производительностью 200 тонн зерна в час со времени его серийного производства, то есть с 2012 года.

Истец стал правообладателем товарного знака «ПЗС» № 608839 только 15.03.2015г.

Учитывая, что название погрузчика зерна электрического самоходного производительностью 200 тонн зерна в час (ПЗЭС - 200) присвоенного органом стандартизации на основании соответствующего норматива, то мы обязаны в соответствии с условиями сертификации использовать именно это название с указанием его во всех необходимых документах с момента производства погрузчика до его реализации.

Указанные обстоятельства исключают нарушения обществом «Осколсельмаш» прав на обладание истцом товарного знака, зарегистрированного 10.06.2015г., то есть спустя три года, когда на законном основании ответчик использовал сокращенное наименование погрузчика своего погрузчика зерна электрического самоходного производительностью 200 тонн зерна в час (ПЗЭС-200) с указанием его во всех документах, в том числе при его реализации и рекламе, о чем истец прекрасно знал до выпуска и выбора наименования своей аналогичной продукции и регистрации своего товарного знака «ПЗС». Данный факт подтверждается содержанием рекламно- информационного издания журнала Агромир Черноземья № 10(89) октябрь и № 11(90)ноябрь 2011г., где имелись публикации о серийном производстве ПЗЭС- 200 ООО «Осколсельмаш» и находится реклама истца выпускаемой им продукции, а также Протоколом от 01.03.2015г. тестирования зернометателей ПЗС-200 и ПЗЭС-200 в ООО «Победа» (Ставропольский край, Красногвардейский р-н, с. Ладовская Балка согласно которого зернопогрузчик истца ПЗС-200 и зернопогрузчик ООО «Осколсельмаш» ПЗЭС-200 проходили одновременно тестирование в ООО «Победа» Ставропольского края. О том, что ООО «Осколсельмаш» осуществляет серийный выпуск и реализует ПЗЭС-200 истцу было известно с 2012г., но, тем не менее, он избрал название своего зернопогрузчика, которое указано на его товарном знаке и при этом не усматривал возникновения проблем.

Суд полагает, что выше приведенные доказательства свидетельствуют о большей распространенности и известности зернопогрузчика ПЗЭС-200 «ПЗС», выпускаемого ответчиком с использованием спорного изображения.

Действующая судебная практика выработала правовой подход, согласно которому действия по приобретению хозяйствующим субъектом исключительных прав на товарный знак, который состоит из обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с обозначением, использовавшимся другими хозяйствующими субъектами (субъектом) в качестве средства индивидуализации реализуемых им товаров (оказываемых услуг, работ) на одном рынке, при отсутствии доказательств того, что спорное обозначение приобрело широкую известность только лишь благодаря хозяйственной деятельности формального правообладателя товарного знака до даты подачи заявки и последующей регистрации товарного знака Роспатентом, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, не подлежащим судебной защите (постановления Суда по интеллектуальны правам от 30.11.2017 по делу N А32-24863/2016, от 26.01.2018 по делу N А32-14332/2017).

Суд полагает, что истец и ответчик являются конкурентами, поскольку они производят взаимозаменяемые товары. Ответчик маркирует свой товар спорным обозначением на протяжении длительного времени, объемы выпуска продукции ответчиком являлись существенными, в связи с чем истцу должно было быть известно о деятельности ответчика до даты приоритета спорного товарного знака.

Из совокупности обстоятельств спора усматривается намерение истца воспользоваться деловой репутацией ответчика. Наличие репутации у одного из конкурентов и узнаваемости используемого им обозначения сами по себе не означают, что такое лицо вправе совершать действия, направленные на умаление прав и деловой репутации других конкурентов. Репутация нематериальна и включает в себя узнаваемость используемого обозначения, рынки сбыта, определенный сегмент покупателей и т.д. Посредством присвоения себе результатов деятельности другого лица по продвижению происходит умаление репутации другого лица и, как следствие, увеличение объемов собственных продаж. Поэтому регистрация товарного знака недопустима в тех случаях, когда несколько лиц добросовестно на протяжении длительного времени используют соответствующее обозначение.

Поскольку при регистрации товарного знака истцом допущено злоупотребление правом, суд, руководствуясь положениями п. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ, статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009, считает необходимым отказал истцу в защите его права на товарный знак, а также отклонить сопутствующие исковые требования (требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, об установлении запрета на использование спорного изображения).

При таких обстоятельствах, суд полагает основания для удовлетворения требования истца о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Осколсельмаш» использовать обозначение, сходное со степени смешения с товарным знаком «ПЗС» №608839 и взыскании с ООО «Осколсельмаш» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ПЗС» №608839 в размере 1 716 666 руб. 66 коп., отсутствуют.

Согласно ст.110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "ВЗС" отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в месячный срок.

Судья

Мироненко К. В.