Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Исаковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат» (109316, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) к закрытому акционерному обществу «Хаме Фудс» (601270, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 700 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1 по доверенности от 12.08.2015 № 17-0204-15 (сроком действия на 3 года),

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 03.12.2015 (сроком действия на 2 года), установил.

Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к закрытому акционерному обществу «Хаме Фудс» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Ням-Ням» в размере 700 000 руб.

Заявлением от 20.07.2016 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования и просил взыскать в ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование товарных знаков №333865, 333866 в период с 09.09.2013 по 07.11.2015. Истец пояснил, что ответчиком допущены многократные, длящиеся нарушения, поскольку незаконное использование товарного знака выразилось в многократной оптовой продаже продукции с изображением товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком «Ням-Ням».

Арбитражный суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнение истцом заявленных требований, поскольку увеличение суммы исковых требований не является одновременным изменением предмета и основания иска.

Дело подлежит рассмотрению по уточненным исковым требованиям.

В дополнительных пояснениях истец указал, что словесное изображение «Ням-Ням», используемое ответчиком, сходно до степени смешения со словесным изображением товарного знака истца, само по себе наличие графического элемента у товарного знака не имеет существенного значения и не влияет на оценку схожести товара до степени смешения с точки зрения рядового потребителя. Указанные обозначения по смыслу (сематически) и по звуку (фонетически) сходны до степени смешения со словесным элементом зарегистрированного комбинированного товарного знака ЗАО «Микояновский мясокомбинат» – «Ням-Ням».

При этом размещенное на товаре ответчика изображение «Ням-Ням» не имеет отношения на указание потребителю способа употребления товара и вкусовых качеств товара (нормативные правила, обязывающие ответчика делать такие указания, отсутствуют), а являются размещением на товаре чужого товарного знака. Доказательств обратного ответчик не представил. По мнению истца, словосочетание «способ употребления», размещенный на этикетке товара ответчика, относится не к обозначению «Ням-Ням», а к фотографии способа сервировки продукта «паштет». На более ранних этикетках паштета «НАМЕ» вместо слов «способ употребления» размещены слова «Способ сервировки», которые не относятся к обозначению «Ням-Ням».

Кроме того, представленное ответчиком заключение специалистов от 12.05.2016 №336/16 не может служить подтверждением информационного характера обозначения, используемого ответчиком, поскольку дано лицами, не являющимися экспертами в области исключительных прав на товарные знаки. Давшие заключение от 12.05.2016 специалист ФИО3, согласно сведениям отчета, является специалистом по антиквару и аттестована лишь на право проведения экспертиз культурных ценностей, специалист ФИО4 имеет стаж работы менее года, аттестат эксперта у нее отсутствует, в связи с чем компетенция специалистов вызывает сомнения. Оснований для признания действий ответчика злоупотреблением правом не имеется.

При этом из содержания пункта 6 информационного письма ВАС Российской Федерации от 13.12.2007 №122 следует, что кассовый чек, фотографии товара, этикетки товара и сам товар являются надлежащими доказательствами участия в обороте товара ответчика с использованием чужого товарного знака, то есть факта нарушения права лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

В обоснование заявленных требований истец также указал, что принадлежащие ему товарные знаки являются широко известными на территории Российской Федерации, имеющими высокую различительную способность. При этом истец пояснил, что спорные товарные знаки были интегрированы в рекламные компании истца совместно с другими товарными знаками, принадлежащими ему, в том числе товарным знаком со словесным элементом «Микоян» (рекламный ролик размещен в сети Интернет).

В отзыве на исковое заявление от 09.02.2016 и дополнениях к нему 22.03.2016, от 26.07.2016 ответчик с исковыми требованиями не согласился, указав, что обозначение «Ням-Ням» не используется для целей индивидуализации паштетной продукции. Согласно словарям русского языка словосочетание «Ням-ням» представляет собой междометие, передающее шум жевания (в детской речи), звукоподражание, шутливое значение «есть». Нанося указанное обозначение на паштетную продукцию, ответчик описывает свойства продукта как съедобного и вкусного, без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения собственного товара. Таким образом, нанесение ответчиком на свою продукцию обозначения «Ням-Ням» не носит индивидуализирующего значения, так как используется в описательных целях. Также ответчик отметил, что его паштеты уже индивидуализированы товарным знаком №726510 «НАМЕ» и не требуют дополнительной индивидуализации обозначением «Ням-Ням», не обладающим достаточной различительной способностью. Кроме того, ответчик считает, что истцом допущено злоупотребление правом в связи с неиспользованием принадлежащего ему товарного знака в течение долгого времени.

По мнению ответчика, истцом не представлено доказательств вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика. В связи с отсутствием на рынке принадлежащей истцу паштетной продукции «Ням-Ням» вероятность смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика отсутствует. Соответствующее обозначение использовалось истцом только в отношении сосисок. Также заявил о чрезмерности заявленной истцом компенсации, поскольку истцом никогда не производилась паштетная продукция под обозначением «Ням-Ням», в этой связи с учетом вероятности убытков правообладателя сумма компенсации должна быть снижена до минимального предела. В противном случае взыскание компенсации в большем размере приведет к неосновательному обогащению истца за счет фактически неиспользуемого обозначения.

В отзыве от 26.07.2016 ответчик возразил против заявленных требований, указав, что увеличение размера исковых требований является новым требованием, судебная практика, приведенная истцом относительно использования спорного обозначения «в информационных целях», не относима, товарный чек не является достаточным доказательством ввода в гражданский оборот ответчиком товара с использованием товарного знака «Ням ням».

В ходе судебного разбирательства ответчик ходатайствовал об отложении судебного заседания и привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью «Нинэль» (170033, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>); индивидуального предпринимателя ФИО5 (644006, г. Омск, ОГРНИП <***>); общества с ограниченной ответственностью «Торговая Марка» (450078, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>); индивидуального предпринимателя ФИО6 (353900, г.Новороссийск, ОГРНИП <***>).

Истец возразил против удовлетворения заявленных ходатайств.

Рассмотрев заявленные ответчиком ходатайства, руководствуясь статьями 51, 158, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд отказал в их удовлетворении ввиду отсутствия процессуальных оснований (протокол судебного заседания от 04.08.2016).

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак «Ням-Ням», представляющий собой словесный элемент «Ням-Ням», выполненный оригинальным шрифтом в кириллице буквами красного цвета, буквы «Н» - заглавные, остальные строчные, обведенный полосой красного цвета, на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 333865 (приоритет товарного знака 03.05.2006, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.09.2007, срок действия регистрации истекает 03.05.2016). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 29 классов Международной классификации товаров и услуг, в том числе консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленные, в том числе замороженные; птица домашняя (неживая) и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №333866 ЗАО «Микояновский мясокомбинат» принадлежат исключительные права на комбинированный товарный знак «Ням-
Ням», представляющий собой словесный элемент «Ням-Ням», выполненный оригинальным шрифтом в кириллице буквами белого цвета, буквы «Н» - заглавные, остальные строчные, на полосе красного цвета (приоритет товарного знака 03.05.2006, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.09.2007, срок действия регистрации истекает 03.05.2016), в отношении товаров (услуг) 29 классов Международной классификации товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства о регистрации (в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленные, в том числе замороженные; птица домашняя (неживая) и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные).

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №318970 и приложению к нему ЗАО «Микояновский мясокомбинат» принадлежат исключительные права на товарный знак «Ням-
Ням Nyam-Nyam» (приоритет товарного знака 16.06.1999, дата записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2006, срок действия регистрации истекает 16.06.2019) в отношении товаров (услуг) 29 классов Международной классификации товаров и услуг (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты).

В августе 2015 года при проведении контрольных мероприятий по использованию товарных знаков, принадлежащих ЗАО «Микояновский мясокомбинат», в городе Москве истцом выявлен факт реализации через розничную торговую сеть консервов мясных «Паштет деликатесный из мяса птицы» и «Паштет деликатесный из индейки» производства «НАМЕ s.r.o.». Согласно информации, размещенной на консервах и упаковке, импортером на территорию Российской Федерации указанной продукции является ЗАО «ХАМЕ ФУДС».

На банке консервов мясных «Паштет деликатесный из мяса птицы» нанесено обозначение «Ням-ням», на картонной упаковке из четырех банок консервов мясных «Паштет деликатесный из мяса птицы», а также на банке и на картонной упаковке из четырех банок консервов мясных «Паштет деликатесный из индейки» – обозначение «Ням ням».

По пояснениям истца, факт приобретения товара и незаконного использования ответчиком на указанной продукции («паштет из мяса птицы деликатесный» и «паштет из индейки деликатесный») и упаковках обозначений «Ням-ням» и «Ням ням», сходных до степени смешения со словесным элементом комбинированных товарных знаков «Ням-Ням» (№333865), принадлежащих истцу, подтверждается фотографиями с изображением контрафактного товара, кассовыми чеками от 20.08.2015 №00108, от 07.11.2015 №5266, в которых содержатся сведения о товаре, дате покупки и стоимости, самими упаковками товара и этикетками товара (снятыми в судебном заседании с самого товара). По мнению истца, указанные на товаре ответчика обозначения «Ням-Ням» и «Ням ням» сходны до степени смешения с товарными знаками истца №333865, 333866.

Обстоятельства изготовления спорной продукции ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела и доводы сторон, арбитражный суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,

которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно части 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу данной нормы закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Факт реализации ответчиком товара с использованием товарного знака, правообладателем которого является истец, подтверждается представленными кассовыми чеками от 20.08.2015 №00108, от 07.11.2015 №5266, в которых содержатся сведения о товаре, дате покупки и стоимости, самими упаковками товара и этикетками товара, фотографиями с изображением спорного товара.

Доказательств, опровергающих данное обстоятельство, в материалах дела не имеется.

Указание ответчика на то, что товарный чек не является достаточным доказательством ввода в гражданский оборот товара с использованием товарного знака «Ням-ням», не принимается судом, поскольку, как следует из правовой позиции, кассовый чек, фотографии товара, этикетки товара и сам товар в совокупности являются надлежащими доказательствами участия в обороте товара ответчика с использованием чужого товарного знака, то есть факта нарушения права лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

Исходя из положений статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» кассовый чек, выданный в момент совершения операции при применении контрольно-кассовой техники, является документом, подтверждающим исполнение обязательств по договору купли-продажи между покупателем и продавцом.

Кроме того, в отзывах на исковое заявление и в ходе судебного разбирательства, ответчик не оспаривал факт нанесение им на свою продукцию («паштет из мяса птицы деликатесный» и «паштет из индейки деликатесный») обозначений «Ням-Ням» и «Ням Ням».

Предложение к продаже и продажа товара с использованием спорного обозначения являются элементом введения в хозяйственный оборот.

Данные обстоятельства подтверждаются также товарными накладными от 09.09.2013 №1305014, от 13.11.2013 №1305720, от 20.08.2014 №1402470, от 13.02.2015 №1500310, каталогом продуктов «НАМЕ» (артикул 22700791700244 «Паштет деликатесный из мяса птицы», артикул 22700141700244 «Паштет деликатесный из индейки»).

Факт реализации ответчиком на территории России вышеуказанного товара с нанесенным на упаковку такого товара словесного обозначения «Ням-Ням» и «Ням Ням» подтвержден материалами дела.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд пришел к выводу о доказанности факта распространения и предложения к продаже ответчиком продукции с использованием спорных обозначений «Ням-Ням» и «Ням Ням».

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Учитывая указанные положения Правил при проведении сравнительного анализа обозначений «Ням-Ням» и «Ням Ням», используемых ответчиком при реализации паштетов, и спорных товарных знаков, содержащих словесный элемент «Ням-Ням», принадлежащих истцу, арбитражный суд установил, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку они в целом ассоциируются друг с другом ввиду наличия семантического и фонетического сходства.

Кроме того, размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке иных обозначений и товарных знаков другого правообладателя не имеют правового значения.

Использование ответчиком словесных обозначений «Ням-ням» и «Ням ням» в сочетании с графическим элементом и различных цветовых сочетаний при изображении словесных обозначений «Ням-ням» и «Ням ням» не имеют существенного значения для общего зрительного восприятия обозначений, поскольку доминирующим является словесный элемент «Ням-ням». Кроме того, словосочетание «Ням-ням» также размещено ответчиком в полосе на красном фоне.

При этом различия в стиле шрифта и в размере букв в словесном элементе «Ням-Ням», зарегистрированном в качестве товарного знака, и в спорном обозначении, использованном ответчиком, не позволяют рассматривать эти обозначения как отличные, не имеющие сходства. Смысл этих обозначений одинаков и вызывает в восприятии потребителя сходные ассоциации. Наклон букв в словесных обозначениях «Ням-ням» и «Ням ням», использованных ответчиком на этикетках и упаковках, соединение букв в этих словосочетаниях, шрифт не привносят существенного отличия, достаточного для вывода об отсутствии вероятности смешения обозначений ответчика с товарными знаками истца.

Таким образом, графическое различие противопоставленных обозначений, заключающееся в использовании различного шрифта и стилизации, не может повлиять на возникновение у потребителя качественно иного восприятия сравниваемых обозначений, равно как и на возникновение опасности отнесения потребителями сравниваемых обозначений к серии знаков, принадлежащих одному правообладателю.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства суд оценивает в совокупности и взаимосвязи по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.

С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о том, что используемые ответчиком на реализуемых им товарах – паштетах из печени обозначения «Ням-Ням» и «Ням Ням» являются сходными до степени смешения со спорными товарными знаками, содержащими словесный элемент «Ням-Ням», принадлежащий истцу.

Размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, с учетом положений статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением исключительного права на товарный знак.

Доказательств представления ответчику исключительных прав на использование товарных знаков истца в установленном порядке в материалах дела не имеется.

Таким образом, реализация ответчиком товара с использованием товарных знаков №333865, 333866, принадлежащих истцу, является нарушением исключительных прав ЗАО «Микояновский мясокомбинат».

Доводы ответчика об отсутствии вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика в связи с отсутствием на рынке принадлежащей истцу паштетной продукции «Ням-Ням», соответствующее обозначение использовалось истцом только в отношении сосисок, в связи с чем предлагаемая ответчиком паштетная продукция и продукция истца – сосиски не являются однородными товарами, подлежит отклонению исходя из следующего.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765, правообладатель может быть признан использующим товарный знак в отношении всех однородных товаров, даже если он использует этот знак только при введении в оборот одного из них или нескольких. Так норма статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации не называет какой-то один или несколько критериев, например, критерий идентичности товаров, тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты известных, обладающих различительной способностью товарных знаков, которые используются продолжительное время и известны рядовому потребителю.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары – это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из материалов дела видно, что товарные знаки истца №333865, 333866 «Ням-Ням» зарегистрированы в отношении 29 классов МКТУ, в том числе для товаров «консервы мясные», «паштеты из печени». Данные товарные знаки используются истцом при введении в гражданский оборот товара - сосисок.

Реализуемый ответчиком товар - «паштет из мяса птицы деликатесный» и «паштет из индейки деликатесный» с использованием обозначения «Ням-Ням» и «Ням Ням», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, относится к «мясным консервам».

Таким образом, паштетная продукция (паштеты), которая реализуется ответчиком на территории России, однородна товарам указанным в перечне свидетельств Российской Федерации на спорные товарные знаки, так как товар «паштеты», соотносятся как «род/вид» (общее родовое понятие – мясные продукты), имеют близкие (взаимодополняемые и/или взаимозаменяемые) условия реализации (специализированные мясные магазины или мясные отделы магазинов), область применения (мясные продукты питания, используемые для приготовления/употребления в пищу) и специализированный круг потребителей (покупатели мясных продуктов).

Утверждения ответчика о том, что обозначение «Ням-Ням» не используется для целей индивидуализации паштетной продукции; нанося указанное обозначение на паштетную продукцию, им описываются свойства продукта как съедобного и вкусного, без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения собственного товара, в связи с чем нанесение ответчиком на свою продукцию обозначения «Ням-Ням» не носит индивидуализирующего значения, так как используется в описательных целях, подлежат отклонению как опровергаемые материалами дела.

Из представленных в материалы дела кассовых чеков, фотоматериалов, из которых видно предложение к продаже продукции ответчика, следует, что спорное обозначение «Ням-Ням» используется в розничных торговых сетях как наименование товара (паштет Хаме Ням-ням). Таким образом, имеется вероятность смешения товара с точки зрения среднего потребителя соответствующих товаров.

При этом размещенные на товаре ответчика обозначения «Ням-Ням» и «Ням Ням» не свидетельствуют об указание потребителю на способ употребления товара, его вкусовые качества. Доказательств обратного в материалах дела не имеется.

По мнению истца, размещенные на товаре ответчика изображения «Ням-Ням» и «Ням Ням» не имеют отношения на указание потребителю способа употребления товара и вкусовых качеств товара, а являются размещением на товаре чужого товарного знака. Правила, обязывающие производителя продуктов питания разъяснять потребителям в упрощенно-доступной форме способ употребления того или иного продукта, отсутствуют. Кроме того, словосочетание «способ употребления», размещенный на этикетках товара ответчика, относится не к обозначению «Ням-Ням», а к фотографии способа сервировки продукта «паштет». На иных этикетках паштета «НАМЕ» вместо слов «способ употребления» размещены слова «Способ сервировки», которые не относятся к обозначению «Ням-Ням». Представленное ответчиком заключение специалистов от 12.05.2016 №336/16 не может служить подтверждением информационного характера обозначения, используемого ответчиком, поскольку дано лицами, не являющимися экспертами в области исключительных прав на товарные знаки.

С учетом вышеизложенного, оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к выводу о том, что размещение ответчиком на товаре обозначений «Ням-ням» и «Ням ням», сходных до степени смешения с товарными знаками истца №333865, 333866, является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Ссылка ответчика на допущенное истцом злоупотребление правом в связи с неиспользованием принадлежащего ему товарного знака в течение долгого времени проверена судом и признана несостоятельной.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Из материалов дела, в том числе представленных истцом упаковок сосисок, справки истца о выпуске продукции, видно использование истцом на производимой им продукции – сосисках товарных знаков №333865, 333866 («Ням-Ням»).

Таким образом, использование истцом товарных знаков №333865, 333866 на своей продукции по 29 классу МКТУ установлено материалами дела.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчиком заявлено о чрезмерности заявленной истцом компенсации, поскольку истцом никогда не производилась паштетная продукция под обозначением «Ням-Ням», в этой связи с учетом вероятности убытков правообладателя сумма компенсации должна быть снижена до минимального предела.

Из материалов дела, в том числе товарных накладных от 09.09.2013 №1305014, от 13.11.2013 №1305720, от 20.08.2014 №1402470, от 13.02.2015 №1500310, кассовых чеков от 20.08.2015 №00108, от 07.11.2015 №5266, фотоматериалов,видно, что начиная с сентября 2013 года ответчиком на паштетной продукции незаконно использовался товарный знак истца.

По мнению истца, ответчиком допущены многократные, длящиеся нарушения, поскольку незаконное использование товарного знака выразилось в многократной оптовой продаже продукции с изображением товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Ням-Ням».

В обоснование предъявленного размера компенсации истцом также представлена справка о выпуске продукции с товарным знаком «Ням-Ням», согласно которой ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко используется товарный знак со словесным элементом «Ням-Ням» путем размещения его на производимых товарах - полуфабрикатах и сосисках, начиная с 2005 года по настоящее время.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, установив факт реализации ответчиком продукции с нанесенными на нее обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер и масштаб допущенного правонарушения, заявление ответчика о чрезмерности заявленной истцом компенсации, а также основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака истца в сумме 700 000 руб.

Оснований для снижения суммы компенсации до минимального предела в рассматриваемом случае у суда не имеется.

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 700 000 руб. В остальной части исковые требования подлежат отклонению.

Ссылка ответчика на указанную в отзывах судебную практику не принимается судом ввиду различных обстоятельств дела.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на ответчика. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию 15 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

При этом основания для отнесения всех судебных расходов по делу на ответчика как на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, в соответствии со статьей 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае у суда отсутствуют.

Руководствуясь статьями 49, 110, 137, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с закрытого акционерного общества «Хаме Фудс» в пользу закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат» 700 000 руб. компенсации, 15 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части заявленных требований истцу отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Исакова