Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества ФИО1 (Manitou BF), регистрационный номер 857 802 508 в торговом реестре Нанта, 430 рю де л`Обиньер, 44150, Ансени, Франция,

к ФИО2, г.Воронеж,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», г.Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>,

об обязании прекратить использование (администрирование) доменного имени MANITOU-ZAPCHASTI.RU, о взыскании 9970000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков № 94885, № 717246, № 711849 и № 1349741,

при участии в заседании:

от истца – ФИО3, представитель по доверенности от 10.06.2020,

от ответчика – ФИО4, представитель, по доверенности 36АВ 3447315 от 18.05.2021,

третье лицо – не явилось, надлежаще извещено,

установил:

акционерное общество ФИО1 (далее – истец Компания ФИО1) обратилось в арбитражный суд с иском к ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) о пресечении нарушения исключительных прав Компании ФИО1 на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 94885, № 717246 и № 711849, а также на товарный знак по международной регистрации № 1349741, путем запрета ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя MANITOU-ZAPCHASTI.RU, о взыскании с ФИО2 компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 94885, № 717246 и № 711849, товарного знака по международной регистрации № 1349741 в размере 9997000 руб., а также о взыскании 114150 руб. судебных расходов.

Определением суда от 28.04.2021 принято исковое заявление Компании ФИО1, возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее – третье лицо, ООО «РЕГ.РУ»); предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 07.06.2021.

В представленном суду письменном отзыве на исковое заявление ответчик полагал заявленные требования незаконными и необоснованными по следующим основаниям:

- ответчик использовал доменное имя Manitou-zapchasti.ru ранее даты приоритета прав истца на товарные знаки № 717246 и № 711849, с 13.06.2018;

- товарные знаки № 94885 и № 1349741 зарегистрированы в отношении 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17 классов МКТУ;

- товары, которые были размещены на сайте )запчасти), реализовывались на рынке через официального дистрибьютора истца (ООО «Квалитет»);

- имеются предусмотренные Единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), основания для отказа в иске, поскольку ФИО2 занимался добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей;

- заявленная сумма компенсации за незаконное использование товарных знаков явно несоразмерна последствиям нарушения;

- ФИО2 использовал спорное доменное имя недолго, его действия не были направлены на нарушение прав истца (ответчик продвигал на рынке товары истца), в связи с чем, компенсация не может быть столь высокой, как заявлено в иске.

Представитель истца в предварительном судебном заседании 07.06.2021 заявил об уменьшении размера исковых требований в части взыскания компенсации и просил взыскать с ответчика в пользу истца 9970000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 94885, № 717246 и № 711849, а также товарного знака по международной регистрации № 1349741.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом принято к рассмотрению уменьшение истцом размера исковых требований в указанной части.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании 07.06.2021 возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве, полагал заявленный истцом ко взысканию размер компенсации явно несоразмерным допущенным нарушениям.

Представители истца и ответчика в предварительном судебном заседании 07.06.2021 полагали дело подготовленным к судебному разбирательству.

Определением суда от 07.06.2021 окончена подготовка дела к судебному разбирательству, которое назначено на 29.06.2021.

В представленном 25.06.2021 по системе «Мой арбитр» дополнении к отзыву ответчик также указал, что спорные товарные знаки использовались им в информационных целях, а не для индивидуализации своего товара или оказываемых им услуг, в связи с чем, отсутствует факт нарушения исключительного права. По мнению ответчика, истец также не доказал вероятность смешения его изделий с продукцией иного производителя. Заявленные истцом требования не направлены на защиту или восстановление его прав, поскольку само по себе упоминание товарного знака в информационных целях не является его использованием. Спорное доменное имя в настоящее время не используется ответчиком, поскольку его использование заблокировано регистратором с момента вынесения судом определения о принятии обеспечительных мер, оплата за домен произведена только до 13.06.2021.

В судебное заседание 29.06.2021 третье лицо ООО «РЕГ.РУ» не явилось, о месте и времени судебного разбирательства надлежаще извещено. На основании статьи 156 АПК РФ судебное разбирательство проводилось в отсутствие третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании 29.06.2021 поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 29.06.2021 признал иск в части требования о запрете ФИО2 использовать доменное имя manitou-zapchasti.ru, в части требования о взыскании компенсации полагал заявленные требования необоснованными, завышенными. В случае их удовлетворения, просил снизить взыскиваемый судом размер компенсации.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 1349741 (словесное обозначение MANITOU), внесенный в Реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 2 (краски, составы против ржавчины, препараты антикоррозионные, пигменты, препараты защитные для металлов, покрытия защитные для шасси транспортных средств), 3 (препараты для чистки, полировки, обезжиривания и шлифования; препараты для удаления ржавчины, препараты для удаления лаков, препараты для удаления политуры, препараты для удаления красок), 4 (масла и смазки промышленные, материалы смазочные; составы для поглощения пыли, топлива (включая топлива моторные); газолин (топливо), топливо дизельное, масло моторное), 6 (тросы и проволока металлические, неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; винты, изделия скобяные), 9 (приборы и инструменты для передачи, переключения, преобразования, аккумулирования, регулирования или контроля электричества; приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; калькуляторы; батареи; устройства зарядные для электрических батарей; доска сообщений электронная, пульт управления, переключатели электрические), 11 (колбы ламп, колбы электрических ламп, лампы для указателей поворота для транспортных средств, приспособления противоослепляющие для транспортных средств (аксессуары для ламп), приборы осветительные для транспортных средств, приборы осветительные светодиодные, фонари для транспортных средств, фары для транспортных средств, кондиционеры, фильтры для кондиционирования воздуха, установки для кондиционирования воздуха, установки для контроля температуры, регуляторы температуры для транспортных средств, кондиционеры для транспортных средств, аппараты вентиляционные (кондиционирование воздуха); установки вентиляционные (кондиционирование воздуха) для транспортных средств), 17 (гибкие трубы неметаллические, прокладки для цилиндров, прокладки уплотнительные для труб) классов МКТУ. Дата регистрации – 06.02.2017. Внесение записи об указанном товарном знаке в реестр подтверждается выпиской из международного реестра товарных знаков с нотариально заверенным переводом.

Согласно справке на основании сведений Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 11.06.2020, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 94885. Дата регистрации – 25.03.1991, дата приоритета – 18.07.1990, срок действия исключительного права истекает 18.07.2030. Товарный знак № 94885 представляет собой словесное обозначение MANITOU, выполненное оригинальным шрифтом латинскими буквами. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 (подъемные механизмы, погрузочно-разгрузочные механизмы, экскаваторы), 12 (фуникулеры) классов МКТУ.

Копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 717246 подтверждается, что Компания ФИО5 является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «MANITOU/МАНИТУ». Дата регистрации – 26.06.2019, приоритет с 19.11.2018, срок действия регистрации истекает 19.11.2028. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 4, 6,7, 9, 11, 12, 17 классов МКТУ.

Кроме того, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 711849 правообладателем указанного товарного знака является Компания ФИО1. Дата регистрации товарного знака – 16.05.2019, приоритет товарного знака с 19.11.2018, срок действия регистрации истекает 19.11.2028. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MANITOU» и графический элемент. Графический элемент представляет собой окружность, заключенную в фигуру, напоминающую параллелограмм, один из углов которого отсутствует. В центре окружности размещено стилизованное изображение машины-погрузчика. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17 классов МКТУ.

Как указал истец, ответчик в отсутствие разрешения правообладателя использует словесную часть товарных знаков истца «manitou» в доменном имени Manitou-zapchasti.ru, администратором которого является, а также использует товарный знак № 711849 при размещении на администрируемом им сайте предложений к продаже запасных частей.

В подтверждение указанных доводов истцом в материалы дела представлен протокол осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет от 27.01.2021, из которого усматривается, что производился осмотр веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: https://manitou-zapchasti.ru с целью фиксации на бумажном носителе информации, размещенной на страницах указанного сайта с адресами: https://manitou-zapchasti.ru/catalog/zapchasti-manitou/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/dvigatel/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/gidravlicheskaya-sistema/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/elektrika/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/transmissiya-hodovaya/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/sistema-upravleniya/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/sistemy-kondicionirovaniya-otopleniya-ohlajdeniya/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/rashodnya-materialy/, https://manitou-zapchasti.ru/catalog/drugoe/, https://manitou-zapchasti.ru/#about, https://manitou-zapchasti.ru/info/contact.

В протоколе осмотра зафиксировано размещение на указанном сайте в каталоге запасных частей предложений к продаже различных запчастей с использованием комбинированного изображения, включающего словесный элемент «MANITOU» и графический элемент в виде окружности, заключенной в фигуру, напоминающую параллелограмм, один из углов которого отсутствует. В центре окружности размещено стилизованное изображение машины-погрузчика. В протоколе зафиксировано и отмечено истцом, что указанное комбинированное изображение было использовано в качестве иллюстраций к 996 различным запасным частям.

Истцом также представлены:

- сообщение ООО «РЕГ.РУ», согласно которому администратором доменного имени Manitou-zapchasti.ru является ответчик;

- информация о деятельности Компании ФИО1;

- письмо Федеральной таможенной службы от 12 сентября 2016 № 14-40/46009 «О товарном знаке «Manitou»;

- письмо Федеральной таможенной службы от 18 июля 2018 г. № 14-40/44468;

- письмо Федеральной таможенной службы от 16.06.2020 № 14-37/32100;

- письмо Федеральной таможенной службы от 19.11.2020 № 14-40/65067.

Компания ФИО1 14.03.2021 направила в адрес ответчика досудебную претензию, в которой предложило ФИО2 прекратить неправомерное использование товарных знаков №№ 711849, 717246, 1349741, права на которые принадлежат истцу и выплатить Комании ФИО1 компенсацию за неправомерное использование товарных знаков в размере 9997000 руб., по 10000 руб. за каждое нарушение. Претензия была получена ответчиком 19.03.2021.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 12.03.2021 по заявлению Компании ФИО1 были приняты предварительные обеспечительные меры в виде: запрета ФИО2 совершать какие-либо действия с доменным именем MANITOU-ZAPCHASTI.RU, включая передачу прав администрирования домена MANITOU-ZAPCHASTI.RU другому администратору, поддержку этого доменного имени – другому регистратору, а также аннулирование регистрации этого домена; а также в виде запрета ООО «РЕГ.РУ» совершать какие-либо действия по аннулированию доменного имени MANITOU-ZAPCHASTI.RU, по передаче прав администрирования этого доменного имени другому лицу, по регистрации передачи прав администрирования доменного имени MANITOU-ZAPCHASTI.RU, по смене регистратора доменного имени MANITOU-ZAPCHASTI.RU.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком в администрируемом им доменном имени обозначения, сходного до степени смешения со словесной частью товарного знака № 711849, а также товарными знаками № 94885, № 717246 и № 1349741, а также на незаконное использование ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 711849 при предложении к продаже на администрируемом им сайте запасных частей, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факт наличия у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации: № 94885 с приоритетом от 18.07.1990, № 717246 с приоритетом от 19.11.2018 и № 711849 с приоритетом от 19.11.2018, а также на товарный знак по международной регистрации № 1349741 с приоритетом от 03.10.2016 (дата уведомления 02.08.2018) подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен.

Товарные знаки № 94885, № 717246 и № 1349741 представляют собой словесные обозначения: «MANITOU», «MANITOU/МАНИТУ» и «MANITOU», соответственно.

Товарный знак № 711849 , является комбинированным товарным знаком, сочетающим словесный элемент «MANITOU» и графический элемент в виде окружности, заключенной в фигуру, напоминающую параллелограмм, один из углов которого отсутствует. В центре окружности размещено стилизованное изображение машины-погрузчика.

Представленным истцом в материалы дела протоколом осмотра доказательств от 27.01.2021 в совокупности с сообщением регистратора – ООО «РЕГ.РУ» подтверждается использование ответчиком словесного обозначения «manitou» в администрируемом им доменном имени «manitou-zapchasti.ru», а также размещение на сайте manitou-zapchasti.ru при предложении к продаже запасных частей комбинированного изображения, сочетающего в себе словесный элемент «MANITOU», размещенный под графическим элементом в виде окружности, заключенной в фигуру, напоминающую параллелограмм, один из углов которого отсутствует. В центре окружности размещено стилизованное изображение машины-погрузчика.

Как отметил истец в протоколе осмотра доказательств нотариусом, спорное комбинированное изображение было использовано на сайте в качестве иллюстраций при предложении к продаже 996 различных запасных частей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Угроза смешения спорных обозначений в глазах потребителя зависит, во-первых, от различительной способности зарегистрированного товарного знака, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров (услуг).

Согласно пунктам 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила государственной регистрации товарных знаков), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из разъяснения, содержащегося в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.

В рассматриваемом случае установлено, что ответчиком в доменном имени администрируемого им сайта использован словесный элемент «manitou» в сочетании с дополнительным словесным элементом «zapchasti». Указанные элементы разделены дефисом.

Проведя сравнительный анализ спорного обозначения «manitou-zapchasti.ru» с изображениями словесных товарных знаков, зарегистрированных под №№ 94885, 1349741 и 717246, а также со словесной частью зарегистрированного за истцом комбинированного товарного знака (№ 711849), суд приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Кроме того, проведя сравнительный анализ изображений, использованных на администрируемом ответчиком сайте в качестве иллюстраций к предлагаемым к продаже запасным частям, с комбинированным товарным знаком истца № 711849 , суд также приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

При этом, указанное спорное изображение было размещено ответчиком при предложении к продаже 996 различных запасных частей.

Предлагаемые ответчиком к продаже товары являются однородными по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрированы за истцом вышеуказанные товарные знаки.

В силу положений статей 1252, 1515 ГК РФ, защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется, в том числе путем предъявления, в порядке предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса. Правообладатель также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков, выплаты компенсации.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом, при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров (услуг) на соответствующем сайте).

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Компанией ФИО1 заявлено требование о запрете ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя manitou-zapchasti.ru.

Представитель ответчика в судебном заседании признал указанное требование, пояснив суду, что срок действия регистрации указанного доменного имени истек 13.06.2021 и доменное имя не используется ответчиком с момента принятия судом предварительных обеспечительных мер.

В силу положений части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Учитывая наличие у представителя ответчика соответствующих полномочий, а также принимая во внимание, что признание иска ответчиком в указанной части не противоречит закону и не нарушает права других лиц, судом принято признание иска ответчиком в указанной части.

Согласно части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в сети Интернет, а равно о взыскании компенсации за такое использование, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему соответствующий ресурс в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак.

Возражая относительно заявленного истцом требования о взыскании компенсации ответчик ссылался на то обстоятельство, что спорные товарные знаки использовались им в информационных целях, а не для индивидуализации своего товара или оказываемых им услуг, в связи с чем, по его мнению, отсутствует факт нарушения исключительных прав истца.

Кроме того, ответчик ссылался на то обстоятельство, через спорный сайт им осуществлялась реализация запасных частей через официального дистрибьютора истца – ООО «Квалитет».

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Вместе с тем, доказательств наличия договорных отношений по поставке оригинальных запасных частей, ответчиком не представлено.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что доказательств осуществления реализации оригинальной продукции истца не имеется.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, доводы ответчика об использовании спорных товарных знаков в информационных целях, а также об исчерпании права, не могут быть признаны обоснованными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарные знаки, ответчиком не представлено.

Заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истец указывает на то, что ответчиком допущено 997 нарушений исключительных прав истца на товарные знаки, в том числе 996 нарушений прав на комбинированный товарный знак № 711849 при размещении комбинированных изображений в качестве иллюстраций к предлагаемым к продаже запасным частям и 1 нарушение исключительных прав истца на группу словесных товарных знаков истца под номерами № 94885, № 1349741 и № 717246 и словесную часть товарного знака № 711849 при использовании доменного имени «manitou-zapchasti.ru».

Суд соглашается с указанной квалификацией истца в части использования товарных знаков в доменном имени.

В отношении же размещения ответчиком при предложении к продаже запасных частей одинаковых иллюстраций (изображений), сходных до степени смешения с товарным знаком истца № 711849, с учетом установленных по делу обстоятельств, положений пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по мнению суда, следует признать, что размещение 996 спорных изображений следует квалифицировать как одно нарушение. При этом, количество размещений спорного изображения следует учитывать при определении размера взыскиваемой компенсации.

Как указал истец в исковом заявлении, размер взыскиваемой компенсации определен им исходя из минимально предусмотренного законом размера – 10000 руб. за каждое нарушение.

Ответчик, возражая относительно заявленного ко взысканию размера компенсации, полагал его чрезмерным, не соответствующим последствия допущенных нарушений.

Оценивая с учетом изложенного, заявленный истцом размер компенсации, его обоснование, порядок определения, выявленные способы использования ответчиками спорных обозначений, вероятный период незаконного использования обозначений ответчиком, суд полагает обоснованным заявленный истцом размер компенсации в сумме 10000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 711849, № 94885, № 1349741 и № 717246, выразившееся в использования в доменном имени «manitou-zapchasti.ru» словесного элемента «manitou».

В отношении нарушения ответчиком исключительных прав истца на комбинированный товарный знак № 711849, с учетом общей суммы заявленной ко взысканию истцом компенсации, установленных по делу обстоятельств (в том числе ошибочного определения истцом количества допущенных нарушений), суд полагает возможным определить размер подлежащей взысканию в пользу истца компенсации в сумме 498000 руб. (996 спорных изображений х 500 руб.).

Общая сумма подлежащей взысканию в пользу истца компенсации составит 508000 руб.

Указанный размер компенсации, по мнению суда, учитывает все установленные по делу обстоятельства.

Учитывая изложенное, суд полагает требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки подлежащим удовлетворению в общей сумме 508000 руб. В остальной части указанное требование удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом заявлено о взыскании с ответчика судебных расходов в общей сумме 114150 руб., в том числе 32300 руб. – судебных издержек на оплату услуг нотариуса (нотариальный протокол осмотра доказательств), 3000 руб. – государственная пошлина, уплаченная при подаче заявления о принятии предварительных обеспечительных мер, 78850 руб. – государственная пошлина, уплаченная при подаче настоящего искового заявления.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» перечень судебных издержек, предусмотренный АПК РФ, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Заявленные истцом судебные издержки на оплату услуг нотариуса подтверждены материалами дела и подлежат компенсации истцу ответчиком с учетом результатов рассмотрения дела.

При определении размера подлежащей взысканию в пользу истца суммы судебных издержек суд учитывает, что истцом было заявлено два требования, одно из которых носит неимущественный характер (запрет на использование доменного имени), а второе – требование имущественного характера, подлежащего оценке.

Ответчиком признан иск в части требования о запрете использования доменного имени, требование удовлетворено в полном объеме. Требование о взыскании компенсации удовлетворено судом частично.

В этой связи, на основании статьи 110 АПК РФ, расходы истца на оплату услуг нотариуса подлежат взысканию с ответчика в сумме 16972 руб. 89 коп. (32300 руб. : 2 = 16150 руб.; 16150 х 508000 руб. : 9970000 руб. = 822 руб. 89 коп.; 16150 руб. + 822 руб. 89 коп. = 16972 руб. 89 коп.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в общей сумме 78850 руб. (в том числе, 6000 руб. – по требованию о запрете использовать доменное имя, 72850 руб. – по требованию о взыскании 9970000 руб. компенсации). Истец в лице ООО «Маниту Восток» при обращении в арбитражный суд с настоящим иском платежным поручением № 630 от 02.03.2021 уплатил государственную пошлину в размере 78850 руб.

Кроме того, истцом в лице ООО «Маниту Восток» при подаче заявления о принятии предварительных обеспечительных мер была оплачена государственная пошлина в сумме 3000 руб. Предварительные обеспечительные меры приняты судом.

В этой связи, на основании статьи 110 АПК РФ, с учетом результата рассмотрения дела и заявления о принятии предварительных обеспечительных, следует взыскать с ответчика в пользу истца 8511 руб. 92 коп. расходов по уплате государственной пошлины (3711 руб. 92 коп. – по требованию о взыскании компенсации, 1800 руб. – по требованию о запрете использования доменного имени, 3000 руб. – за заявление о принятии предварительных обеспечительных мер).

Кроме того, на основании статьи 333.40 НК РФ, с учетом признания ответчиком иска в части требования о запрете использования доменного имени, следует возвратить ООО «Маниту Восток» из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в сумме 4200 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Запретить ФИО2 (г.Воронеж) использование доменного имени manitou-zapchasti.ru.

Взыскать с ФИО2 (г.Воронеж) в пользу акционерного общества ФИО1 (Manitou BF) (регистрационный номер 857 802 508 в торговом реестре Нанта, 430 рю де л`Обиньер, 44150, Ансени, Франция) 533484 руб. 81 коп., в том числе 508000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 711849, № 94885, № 1349741 и № 717246, 8511 руб. 92 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 16972 руб. 89 коп. судебных издержек.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Маниту Восток» (ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в сумме 4200 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья Е.Н. Баркова