Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ФИО3 Система» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаст ЕАО» (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании компенсации в размере 2 094 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии: от ответчика – директора ФИО1 (решение учредителя от 29.09.2014 № 1), представителя ФИО2 (доверенность от 13.02.2017 № 79АА № 0158322),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ФИО3 Система» (далее – истец, ООО «ФФС») обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаст ЕАО» (далее – ответчик, ООО «МК «Фаст ЕАО») об обязании ответчика прекратить использование товарных знаков «ФИО3» и «ФастФинанс Помогаем деньгами», а также сходных с ними до степени смешения обозначений «ФастФинансЕАО» и «ФастФинансЕАО Помогаем деньгами, микрозаймы за пару минут», удалить их с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также о взыскании с ответчика компенсации в размере 2 094 000 рублей за нарушение исключительного права истца на товарный знак при оказании услуг.

Иск мотивирован тем, что ответчик, при оказании услуг третьим лицам нарушает исключительное право на товарные знаки истца:

-«ФИО3» или схожий с ним до степени смешения товарный знак, размещенный на рекламных конструкциях, расположенных на фасадах зданий, в которых располагаются офисы ответчика: г. Биробиджан, ТЦ «Айсберг», ул. Дзержинского, д. 1; г. Биробиджан, ТЦ «Какаду», ул. Шолом-Алейхема, д. 9; <...>, что подтверждается приложенными к иску фотографиями;

-«ФастФинанс Помогаем деньгами» или схожий с ним до степени смешения товарный знак, размещенный на рекламных конструкциях, расположенных на фасаде здания по адресу: <...>, что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-9918/2017.

Определением от 04.04.2018 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

Ответчик 10.05.2018 представил в суд мотивированный отзыв на иск в котором указал, что требование истца о прекращении ответчиком использования товарных знаков «ФИО3», «ФастФинанс Помогаем деньгами» или схожих с ними до степени смешения товарных знаков, носит несостоятельный характер, поскольку ООО «МК «Фаст ЕАО» не использует в своей деятельности товарный знак «ФИО3» по свидетельству от 16.03.2015 № 537085. Выражения «Помогаем деньгами», «Микрозаймы за пару минут» - не являются принадлежащими истцу товарными знаками и правовой защитой не обладают. Представленные суду фотографии рекламных вывесок с изображением слов «ФИО3 ЕАО» относятся к периоду времени действия договора от 29.10.2014 № 7901 между ответчиком и истцом. Ссылка истца на решение Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-9918/2017 является несостоятельной поскольку арбитражный суд не устанавливал факт нарушения исключительных прав на товарный знак. Выразил несогласие с расчетом компенсации, приведя свой расчет.

В предварительном судебном заседании ответчик представил для приобщения к материалам дела документы, подтверждающие самостоятельное осуществление микрофинансовой деятельности с декабря 2016 года, а также переписку с истцом как предшествующую заключению договора от 29.10.2014 № 7901, так и осуществляемую в процессе его исполнения и расторжения. Кроме того, заявил мотивированное ходатайство о снижении размера компенсации (том 2, л.д. 27-31).

Определением арбитражного суда от 06.06.2018 дело назначено к судебному разбирательству.

Истец 19.06.2018 представил в суд возражения на заявление ответчика на снижение компенсации в котором указал, что позиция ответчика относительно отсутствия информации об исключительных правах в договоре и интерпретация действий истца как недобросовестные не имеет никаких оснований. Из представленных истцом документов явно следует наличие доказательств нарушения ответчиком права на товарный знак «ФИО3» (ответ прокуратуры г. Биробиджана от 11.12.2017 № 3205ж-2017, решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.08.2017 по делу № А73-9918/2017). Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в двукратном размере в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Изменение вида компенсации заявленной истцом не предусмотрено действующим законодательством. Указание ответчиком в расчете на наличие в договоре иных услуг, является несостоятельным поскольку предметом договора является использование Системы, которая является комплексом исключительных прав, что подтверждает неприменимость расчета размера компенсации, произведенного ответчиком. Иск направлен исключительно на защиту товарного знака, принадлежащего истцу как правообладателю, а не оспаривание условий договора или взыскания задолженности по договору.

В последующих судебных заседаниях, ответчиком в материалы дела представлялись дополнения к отзыву на иск и ходатайству о снижении размер компенсации.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебный процесс не обеспечил.

В судебном заседании ответчик и его представитель в удовлетворении иска просили отказать по основаниям, изложенным отзыве и дополнениях к нему. Указали, что договор от 29.10.2014 № 7901 не может быть взят за основу для расчёта компенсации, поскольку он не является ни договором коммерческой концессии ни лицензионным договором, а является договором оказания услуг. Между тем, в случае установления судом факта использования ответчиком товарного знака истца, просили суд снизить размер компенсации, с учетом представленных расчетов. Указали, что такое нарушение совершено ответчиком впервые.

Как следует из материалов дела, между ООО «ФФС» (Разработчик) и ООО «ФИО3 ЕАО» (наименование ответчика до его переименования с 01.02.2017) (Заказчик) заключен договор от 29.10.2014 № 7901 на создание и использование Системы с авторским надзором, по условиям которого Разработчик обязался создать и передать Заказчику, а последний принять и оплатить, в соответствии с условиями договора, созданную Разработчиком эффективную систему по продвижению, распространению и реализации микрофинансовых услуг, которая существенно и качественно отличается от систем других субъектов аналогичной коммерческой деятельности (далее - Система).

Предусмотренная настоящим договором Система содержит в себе следующее:

2.1.1. комплекс предоставляемых продуктов (различных типов микрозаймов);

2.1.2. маркетинговая методика рекламы и продаж;

2.1.3. система выдачи, контроля выплат и взыскания долгов по микрозаймам;

2.1.4. методика оценки заёмщиков;

2.1.5. руководство по использованию и применению фирменного стиля компании;

2.1.6. ведение бухгалтерского и налогового учета.

Пунктом 1.1 договора установлено, что Система – комплекс исключительных прав, принадлежащих Разработчику. Использование Системы возможно исключительно посредством использования принадлежащего Разработчику комплекса исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, являющиеся интеллектуальной собственностью Разработчика.

Стороны договора признают, что авторское право на созданную в соответствии с настоящим договором Систему, принадлежит Разработчику. Заказчику принадлежит право на использование созданной Разработчиком Системы в пределах и условиях, оговариваемых в настоящем Договоре.

Пунктом 3.3.9 договора установлено, что Заказчик обязуется информировать покупателей наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу настоящего Договора.

Из преддоговорной переписки (том 1, л.д. 121-123) следует, что ответчику предложено работать используя бренд «ФИО3», который в обязательном порядке должен присутствовать в названии образуемой компании (ФИО3, а далее название Заказчика).

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 договора при заключении договора Заказчик выплачивает Разработчику единовременный платеж в размере 150 000 рублей, а за использование Системы и осуществляемы авторский надзор Заказчик выплачивает Разработчику ежемесячные отчисления в размере 15% от поступающих средств от заемщиков в оплату по займам процентов и штрафов (без учета НДС) не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным.

Обозначение «ФастФинанс» в качестве товарного знака (знака обслуживания) зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.03.2015 за номером RU № 537085. Правообладатель – ООО «ФФС». Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

В изображении товарного знака используются белый, черный, оранжевый, желтый и серый цвета.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что в момент действия договора от 29.10.2014 № 7901 ответчик при осуществлении деятельности использовал сходный до степени смешения с названным товарным знаком товарный знак «ФастФинансЕАО» с графическим изображением изображенным выше.

Ввиду ненадлежащего исполнения, по мнению истца, ответчиком условий договора, истец по электронной почте направил в адрес ответчика уведомление о расторжении с 17.11.2016 договора.

В материалах дела отсутствует подписанное ответчиком соглашение о расторжении договора.

Между тем, исходя из представленной в материалы дела переписки между сторонами, а также действиями ответчика по заключению договоров с иными контрагентами для осуществления дальнейшей деятельности (договор о передаче исключительного права на использование программы для ЭВМ от 24.11.2016, договор оказания бухгалтерских услуг от 01.11.2016, договор на изготовление, демонтаж/монтаж баннеров-коробом (том 2, л.д. 1-20) следует, что ответчиком принято предложение о расторжении договора.

Пунктом 3.3.10 договора установлено, что при его расторжении Заказчик не имеет права пользоваться Системой.

В переписке, предшествующей расторжению договора, истец указывал ответчику, что он при расторжении договора лишается права на использование Системы, в том числе на использование товарного знака и логотипа Разработчика; вся рекламная информация должна быть снята до 17.11.2016 (том 1, л.д. 130).

Пунктом 7.4.3 договора предусмотрено, что в случае незаконного использования (превышения использования по договору) логотипа Заказчик обязан удалить логотип или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Разработчик вправе требовать в таком случае от Заказчика возмещения, понесенных в связи с этим убытков, исходя из характера нарушения.

В августе 2017 года истцу стало известно, что ответчик при оказании услуг третьим лицам, нарушает исключительное право на товарные знаки, а именно:

Истец, 12.09.2017 направил ответчику претензию от 24.08.2017 об удалении за счет последнего с предложений об оказании услуг, а также из объявлений, с вывесок и из рекламы в сети «Интернет», в том числе из доменного имени, незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, принадлежащего истцу, а также возмещении компенсации в размере 1 680 000 рублей.

Учитывая, что ответчик оставил претензию без удовлетворения, истец, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, заслушав представителей ответчика, арбитражный суд пришел к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Таким образом, в предмет доказывания по такой категории дел входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу части 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса (статья 1480 ГК РФ).

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что обозначение «ФастФинанс» в качестве товарного знака (знака обслуживания) зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.03.2015 за номером RU № 537085.

Тогда как обозначение «ФастФинанс Помогаем деньгами» в государственном реестре товарных знаков ни в спорный период, ни на дату рассмотрения настоящего иска, зарегистрировано не было. Истцом 20.07.2017 лишь подана заявка на регистрацию названного товарного знака (регистрационный номер 2017729412) (том 1, л.д. 30-31).

Как следует из системного толкования вышеуказанных положений статей 1477, 1479, 1480, 1481, 1491, 1503 ГК РФ, возникновение исключительного права на товарный знак признается с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) на основании его решения и удостоверяется свидетельством.

При этом начало действия исключительного права на товарный знак устанавливается Роспатентом с момента подачи заявки на его регистрацию - даты приоритета (статья 1491 ГК РФ).

Таким образом, при отсутствии государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, заявленного на такую регистрацию и проходящего соответствующую процедуру проверки в Роспатенте, не может быть признано средством индивидуализации по смыслу положений ГК РФ, а, следовательно, оно не подлежит судебной защите до даты его регистрации.

В свою очередь, хозяйствующие субъекты, при соблюдении всей должной осмотрительности и осторожности, не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, сходного с используемым ими обозначением, что исключает наличие их действиях нарушения каких-либо прав подателя такой заявки.

Таким образом, хотя момент возникновения исключительного права на товарный знак устанавливается во время регистрации товарного знака ретроспективно, то есть с момента подачи заявки на его регистрацию, обязанность неограниченного круга лиц такое право не нарушать не может возникнуть ранее внесения товарного знака в Государственный реестр. То есть товарный знак подлежит правовой охране только с момента его регистрации и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр.

Из изложенного следует, что у подателя заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в период рассмотрения этой заявки в Роспатенте отсутствуют какие-либо правовые основания для обращения за судебной защитой прав на это обозначение, не обладающего статусом средства индивидуализации.

ООО «ФСС» обратилось за судебной защитой права на обозначение, не обладающего в спорный период статусом зарегистрированного средства индивидуализации, а сам товарный знак, в защиту которого предъявлен настоящий иск, не зарегистрирован Роспатентом.

Учитывая, что совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права - к таким лицам не могут быть применены и меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

В связи с этим у суда отсутствую правовые основания для удовлетворения исковых требований истца в той части которая касается обязания ответчика прекратить использование товарного знака «ФастФинанс Помогаем деньгами» или схожего с ним до степени смешения обозначения «ФастФинансЕАО Помогаем деньгами, микрозаймы за пару минут», удалить их с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на названный товарный знак при оказании услуг.

Позиция арбитражного суда по данному вопросу подтверждается сложившей судебной практикой (постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016, от 17.02.2017 по делу № А71-990/2016, от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015, от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016).

В части же требований иска, касающегося судебной защиты товарного знака «ФастФинанс», арбитражный суд считает, что представленными в материалы дела документами подтверждается нарушение ответчиком исключительного права путем использования сходного до степени смешения с названным товарным знаком обозначения «ФастФинансЕАО» с графическим изображением изображенным выше.

Так на фотографиях истца (том 1, л.д. 40-43), хоть и отсутствуют дата и время их изготовления, однако по результатам анализа (сопоставлении и детальном изучении содержания) названных фотографий и фотографий, сделанных сотрудниками полиции при проведении проверки, датированные 12.09.2017 (том 2, л.д. 42, 43) и их соотношения с фотографиями к договору от 01.12.2016 на изготовление, демонтаж/монтаж баннеров-коробов, судом установлено, что ответчик, по состоянию на 12.09.2017, наряду с новыми вывесками (баннерами), содержащими его новое фирменное наименование «Фаст ЕАО», использовал рекламные конструкции с обозначением «ФастФинанс ЕАО», сходное до степени смешения с товарным знаком «ФИО3» (том 1, л.д. 40-43), а также непосредственно графическое изображение (располагается на груди персонажа и прикрываемое рукой).

Суд, сравнив словесное изображение (с учетом логотипа на груди персонажа), используемое ответчиком, с зарегистрированным товарным знаком истца, а также их звуковое и смысловое сходство, пришел к выводу об использовании ответчиком в спорный период в своей деятельности, аналогичной деятельности истца, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "ФастФинанс".

Доказательств обратного ответчиком не представлено. Доказательств того, когда были сняты рекламные конструкции с обозначением «ФастФинанс ЕАО», сходное до степени смешения с товарным знаком «ФИО3» ответчиком также не представлено в материалы дела.

Согласно пункту 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Однако на дату проведения судебного заседания ответчиком представлены доказательства того, что в настоящее время незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца прекращено: фотографии действующих офисов, расположенных в <...>, а также в <...> а также мест (помещений) где ранее располагались офисы: <...> (ТЦ «Айсберг»), пер. Театральный, 6.

Кроме того, в судебном заседании судом, при участии ответчика, изучен сайт ответчика www.fasteao.ru/

На основании вышеизложенного, учитывая, что доказательств использования в настоящее время ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца не имеется в материалах дела, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «ФастФинанс», а также сходного с ними до степени смешения обозначений «ФастФинансЕАО», удалить их с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При этом судом не принимается довод ответчика о том, что ему не было известно о регистрации ООО «ФФС» права на спорный товарный знак и в том, числе действия истца являются недобросовестными, поскольку в пункте 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 разъяснено, что возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение не зависит от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

В рассматриваемом случае ответчик, действуя добросовестно и осмотрительно, при принятии условий истца о расторжении договора должен был незамедлительно удалить рекламные конструкции содержащие сходные до степени смешения обозначения с товарным знаком истца, чего им сделано не было.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

-убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

-правонарушение совершено ответчиком впервые;

-использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В рассматриваемом случае, истец при расчете компенсации исходил из двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

При это, при рассмотрении дела необходимо учитывает, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как установлено судом, следует из содержания иска, приложенного к нему расчета, истец обосновывает заявленные требования (расчет) на основании договора от 29.10.2014 № 7901, которым в том числе было предоставлено право использования спорного товарного знака (в составе Системы).

Не может быть принят и довод ответчика о том, что в материалах дела не содержится лицензионного договора, в связи с чем размер взысканной компенсации нельзя считать доказанным и обоснованным.

Норма, установленная статьей 1505 ГК РФ, не содержит указания на обязательность подтверждения двукратного размера стоимости права использования произведения именно лицензионным договором.

При этом пунктом 43.4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В контексте данной нормы и разъяснений истцу надлежит доказать рыночную стоимость прав на использование произведения в сравнимых обстоятельствах, причем сделать это он вправе любым способом, предусмотренным статьей 64 АПК РФ.

При этом разъяснения, изложенные в пункте 43.4 вышеуказанного Постановления, устанавливают общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости соответствующего права.

Данный вывод суда соответствует сложившейся практике по данному вопросу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 № С01-173/2018 по делу N А60-54040/2016, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 N С01-188/2018 по делу № А56-13978/2017).

Суд находит, что в рассматриваемом случае истцом обоснованно принято в качестве надлежащих доказательств стоимости права использования товарного знака договор 29.10.2014 № 7901. При этом доказательств, достоверно свидетельствующих об иной стоимости права использования товарного знака на момент заявления исковых требований, ответчиком в материалы дела не представлено; доказательств действительного существования иной стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака в материалах дела не содержится.

Расчет истца произведен исходя из двукратного размера единовременного платежа (п. 4.1 договора – 150 000 рублей) и двукратного размера ежемесячного платежа за использование Системы (п. 4.2 договора – ежемесячные отчисления в размере 15% от поступающих ответчику средств от заемщиков в оплату по займам процентов и штрафов), срока незаконного использования товарного знака – 13 месяцев (с 17.11.2016 – дата расторжения договора):

150 000 рублей * 2 + 69 000 рублей * 13 месяцев *2 =2 094 000 рубля.

При этом размер ежемесячного платежа за использование Системы истцом документально не подтвержден.

Ответчик, предоставляя возражения на расчет истца, а также ходатайствуя о снижении размера компенсации, в материалы дела представил платежные поручения, подтверждающие перечисление ежемесячных платежей за использование Системы (от 12.02.2015 № 6 на сумму 5516,10 рубля, от 05.03.2015 № 38 на сумму 13 935,45 рубля, от 06.04.2015 № 45 на сумму 21206 рублей, от 20.05.2015 № 81 на сумму 31320 рублей, от 11.06.2015 № 98 на сумму 37954 рубля, от 20.07.2015 № 120 на сумму 39063 рубля, от 18.08.2015 № 140 на сумму 34837 рубля, от 13.09.2015 № 174 на сумму 41538 рублей, от 12.10.2015 № 217 на сумму 47591 рубль, от 16.11.2015 № 260 на сумму 56403 рубля, от 15.12.2015 № 298 на сумму 55559 рублей, от 25.01.2016 № 50 на сумму 75425 рублей, от 24.02.2016 № 104 на сумму 56255 рублей, от 21.03.2016 № 172 на сумму 72418 рублей, от 13.04.2016 № 213 на сумму 76443 рубля, от 23.05.2016 № 264 на сумму 81279 рублей, от 28.06.2016 № 320 на сумму 82673 рубля, от 02.09.2016 № 460 на сумму 78917 рублей, от 03.10.2016 № 483 на сумму 70646 рублей, от 25.10.2016 № 507 на сумму 80760 рублей, от 31.10.2016 № 524 на сумму 63643 рубля), согласно которым средневзвешенная величина ежемесячных отчислений составляет 53494,50 рубля.

Арбитражный суд соглашается с позицией ответчика, что именно данная средневзвешенная сумма и должна быть принята для произведения расчета компенсации.

Кроме того, суд также считает возможным исключить из расчета истца 300 000 рублей (на что указывал ответчик), представляющих собой двукратную сумму единовременного платежа в размере 150 000 рублей, поскольку данная сумма не может быть отнесена к цене обычно взимаемой за правомерное использование товарного знака, а является фактически платой за присоединение к Системе.

Пунктом 1.4 договора от 29.10.2014 № 7901 стороны прямо установили, что именно ежемесячное отчисление являются вознаграждением Разработчика за использование Системы.

При этом суд также соглашается с позицией ответчика, что средневзвешенный размер ежемесячных платежей необходимо разделить на 6, поскольку договором от 29.10.2014 № 7901 установлено, что Система содержит в себе следующий комплекс услуг:

2.1.1. комплекс предоставляемых продуктов (различных типов микрозаймов);

2.1.2. маркетинговая методика рекламы и продаж;

2.1.3. система выдачи, контроля выплат и взыскания долгов по микрозаймам;

2.1.4. методика оценки заёмщиков;

2.1.5. руководство по использованию и применению фирменного стиля компании;

2.1.6. ведение бухгалтерского и налогового учета.

Ежемесячные платежи ответчиком уплачивались именно за использование Системы как комплекса предоставляемых услуг, тогда как для разрешения настоящего спора и определения размера компенсации необходимо установить именно цену взимаемой за правомерное использование товарного знака.

По убеждению суда, с учетом принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствия нарушения, а также обоснованных доводов ответчика, для определения такой цены и необходимо разделить средневзвешенный ежемесячный платеж на 6, исходя из принципа равной стоимости за каждую предоставляемую услугу.

При этом суд не принимает довод ответчика о необходимости исключения из ежемесячных платежей 35 000 рублей, как стоимости только оказываемых бухгалтерских услуг, руководствуясь договором от 01.11.2016, заключенным между ООО «МК «Фаст ЕАО» и ФИО4 (том 2, л.д. 7-11), поскольку названная цена установлена иным договором, а не тем, который является основанием для исчисления компенсации.

Отдельной стоимости услуг бухгалтера и выполняемой им работы по договору от 29.10.2014 № 7901 ни истцом, ни ответчиком не представлено.

На основании вышеизложенного, учитывая, что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности и их превышение доказано ответчиком, сумма компенсации по расчету суда составит 231 809,52 рубля (53 494,5 рубля / 6 * 2 размер стоимости * 13 месяцев).

Однако учитывая, что правонарушение ответчиком совершено впервые, на что указали его представители в судебном заседании, а истцом не представлено доказательств обратного, суд считает возможным снизить названную сумму в 2 раза или до 115 904,76 рубля.

На основании вышеизложенного, суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, пунктом 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2017, считает необходимым удовлетворить иск в части взыскания размера компенсации в сумме 115 904,76 рубля.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Порядок определения размера государственной пошлины при обращении в арбитражные суды с иском имущественного характера определен в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) и зависит от суммы (цены) иска.

Истец при подаче настоящего иска, исходя из его цены, уплатил в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 33 470 рубля, что подтверждается платежным поручением от 12.01.2018 № 9.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В пункте 48 Обзора от 23.09.2015 судам разъяснено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца пропорционально следует взыскать 1856 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины (115 904,76 рубля * 33 470 рубля / 2 094 000 рубля).

В остальной части государственная пошлина относится на истца.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

реШил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ФИО3 Система» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаст ЕАО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФИО3 Система» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 115 904,76 рубля, а также 1856 рублей в возмещение судебных расходов, понесенных на уплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

Судья И.А. Доценко