Гражданский кодекс часть 1

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Дарси» (далее также - Общество), уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации :

- о запрете использования товарного знака «Darsing» и сходных с ним до степени смешения наименований («Dorsing», «Дарсинг», «Дорсинг», «Дарси» и т.п.) в любом виде, в частности в рекламно-информационных материалах в средствах массовой информации, на вывесках, рекламных конструкциях, в сети Интернет, в справочниках, в деловой документации, в своем фирменном наименовании, в связи с чем, обязать ответчика внести изменения в учредительные документы, запретить ответчику воспроизводить товарный знак «Darsing» и сходные с ним до степени смешения наименования ("Dorsing", «Дарсинг», «Дорсинг», «Дарси» и т.п.) любыми способами и вводить их в хозяйственный оборот в отношении видов деятельности, обозначенных в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) № 369258;

- о взыскании компенсации за использование товарного знака в размере 100 000 рублей.

В правовые обоснования требований приведены ссылки на статьи 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В качестве судебных издержек истец также просит взыскать с ответчика :

- 17000 руб. расходов по оплате услуг представителя по договору на оказание юридических услуг с ООО «Холдинг Губернское Жилье» от 01.06.2009;

- 20000 руб., уплаченных истцом патентному поверенному ФИО4 за заключения об использовании товарного знака.

Ответчик исковые требования не признал, представил отзыв.

Указал, среди иного, что истец неправомерно зарегистрировал товарный знак «DarsinGProfessional», под которым как торговой маркой с 1998 года работал нынешний директор ООО «Дарси» ФИО3 и которая использовалась на протяжении нескольких лет, с 2000 по 2008 гг., ООО «Компания Дарсинг», осуществлявшей деятельность на территории города Новокузнецка (в настоящее время – в Новосибирской области).

Регистрация товарного знака оспаривается Обществом в настоящее время в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и в Федеральной антимонопольной службе Кемеровской области.

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил, что ФИО1, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя ФИО5 по Заводскому и Новоильинскому районам города Новокузнецка Кемеровской области 30.07.2004 (свидетельство серия 42 № 002431429), является правообладателем товарного знака «DarsinGProfessional» - по заявке № 2007729715, приоритет товарного знака 26.09.2007, зарегистрировано в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2009, срок действия регистрации до 26.09.2017, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 369258, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Товарный знак, помимо словесной, имеет изобразительную составляющую в виде горизонтальных полос, становящихся толще сверху вниз (напоминает жалюзи).

Неохраняемый элемент товарного знака : Professional.

Цвет или цветовой сочетание товарного знака : белый, зеленый.

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, в которых используется товарный знак :

06 – конструкции строительные; перегородки внутренние, перекрытия металлические, пороги дверные, решетки, блоки металлические (оконные), жалюзи металлические, рольставни, ставни наружные.

19 – окна, комплекты оконные (блоки из ПВХ), арматура оконная, жалюзи; двери, комплекты дверные (блоки из ПВХ), арматура дверная, витражи, жалюзи, ставни, пороги [дверей], ограды.

20 – мебель, мебель банковская, офисная, школьная, кровати деревянные, перегородки для мебели деревянные.

24 – занавеси текстильные или пластмассовые, сетки противомоскитные.

35 – продвижение товаров [для третьих лиц] : товары 06, 19, 20, 24 кл.

37 – строительство, работы каменно-строительные, работы кровельные, монтаж оконных и дверных блоков, отделка фасадов зданий и сооружений, установка решеток на окна.

40 – работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц], по остеклению балконов и лоджий.

42 – инжиниринг в области строительства.

Общество с ограниченной ответственностью «Дарси» создано по решению № 1 от 11.08.2008 единственного учредителя ФИО3, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20.08.2008.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что ООО «Дарси» с июня 2009 года использовало знак «DarsinGProfessional» или «DоrsinGProfessional» в бело-зеленой цветовой гамме в вывесках (рекламных конструкциях, информационных табличках) на фирменных салонах продаж в г. Новокузнецке по адресам : Кузнецкое шоссе, 21/4 , пр. Металлургов, 51, пр. Дружбы, 39, ул. Мориса Тореза, 67.

По первым из трех салонов использование знака продолжается до настоящего времени.

Общество также использовало в июне-августе 2009 г. в рекламных модулях в печатных изданиях (Новокузнецких газетах «Бизнес», «Кузнецкий мост», «ТелеПроект»):

слово (знак) Дорсинг с буквами DGв ромбе слева от слова (первая над второй);

слово (знак) Дарси с теми же буквами DG в ромбе и буквами Н.Г. под ними, помещенными в единый прямоугольник справа от слова;

наименование юридического лица - ООО Дарси с теми же буквами DG в ромбе (но без букв Н.Г. под ними), помещенным в прямоугольник справа от наименования.

Во всех указанных рекламных модулях, выполненных в бело-зеленом цветовом сочетании, указаны товары и работы (услуги) – окна, жалюзи, евробалконы, рольставни, монтаж; адреса - Кузнецкое шоссе, 21/4 , пр. Металлургов, 51, пр. Дружбы, 39, ул. Мориса Тореза, 67 и номеров телефонов, и имеются горизонтальные полосы, становящиеся толще сверху вниз.

У суда нет оснований не согласиться с истцом, что использование Обществом в вывесках (рекламных конструкциях, информационных табличках) на фирменных салонах продаж, и рекламных модулях, размещаемых в средствах массовой информации, указанных словесно-изобразительных сочетаний в совокупности с наименованием товаров и работ, нарушает зарегистрированное за истцом в установленном законом порядке право на исключительное использование товарного знака.

Представленные истцом исследования наличия незаконного использования товарного знака, составленные патентным поверенным индивидуальным предпринимателем ФИО4 (оцениваемые судом как допустимые письменные доказательства по делу), подтверждают имеющееся совпадение или сходство до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ФИО1, , наименований «DarsinG», «Dоrsing», «Дарсинг», «Дорсинг» используемых ООО «Дарси» в его хозяйственной деятельности, а также наименования юридического лица «Дарси» в том случае, когда оно используется в рекламных модулях товаров и работ, указанных в принадлежащем истцу товарном знаке, с использованием изображения горизонтальных полос, становящихся толще сверху вниз.

В то же время, суд не может согласиться с доводами истца о необходимости в рамках заявленного иска, направленного на защиту товарного знака, обязать ответчика изменить свое фирменное наименование и внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества. При таком выводе суд исходит, во-первых, из того, что ООО «Дарси» зарегистрировано в качестве юридического лица ранее, чем за ФИО1 был зарегистрирован товарный знак, во-вторых, из того, что фирменное наименование ответчика, в отличие от товарного знака, русское (состоит из русских букв), а само совпадение наименования Общества с частью слова «DarsinG» (при его прочтении по-русски) не может являться основанием для запрета фирменного наименования Общества. При таком подходе (простое совпадение части слов) можно признать, что и слова «да», «дар», «арс», «синг», «сингл» и т.д. сходны с названием товарного знака, зарегистрированного за истцом.

Статьей 1229 Гражданского кодекса РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При отсутствии доказательств вероятных убытков, причиненных истцу ответчиком, и иных последствий допущенных ответчиком нарушений, непродолжительного периода использования ответчиком товарного знака, прекращении его использования в рекламе в печатных изданиях к настоящему времени, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, полагает сумму в 50,0 тыс. руб. достаточной компенсацией истцу за нарушение его исключительного права на товарный знак и снижает эту сумму, имеющую компенсационную природу, по сравнению с заявленной истцом применительно к статье 333 Гражданского кодекса РФ.

Исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Возражения ответчика по иску судом отклонены. Возможное использование ранее товарного знака, зарегистрированного в настоящее время за истцом, как торговой маркой другим, не ООО «Дарси», юридическим лицом не может являться основанием для отказа истцу в защите его права на товарный знак в споре с ответчиком. Доказательства прекращения правовой охраны товарного знака, зарегистрированного за истцом, в порядке, предусмотренном статьей 1514 Гражданского кодекса РФ, на настоящий момент отсутствуют.

Государственная пошлина по делу распределяется между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований (по не денежному требованию – по 1000 руб. на каждую из сторон, по денежному – 3500 руб. на ответчика, поскольку снижение судом размера компенсации по правилам статьи 333 Гражданского кодекса РФ не влияет на распределение судебных расходов по делу - п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6).

Аналогичным образом разрешается судом вопрос о возмещении истцу судебных издержек, связанных с оплатой истцом услуг представителя, подтвержденных договором на оказание юридических услуг от 01.06.2009 между ООО «Холдинг Губернское Жилье (исполнителем) в лице генерального директора ФИО2 (представителя истца по настоящему делу) и ФИО1 (заказчиком), квитанциями к приходным кассовым ордерам №№ 71 и 72 от 01.06.2009. Взысканию с ответчика в пользу истца подлежит 16,0 тыс. руб. в счет возмещения указанных судебных издержек.

Заявленная истцом к возмещению как судебные расходы сумма 20,0 тыс. руб., уплаченная по платежному поручению № 802 от 21.07.2009 индивидуальному предпринимателю ФИО4 за письменные заключения, представленные истцом в качестве письменных доказательств по делу, взысканию с ответчика не подлежит. Данные расходы истца понесены им не в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, имели место до подачи искового заявления, и не отвечают понятию судебных издержек, содержащихся в статье 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л :

исковые требования удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Дарси» использовать товарный знак «DarsinG» и сходные с ним до степени смешения наименования - «Dоrsing», «Дарсинг», «Дорсинг» - в рекламно-информационных материалах в средствах массовой информации, на вывесках, рекламных конструкциях, в сети Интернет, в справочниках, в деловой документации, и запретить обществу с ограниченной ответственностью «Дарси» воспроизводить указанные товарный знак и сходные с ним до степени смешения наименования, а также наименование «Дарси» любыми способами при введении их в хозяйственный оборот в отношении видов деятельности, обозначенных в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) № 369258.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дарси» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 50000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 4500 руб. расходов по государственной пошлине, 16000 руб. расходов на оплату услуг представителя, всего – 70500 руб.

В части запрета использования фирменного наименования и обязания ответчика внести изменения в учредительные документы, связанные с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «Дарси», а также взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака иск оставить без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока после его принятия и может быть обжаловано в пределах указанного срока в арбитражный суд апелляционной инстанции, вступившее в законную силу решение - в двухмесячный срок в арбитражный суд кассационной инстанции.

Судья А.В.Ерохин