Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством использования системы веб-конференции дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1, город Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, город Кемерово (ОГРНИП <***>, ИНН <***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», город Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, город Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии: истца ФИО1, паспорт,

у с т а н о в и л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о запрете ответчику использовать обозначение «Планета» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьим лицом).

Исковые требования мотивированы тем, что истцом установлен факт нарушения его исключительных прав со стороны ответчика путем использования товарных знаков.

Определением от 25.08.2021 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 11.10.2021. Проведение судебного разбирательства по делу назначено на 22.11.2021, затем откладывалось в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных пояснений по делу, истребованием доказательств, привлечением к участию в деле третьих лиц.

Судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято к рассмотрению ходатайство истца об изменении предмета и оснований иска, согласно которому ИП ФИО1 просит суд взыскать с ответчика 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации №299509, 647502.

В процессе рассмотрения дела ИП ФИО2 иск не признал, указал на несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора, поскольку невозможно достоверно установить какое почтовое отправление и какого содержания направлялось в адрес ответчика согласно идентификатору №801…3233; опись вложения в материалы дела не представлена, заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Указал, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку истцом не представлено доказательств осуществления деятельность с использованием товарных знаков №299509, №647502 для обозначения товаров, для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но не использующие их, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, могут быть признаны недобросовестными и не подлежат защите в силу статьи 10 ГК РФ. Представленные в материалы дела в подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак видеозапись является недопустимым доказательством, поскольку не представляет возможность достоверно установить дату и время изготовления указанных фоторгафий и видеосъемки, месторасположения и условия, при которых они осуществлялись, наличие у лиц, ее осуществивших, соответствующих полномочий.

В письменных пояснениях по делу истец указал, что основания для оставления иска без рассмотрения отсутствуют, используемое ответчиком обозначение «Планета» имеет высокую (близкую к тождеству) степень сходства с защищаемыми товарными знаками «Планета», а слова «одежда и обувь» являются характеризующими услуги, в отношении которых используется ответчиком спорное обозначение. В действиях истца отсутствуют признаки злоупотребления правом, в подтверждение чего представлены лицензионные договоры в отношении защищаемых товарных знаков по свидетельствам №299509, №647502 с ФИО3, с ООО «Планета», с ФИО4

В ответе от 08.12.2021 на судебный запрос от 22.11.2021 ООО «Ресурс» - собственник здания торгового центра «Кузнецкий», подтвердил факт заключения договора аренды от 01.02.2021 с ИП ФИО2 на осуществление торговой деятельности при использовании торгового места, расположенного на втором этаже ТК «Кузнецкий» по адресу: <...>. В соответствии с положениями пункта 2.3.3 договора арендатором на фасаде здания самостоятельно размещена вывеска с наименованием «Империя одежды и обуви». При этом сведениями о содержании наименования в настоящей указанной вывеске и ее размещения, в том числе на дату 18.07.2021 ООО «Ресурс» не располагает.

В отзыве на иск от 01.03.2022 Федеральная служба по интеллектуальной собственности указала, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПЛАНЕТА» по заявке №2004704708 с приоритетом от 05.03.2014 зарегистрирован Роспатентом 14.12.2005 за №299509 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Планета». В результате неоднократной государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству №299509 правообладателем указанного товарного знака является ИП ФИО1 Согласно сведениям Госреестра словесный товарный знак «Планета» по заявке №2015714242 с приоритетом от 14.05.2015 зарегистрирован Роспатентом 13.03.2018 за №647502 в отношении услуг 35,36, 41, 43 классов МКТУ на имя ИП ФИО1 Вопрос о запрете использования ответчиком обозначения «Планета», являющимся, по мнению истца, сходным с товарным знаком по свидетельствам №299509, №6475020, не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента.

В отзыве на иск от 01.03.2022 ООО «Ресурс» иск не признало, указало, что при уточнении истцом исковых требований путем заявления нового, дополнительного требования о взыскании компенсации в размере 600 000 руб., произведено одновременное изменение предмета и оснований иска, что по своей сути является основанием для отказа в принятии иска к рассмотрению, в том числе в связи с несоблюдением обязательного претензионного порядка. Аудио – или видеозаписи должны быть представлены в суд на защищенном носителе, не позволяющем перезаписать или изменить информацию на нем в дальнейшем. Вместе с ними «в комплекте» должны идти стенограммы – письменные записи зафиксированного разговора или описания записанного на видео события.

Судебное заседание 28.03.2022 в соответствии с частями 3, 5 статьи 156 АПК РФ проведено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, уведомленных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Судом в соответствии со статьей 159 АПК РФ принято к рассмотрению поступившие ко дню судебного заседания от ответчика ходатайства об истребовании у истца исходного материального носителя – оригинала фото и видеозаписи, в том числе самого устройства, с которого велась исходная фото и видеозапись (с привязкой ко времени) на предмет ее легализации в силу требований, предусмотренных частью 2 статьи 162, части 6 статьи 71 АПК РФ, оригинала фискального чека, изображенного на видео, а также об обеспечении явки в судебное заседание лица, производившего указанную фото и видеосъемку для дачи свидетельских показаний.

Истец исковые требования поддержал, изложил пояснения по существу заявленных требований, относительно удовлетворения ходатайств ответчика возразил в связи с их необоснованностью, указал, что заявленные истцом исковые требования подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами, оригинал кассового чека отсутствует, процесс закупки товара отражен на представленной истцом видеозаписи, данные о лице, ее производившем, ранее представлены в материалы дела.

С учетом изложенных в процессе рассмотрения дела пояснений сторон, имеющихся материалов дела, положений статей 8, 9 АПК РФ, учитывая процессуальный статус лиц, участвующих в деле, а также то, что представленные в материалы дела доказательства рассматриваются судом в совокупности, суд признает ходатайства ответчика не подлежащими удовлетворению в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьями 66, 88 АПК РФ.

Заслушав истца, представителей сторон в процессе рассмотрения дела, исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и ответчиком не опровергнуто, ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака №299509 по свидетельству Российской Федерации №299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке №2004704708, товарного знака №647502 по свидетельству Российской Федерации №647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке №2015714242.

Указанные товарные знаки имеют правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг в отношении 35 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего: снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего, садовой техники, автоматических ворот и шлагбаумов, спецодежды, средств индивидуальной защиты, электродвигателей, электростанций, запорной арматуры, промышленной мебели, инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей, автомобилей, автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей, консультации по подбору оборудования, прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины, услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность, Международной классификации товаров и знаков для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Товарный знак №647502 также имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг в отношении услуг 36-го класса МКТУ: страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду; 41-го класса МКТУ: воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 43-го класса МКТУ: агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, дома для престарелых, мотели, пансионы, пансионы для животных, прокат кухонного оборудования, прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях, прокат палаток, прокат передвижных строений, прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги кемпингов, ясли детские.

С учетом того, что ИП ФИО1 стало известно об использовании ответчиком сходного до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками обозначения для индивидуализации магазина, расположенного по адресу: <...> (ТЦ «Кузнецкий»), в том числе при продаже товаров, истец обратился в суд с исковыми требованиями о запрете использования спорного обозначения, в последствии в порядке статьи 49 АПК РФ измененными на требование о взыскании с ответчика 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации №299509, 647502.

Изложенные ответчиком, третьим лицом – ООО «Ресурс» в отзыве на иск доводы о том, что при данной корректировки истцом исковых требований, по сути произведено изменение предмета и оснований иска, заявлено новое требование, отклоняются судом в связи со следующим.

Пунктом 25 Постановления Пленума ВС РФ №46 от 23.12.2021 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» в силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска. Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Например, изменение предмета иска имеет место, если требование о взыскании убытков заменяется на требование о замене товара ненадлежащего качества.

Заявленные истцом изначально требования о запрете использования обозначения, а также уточненное впоследствии требование о взыскании компенсации, имеют своим основанием одни и те же фактические обстоятельства, регулируются одними нормами права (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

Таким образом, нарушение истцом положений статьи 49 АПК РФ, а именно, одновременного изменения предмета и основания иска, судом не установлено. Более того, заявление судом принято к рассмотрению, следовательно, подлежит рассмотрению.

Изложенные ответчиком доводы о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора отклоняются судом в связи со следующими обстоятельствами.

В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен в том числе по спорам о нарушении исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

В процессе рассмотрения спора, истцом совместно с ходатайством об уточнении исковых требований от 09.09.2021 представлена копия претензии о запрете на использование спорного обозначения и выплате компенсации за допущенное нарушение, направленная в адрес ответчика согласно почтовой квитанции от 04.08.2021 (идентификационный номер 80110862966263).

Согласно содержанию данной почтовой квитанции претензия направлена истцом ответчику по адресу его регистрации, подтвержденному сведениями из ЕГРИП.

Из отчета об отслеживании почтового отправления, сформированного официальным сайтом Почта России, усматривается, что 13.08.2021 данная корреспонденция вручена адресату.

Направление досудебной претензии исключительно ценным письмом с описью вложения не является обязательным, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 9 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 (далее – Обзор).

Согласно разъяснениям Постановления Пленума ВС РФ №18 от 22.06.2021 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» обращение может быть вручено адресату лично, направлено ему посредством почтовой связи или иных служб доставки. Если иное не предусмотрено законом или договором и не следует из обычая или установившейся во взаимоотношениях сторон практики, обращение может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения (статьи 5, 421 ГК РФ). В силу положений статьи 56 ГПК РФ и статьи 65 АПК РФ бремя доказывания факта направления обращения лежит на истце. При этом ответчик вправе представить доказательства того, что истцом в его адрес направлялось не обращение, а иная документация.

Как следует из содержания части 5 статьи 4 АПК РФ, а также исходя из разъяснений, изложенных в Обзоре, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным при направлении претензии по надлежащему адресу ответчика.

Документального подтверждения не направления указанной претензии либо подтверждения того, что данной почтовой корреспонденцией было направлено иное отправление, в материалы дела не представлено.

Установленный арбитражным законодательством 30-дневный срок досудебного порядка урегулирования спора соблюден истцом (заявление об изменении предмета исковых требований направлено в суд 09.09.2021).

Также суд отмечает, что претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно, без дополнительных расходов на уплату госпошлины, со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 306-ЭС15-1364).

Суть претензионного порядка заключается не в исполнении истцом некой формальности, а в предоставлении сторонам дополнительной возможности разрешить возникший спор во внесудебном порядке, либо, в случае не достижения соглашения, иметь заранее сформированные в досудебном порядке позиции, которые и будут предметом судебного разбирательства. Формальные препятствия для признания претензионного порядка соблюденным не должны безусловно влечь оставление исковых требований без рассмотрения.

Документального подтверждения однозначно свидетельствующего о том, что ответчик имел намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке не представлено.

В судебном заседании 28.03.2022 истец пояснил, что в процессе рассмотрения дела ответчик с намерением урегулировать спор мировым путем не обращался, действий относительно урегулирования спора не предпринимал.

Принимая во внимание приведенные нормы процессуального права и цели законодательного установления обязательного претензионного порядка урегулирования споров, учитывая недопустимость отказа в судебной защите нарушенных прав по формальным основаниям без учета конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, кроме того, оставление иска без рассмотрения в данном случае привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора, что не соответствует требованиям эффективности и процессуальной экономии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

На момент рассмотрения настоящего дела правовая охрана товарных знаков №647502, №299509 не прекращена, срок действия исключительного права на товарный знак №647502 – до 14.05.2025, на товарный знак №299509 – до 05.03.2024.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В процессе рассмотрения дела ИП ФИО2 факт осуществления деятельности в ТЦ «Кузнецкий», расположенном по адресу: <...> не оспорил.

В материалы дела представлена копия договора аренды торгового места от 01.02.2021, заключенного между ООО «Ресурс» (арендодатель) и ИП ФИО2 (арендодателем), согласно которому арендодатель передает арендатору, а арендатор принимает в срочное возмездное владение торговое место в торговом центра площадью 750 кв.м. с целью установки временного торгового объекта (торгового оборудования) для торговли (продуктами питания, бытовой химией, промтоварами, одеждой, обувью, головными уборами и пр.). Место предоставляется арендатору по адресу: <...>, ТК «Кузнецкий», второй этаж.

По условию пункта 1.3. договора аренды, указанный договор является актом приема-передачи торгового места.

Пунктом 6 договора установлено, что договор вступает в силу с даты его подписания и заключен на срок по 31.12.2021 года включительно.

В обоснование заявленных требований, истцом в материалы дела представлена видеозапись процесса закупки товара от 18.07.2021 (в магазине «Планета одежды и обуви» произведена покупка на сумму 45 руб.).

При исследовании в судебном заседании указанной видеозаписи суд установил, что на фасаде здания по адресу <...> над входом в торговый центр размещена вывеска «Планета одежда и обувь».

Кроме того, из представленной истцом видеозаписи усматривается факт реализации продавцами в торговой точке товара с выдачей кассового чека от имени ответчика, содержащего в себе указание на наименование магазина - «Планета Одежда и Обувь». Следовательно, полномочия лица на осуществление сделки купли-продажи данного товара явствуют из обстановки совершения сделки, что соответствует положениям статьи 182 ГК РФ.

В процессе рассмотрения дела истец указал, что оригинал кассового чека от 18.07.2021 отсутствует, однако, достоверность его содержания можно проверить на сайте https://Ik.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/search вбив номер фискального накопителя, фискальный признак документа и номер фискального документа, в подтверждение чего представил распечатку с данного сайта (представлена совместно с пояснениями от 24.01.2022)

Доказательств ведения торговли иными лицами от его имени, а также использования при осуществлении торговой деятельности иных видов кассовых или товарных чеков или использования иных документов, подтверждающих оплату товара, тветчик в процессе рассмотрения дела в соответствии со статьей 65 АПК РФ не представил.

Заявлений о фальсификации представленных истцом доказательств ответчиком при рассмотрении настоящего дела в соответствии со статьей 161 АПК РФ заявлено не было.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Как следует из законодательства Российской Федерации, сложившейся судебной практики, субъекты прав на средства индивидуализации могут прибегать к соразмерной самозащите. В качестве одного из способов такой самозащиты, как правило, используется осуществление видеозаписи процесса закупки товара, являющегося контрафактным, что соответствует позиции Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 10 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», включающего в самозащиту как воздействие на имущество нарушителя, так и воздействие лица на свое собственное или находящееся в его законном владении имущество.

Поскольку особый порядок фиксации факта нарушения исключительных прав правовыми актами не установлен, то представленная истцом видеозапись, как содержащая сведения, необходимые для установления места ведения ответчиком деятельности, соответствует требованиям АПК РФ, предъявляемым к доказательствам по делу.

С учетом изложенного, доводы ответчика относительно недопустимости указанного доказательства отклоняются судом, поскольку при исследовании диска с видеозаписью процесса покупки товара в магазине ответчика судом установлено, что видеозапись велась непрерывно при отсутствии склеек кадров и элементов монтажа.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ №10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее – Информационное письмо Президиума ВАС РФ №122), вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарег. в Минюсте РФ 18.08.2015, рег. №38572 (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 41).

ИП ФИО2 факт сходства обозначения, использованного для индивидуализации расположенного по адресу: <...> магазина со словесными элементами «Планета Одежда и обувь», с обозначениями, охраняемыми товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу, не оспорен, ходатайств о проведении судебной экспертизы не заявлено.

Судом установлено, что в используемом ответчиком для индивидуализации магазина комбинированном обозначении со словесными элементами ««Планета Одежда и обувь» использован словесный элемент «Планета», который применительно к спорным товарным знакам является либо единственным (№647502), либо доминирующим (№299509).

При сопоставлении используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в п.37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 299509, 647502, использованы ответчиком на вывеске помещения (пункт 4 части 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги магазинов, розничная продажа», для которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки.

Поскольку обозначение «Планета Одежда и обувь» ассоциируется с другими обозначениями (товарными знаками) «Планета» в целом, несмотря на их отдельные отличия, оно признается судом сходным до степени смешения с ними.

Доказательств использования спорного обозначения «Планета» с согласия истца ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения судом настоящего спора.

В ответе от 08.12.2021 на судебный запрос от 22.11.2021 ООО «Ресурс» - собственник здания ТЦ «Кузнецкий», указало, что в соответствии с положениями пункта 2.3.3 договора от 01.02.2021 арендатором на фасаде здания ТЦ самостоятельно размещена вывеска с наименованием «Империя одежды и обуви». При этом сведениями о содержании наименования в настоящей указанной вывеске и ее размещения, в том числе на дату 18.07.2021 ООО «Ресурс» не располагает.

Указанные сведения не опровергают факт нарушения прав и законных интересов истца, имевших место в спорный период с 18.07.2021 по 04.08.2021 (дата подачи иска).

С учетом принятого судом изменения истцом предмета иска компенсация взыскивается за длящееся нарушение исключительных прав на товарные знаки.

При этом следует отметить, что сторонами договора аренды от 01.02.2021 согласно его пункту 6 согласован срок действия договора с момента его подписания по 31.12.2021.

Оценивая доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом в связи с обращением с рассматриваемым иском, суд отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Действия лица, обладающего исключительными правами на товарные знаки, направленные на защиту своего исключительного права, сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков недобросовестности и не могут быть признаны злоупотреблением правом исключительно на основании заявления другой стороны.

Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 154 Постановления №10).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 Постановления Пленума ВС РФ №10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал недобросовестно.

Само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Однако, неиспользование товарного знака может быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 № 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Суд отмечает, что использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

В подтверждение использования товарных знаков истец представил в материалы дела лицензионные договоры на предоставление неисключительного права использования товарных знаков №299509, №647502, заключенные с ИП ФИО3, ИП ФИО4, ООО «Планета».

В соответствии с положениями лицензионного договора с ИП ФИО3 от 05.04.2018 ИП ФИО1 (правообладатель) представляет ИП ФИО3 (лицензиату) неисключительное право на использование товарных знаков №299509 (с приоритетом от 05.03.2004), №647502 (с приоритетом от 14.05.2015).

В пункте 2 лицензионного договора с ИП ФИО4 от 01.01.2020 указано, что лицензия предоставлена для индивидуализации услуг торгового центра «Планета», в том числе при продвижении товаров и услуг, что соответствует услугам, относящимся к 35-му классу МКТУ.

В пункте 2 лицензионного договора с ООО «Планета» от 03.05.2018 также указано, что лицензия предоставлена для индивидуализации услуг торгового центра «Планета», в том числе при продвижении товаров и услуг, что соответствует услугам, относящимся к 35-му классу МКТУ.

Как следует из положений данных договоров, использование товарных знаков представляет лицензиату на возмездной основе.

Представленными Роспатентом в материалы дела справками из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации также подтверждается, что лицензия на использование товарных знаков №647502, №299509 предоставлена ООО «Планета» по лицензионному по договору №РД0294854 от 16.05.2019, ИП ФИО4 по лицензионному по договору №РД0338654 от 17.08.2020, ИП ФИО3 по лицензионному по договору №РД0291812 от 12.04.2019.

Ведение лицензиатами деятельности подтверждено истцом представленными в материалы дела видеозаписями, кассовыми чеками.

Доводы о недопустимости указанных доказательств признаны судом необоснованными, поскольку при исследовании видеозаписей в судебном заседании судом установлено, что отсутствует прерывание записи и ее монтаж, а о фальсификации доказательств ответчиком не заявлено (статья 161 АПК РФ).

Довод ответчика об отсутствии у истца зарегистрированного кода ОКВЭД 77.40 (аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав) не имеет правового значения, поскольку указанные обстоятельства сами по себе не препятствуют стороне являться правообладателем исключительных прав на средства индивидуализации и использовать указанные объекты.

При указанных обстоятельствах ссылка ответчика в обоснование довода о злоупотреблении правом на неиспользование спорных товарных знаков самим правообладателем (истцом), не может быть положена в основу вывода о признании в действиях истца злоупотреблением права.

Факт предъявления правообладателем после регистрации спорных товарных знаков исков (в том числе, неоднократно) к лицам, использовавшим обозначение, сходное до степени смешения с этими товарными знаками, автоматически не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, поскольку данные действия правообладателя товарного знака предусмотрены законом в качестве мер по защите нарушенных гражданских прав (ст.ст. 12, 1252, 1515 ГК РФ). Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав.

С учетом законодательно установленной в пункте 5 статьи 10 ГК РФ презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений, в силу положений статьи 65 АПК РФ обязанность по доказыванию недобросовестности их действий лежит на лице, заявившем о такой недобросовестности.

Согласно части 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 1 и 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопреки вышеприведенным нормам материального и процессуального права, довод ответчика о злоупотреблении истцом своим правом на обращение в суд не был подтвержден представленными в деле доказательствами, такие обстоятельства, как наличие у истца противоправной цели, превышение истцом пределов осуществления принадлежащих ему прав, последующее противоправное поведение истца, характеризующее цели обращения в суд с заявленным требованием, из материалов дела не следуют.

На основании пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П и 24.07.2020 №40-П).

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

С учетом заявления об изменении исковых требований от 09.09.2021, размер компенсации составляет 600 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки№299509, №647502, исходя из периода нарушения с 18.07.2021 (дата произведения видеозаписи) по 03.08.2021 (день, предшествующий дню направления искового заявления в адрес ответчика).

Обосновывая размер заявленной суммы компенсации, истец указал, что ответчиком были оказаны услуги с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, на сумму 5 млн. руб.

При этом истец просил взыскать компенсацию в двойном размере стоимости услуг, оказанных с использованием обозначения, сходного до степени смешения со спорными товарными знаками, но в меньшем размере – 600 000 руб.

В ходе рассмотрения спора ответчик представил информацию о выручке ответчика за период с 01.02.2021 по 03.08.2021: выручка по банку составляет 2 445 000 руб.; выручка по кассе – 17 457 247 руб. 34 коп.

При этом ответчик указал, что деятельность по указанному адресу осуществляется им менее трех лет.

Таким образом, даже если исходить из того, что выручка ответчика от реализации товаров в магазине с вывеской «Планета Одежда и Обувь» составила в спорный период 2 445 000 руб., то истец имеет право на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ требовать взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в двукратном размере выручки – 4 890 000 руб.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие. Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость услуг в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение. Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании открытых сведений о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса. Указанная правовая позиция отражена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №А32-2250/2020 от 19.04.2021.

Ответчиком контррасчет в обоснование доводов относительно размера компенсации в ходе рассмотрения спора не представлен.

В соответствии с положениями ст.ст.8, 9 АПК РФ арбитражное судопроизводство осуществляется на принципах состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений по делу (ч.1 ст.65 АПК РФ).

При указанных обстоятельствах в соответствии с подлежащими применению нормами гражданского законодательства, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 31 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021)» (утв. президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021), оснований для снижения размера компенсации, рассчитанного истцом согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, у суда не имеется в связи с отсутствием мотивированного ходатайства ответчика.

Исходя из принципов разумности и справедливости, восстановительного характера компенсации, принимая во внимание характер правонарушения, а также степень вины нарушителя, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, в сумме – 600 000 руб.

Государственная пошлина на основании части 1 статьи 110 АПК РФ относится на ответчика как на проигравшую в споре сторону. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 9 000 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, частью 2 статьи 176, статьями 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, а также 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 9 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.В. Останина