Гражданский кодекс часть 1

Компания "Одри Трейд Лтд." обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Роял Трейд", Компании "Бимекс" ЛЛС Обществу с ограниченной ответственностью "Медиа Групп" о взыскании:

с Компании «Бимекс» ЛЛС компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 3 845 550 руб. 91 коп.;

с общества с ограниченной ответственностью «Медиа Групп» компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 560 000 руб.;

с общества с ограниченной ответственностью «Роял Трейд компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 405 550,91 руб.

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства.

Ответчик 2 возражал против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Ответчик 1 и ответчик 3 не явились в судебное заседание, извещены о месте и времени его проведения надлежащим образом.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что Компания Одри Трейд Лтд. (далее - Компания Одри Трейд Лтд., Истец) является правообладателем товарного знака (изображение короля), зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) по свидетельству № 149634 (далее - товарный знак), что подтверждается записью в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 16.08.2012 года.

Истец указал, что в 2013 году и 2014 году были нарушены права Истца на товарный знак № 149634, в частности, Компании Одри Трейд Лтд. стало известно о следующих фактах нарушения её прав.

В 2012 году между обществом с ограниченной ответственностью «Роял Трейд» (далее - ООО «Роял Трейд», Ответчик 1) и Компанией «ВIМЕХ» LLC (далее - Компания «Бимекс» ЛЛС, Ответчик 2) заключен Контракт № NGS-03/12 на продажу товара с эксклюзивными правами от 01.02.2012 (далее - Контракт № NGS-03/12) согласно которому Компания «Бимекс» ЛЛС обязуется поставить ООО «Роял Трейд» растворимый чай 3 в 1 ТЕАКИНГ (TEAKING), на упаковках которого незаконно размешен товарный знак по свидетельству № 149634.

Согласно п. 1.3. Контракта № NGS-03/12 Поставщик (Компания «Бимекс» ЛЛС) обязуется предоставить исключительное право на реализацию товаров на всей территории Российской Федерации Покупателю (ООО «Роял Трейд»). Территория не может быть изменена до окончания срока действия настоящего Контракта.

Во исполнении Контракта № NGS-03/12 07.07.2013 года по декларации на товары №10803010/240613/0001405 на территорию РФ Ответчиком 2 была ввезена, а Ответчиком 1 получена для дальнейшей реализации партия товара - чая «Хан Чай», на упаковке которого незаконно размещен товарный знак по свидетельству № 149634.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 27.03.2015 года по делу № А61-234/14, оставленным с силе Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2015 года по делу № А61-234/14, ввезенный по ДТ №10803010/240613/0001405 товар признан контрафактным.

Судом установлено, что «субъектом ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ является ООО «Роял-Трейд», осуществившее импорт в РФ без разрешения правообладателя и декларирование на Владикавказском таможенном посту Северо-Осетинской таможни по декларации на товары №10803010/240613/0001405 с целью ввода в гражданский оборот товара -«Быстрорастворимый чай «TEAKING» (ТЕАКИНГ) 3 в 1, с нанесенным товарным знаком «Teaking», а также товарным знаком в виде изображения короля.

Доказательств наличия какого-либо соглашения (договора) или иного документа, подтверждающего факт предоставления права использования товарного знака до момента ввоза товаров, в материалы дела не представлено. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что таможенным органом доказано наличие в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

... ввезенный ООО «Роял-Трейд» товар ... является контрафактным и подлежит изъятию».

Кроме того, в решении Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 27.03.2015 года по делу № А61-234/14, где суд указал, что «судом установлено, что арестованный по протоколу от 06.08.2013 товар «Растворимый чай с йодированной солью «TEAKING» (теакинг) 3 в 1, задекларированный по ДТ №10803010/240613/0001405, находящийся на хранении на складе ООО «Роял Трейд» по адресу: КБР, <...> выпущен Минераловодской таможней 27.03.2014 по ДТ 10802020/270314/0000146 и получен ООО «Роял Трейд».

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом товар, ввезенный Ответчиком 2 и полученный для дальнейшей реализации Ответчиком 1, признан контрафактным, в силу размещения на упаковке товара товарного знака № 149634.

Во исполнение указанного Контракта № NGS-03/12 Ответчиком 2 на территорию Российской Федерации осуществлен ввоз двух партий товара, на которых незаконно размещен товарный знак № 149634, которые были получены Ответчиком 1 для дальнейшей реализации, что подтверждается следующими доказательствами:

Декларацией на товары от 05.11.2013 года № 10803010/051113/0003230. Стоимость ввезенного товара составила 67 800 $ США (по курсу равном 32.1808 рубля за 1 $ США, что соответствует 2 181 858 руб. 24 коп.);

Декларацией на товары от 15.01.2014 года № 10803010/150114/0000063. Стоимость ввезенного товара составила 108 480 $ США (по курсу равном 33.2386 рубля за 1 $ США, что соответствует 3 605 723 руб. 32 коп.).

ДТ от 15.01.2014 года № 10803010/150114/0000063 и ДТ от 05.11.2013 года № 10803010/051113/0003230, подтверждают ввоз товара, на упаковке которого незаконно размещен товарный знак по свидетельству № 149634.

Таким образом, представлены доказательства того, что по ДТ от 15.01.2014 года № 10803010/150114/0000063 и ДТ от 05.11.2013 года № 10803010/051113/0003230 на территорию РФ Ответчик 2 ввез а, Ответчик 1 получил товар, на котором незаконно размещен товарный знак по свидетельству № 149634, принадлежащий истцу.

Таким образом, Декларация на товары от 15.01.2014 года № 10803010/150114/0000063, Декларация на товары от 05.11.2013 года № 10803010/051113/0003230, подтверждают незаконное использование ООО «Роял Трейд» и Компанией «Бимекс» товарного знака по свидетельству № 149634.

10.01.2014 года ООО «Роял Трейд» (продавец) была реализована партия чая«TEAKING» 3 в 1 (на котором незаконно размещен товарный знак по свидетельству № 149634) количеством 1300 коробок, общей стоимостью 3 120 000 руб. обществу сограниченной ответственностью «Олмаркет» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) (далее - ООО «Олмаркет», Ответчик 3), что подтверждается товарной накладной № 20 от 10.01.2014 года, счет-фактурой № 0000220 от 10.01.2014 года.

Указанная партия товара была приобретена ООО «Олмаркет» с целью последующей реализации, так как основным видом деятельности общества является оптовая торговля пищевыми продуктами.

ООО «Олмаркет» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью «Медиа Групп» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) 22.07.2014 года, о чем имеется соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

В связи с тем, что между ООО «Олмаркет» и ООО «Медиа Групп» произошло универсальное правопреемство, в качестве ответчика истцом привлечено ООО «Медиа Групп».

Соответственно, взаимосвязанными действиями ООО «Роял Трейд», Компании «Бимекс» ЛЛС и ООО «Олмаркет» было осуществлено незаконное использование товарного знака по свидетельству № 149634, что подтверждается следующими общими доказательствами:

·Декларацией на товары от 27.03.2014 года № 1080202/270314/0000146;

·Декларацией на товары от 05.11.2013 года № 10803010/051113/0003230;

·Декларацией на товары от 15.01.2014 года № 10803010/150114/0000063;

·Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 27.03.2015 года по делу № А61-234/14;

·Товарной накладной № 20 от 10.01.2014 года, счет - фактурой № 0000220 от 10.01.2014 года.

Таким образом, Ответчиком 1 и Ответчиком 2 на территории РФ предлагается к продаже товар - чай «Хан Чай» с незаконным использованием товарного знака № 149634, принадлежащего Истцу.

Таким образом, права Компании Одри Трейд Лтд. на товарный знак по свидетельству № 149634 были нарушены незаконными действиями ООО «Роял Трейд», Компании «Бимекс» ЛЛС, ООО «Олмаркет», выразившимися во ввозе, предложении к продаже, реализации контрафактного товара с незаконным использованием товарного знака по свидетельству № 149634.

Согласно ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Ч. 2 ст. 1229 ГК РФ под использованием товарного знака подразумевает размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель (Одри Трейд Лтд.) может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Право на использование товарного знака предоставляется правообладателем в порядке ст. 1489 ГК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ст. 1515 ГК РФ.

Компания Одри Трейд Лтд. не давала согласия на использование принадлежащего ей товарного знака по свидетельству № 149634 Компании «Бимекс» ЛЛС, ООО «Роял Трейд», ООО «Олмаркет». Ввоз, предложение к продаже, реализация товаров, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству № 149634, принадлежащий Истцу, а также покупка с целью дальнейшей реализации ООО «Олмаркет» аналогичного товара является незаконной, нарушает положения ст. 1229 ГК РФ, а также влечет ответственность в порядке ст. 1515 ГК РФ.

Согласно ч. 1, 2 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно ч 1. ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Определяя способ компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав на товарный знак, Истец исходил из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, отраженной в декларации на товары, а также товарной накладной и счете-фактуре.

Согласно декларации на товары № 1080202/270314/0000146 от 27.03.2014 года Компанией «Бимекс» ЛЛС была ввезена, а ООО «Роял Трейд» получена партия товара общей стоимостью 108 480 $ США, по курсу равном 35.4494 рубля за 1 $ США, что соответствует 3 845 550 руб. 91 коп.

Товар был реализован ООО «Роял Трейд» ООО «Олмаркет» по цене 3 120 000 руб., что подтверждается товарной накладной № 20 от 10.01.2014 года, счет -фактурой № 0000220 от 10.01.2014 года.

В судебном заседании истец заявил об отказе от иска в части требования к Компанией «ВIМЕХ» LLC.

Согласно ст.49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Ответчик Компания «ВIМЕХ» LLC и иные лица о противоречии данного отказа от иска закону и нарушении прав других лиц не заявили, суд указанных обстоятельств также не установил.

Согласно представленному истцом расчету размера компенсации, взыскиваемой с ООО «Роял Трейд»:

двукратная стоимость товара по ДТ № 1080202/270314/0000146 от 27.03.2014 года составляет 7 691 101 руб. 82 коп. Так как вред Истцу в результате данного ввоза был причинен Ответчиком 1 и Ответчиком 2 совместно, то размер компенсации, взыскиваемой с ООО «Роял Трейд», составит 3 845 550 руб. 91 коп. (1/2 от общей суммы).

- стоимость товара по товарной накладной № 20 от 10.01.2014 года, счету - фактуре № 0000220 от 10.01.2014 года составляет 3 120 000 руб. Так как вред Истцу в результате реализации был причинен Ответчиком 1 и ООО «Олмаркет» совместно, то размер компенсации, взыскиваемой с ООО «Роял Трейд», составит 1 560 000 руб. (1/2 от общей суммы).

Согласно представленному истцом расчету размера компенсации, взыскиваемой с ООО «Медиа-Групп» :

- стоимость товара по товарной накладной № 20 от 10.01.2014 года, счету - фактуре № 0000220 от 10.01.2014 года составляет 3 120 000 руб. Так как вред Истцу в результате реализации был причинен Ответчиком 1 и ООО «Олмаркет» совместно, то размер компенсации, взыскиваемой с ООО «Медиа - Групп», составит 1560 000 руб. (1/2 от общей суммы).

В процессе судебного разбирательства правообладателем товарного знака № 149634 стала компания Вивинет Холдинг Инк.

Между компанией Одри Трейд Лтд. и компанией Вивинет Холдинг Инк. 12.10.2015 года был заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (далее - Договор).

Согласно п. 1.1. Договора подлежит отчуждению, в том числе, право на товарный знак № 149634.

Права Вивинет Холдинг Инк. на товарный знак № 149634 были зарегистрированы 22.01.2016 года, соответственно Вивинет Холдинг Инк. является правообладателем товарного знака № 149634 с 22.01.2016 года.

Компания Одри Трейд Лтд. являлась правообладателем товарного знака № 149634 (изображение короля) с 16.08.2012 по 22.01.2016 года.

Согласно п. 43.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Нарушение права компании Одри Трейд Лтд, на товарный знак № 149634 было совершено 24.06.2013 года в момент ввоза на территорию РФ контрафактного товара и подачи ДТ 10803010/240613/0001405.

В указанный период - в июне 2013 года, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания содержалась запись о правообладателе товарного знака № 149634 компании Одри Трейд Лтд.

Исковое заявление компании Одри Трейд Лтд. подано в Арбитражный суд города Москвы 14.09.2015 года, а принято к производству 18.09.2015 года, когда в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания содержалась запись о правообладателе товарного знака № 149634 компании Одри Трейд Лтд.

Согласно условиям Договора Вивинет Холдинг Инк. не передано право на взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака № 149634 с ООО «Роял Трейд», компании «Бимекс» ЛЛС, ООО «Медиа Групп», так как указанное право является специальным и его передача должна быть оговорена в тексте Договора.

Уступка права на товарный знак означает прекращение исключительного права правообладателя на будущее время.

Учитывая, требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до уступки права на товарный знак, когда компания Одри Трейд Лтд. являлась правообладателем товарного знака № 149634, подлежат удовлетворению.

Учитывая, что предметом требования по настоящему делу является взыскание компенсации с ответчиков за нарушение прав на товарный знак за период, когда правообладателем товарного знака № 149634 являлась компания Одри Трейд Лтд., право на взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака новому правообладателю не передано, суд считает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права и обязанности компании Вивинет Холдинг Инк. по отношению к одной из сторон; привлечение указанной компании к участию в деле в качестве третьего лица не требуется.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация за нарушение прав на товарный знак подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом Правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных убытков.

Согласно п. 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости.

Учитывая, что Истцом доказаны следующие необходимые и достаточные для разрешения настоящего спора обстоятельства: наличие на момент нарушения прав и подачи иска у Компании Одри Трейд Лтд. статуса правообладателя товарного знака по свидетельству № 149634; незаконность использования товарного знака по свидетельству № 149634 ООО «Роял Трейд», ООО «Олмаркет» в силу отсутствия согласия на такое использование со стороны Компании Одри Трейд Лтд.; документальное подтверждение предъявленной ко взысканию суммы компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 149634, суд считает возможным взыскать с ответчиков компенсацию в сумме 50 000 руб. Данный размер компенсации суд считает соразмерным допущенному Ответчиком нарушению и разумным с учетом представленных доказательств.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на Ответчиков в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ истца от части требований, прекратить производство по делу в части требования о взыскании с Компании "Бимекс" ЛЛС компенсации в размере 3 845 550,91 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Роял Трейд" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 360000, респ Кабардино-Балкарская, <...>) в пользу Компании "Одри Трейд Лтд." (адрес: 1 Мэпп Стрит, Белиз Сити, Белиз) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 5 405 550,91 руб.(Пять миллионов четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей девяносто одна копейка), госпошлину в размере 38 527,75 руб.(Тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать семь рублей семьдесят пять копеек)

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Медиа Групп" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 127473, <...>) в пользу Компании "Одри Трейд Лтд." (адрес: 1 Мэпп Стрит, Белиз Сити, Белиз) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 560 000,0 руб.(Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей), госпошлину в размере 11 096,0 руб.(Одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей)

Возвратить Компании "Одри Трейд Лтд." из федерального бюджета госпошлину в размере 27 431,76 руб.(Двадцать семь тысяч четыреста тридцать один рубль семьдесят шесть копеек)

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья Н.В. Фатеева