Гражданский кодекс часть 1

третье лицо: Закрытое акционерное общество "КИИЛТО-КЛЕЙ" ( ОГРН <***>, юридический адрес: 198323, Ленинградская обл, р-н Ломоносовский, нп МО "Виллозское Сельское Поселение", производственная зона "Горелово", квартал 2, ш Волхонское, 2Б / 2) о взыскании 5000000,00 руб.

УСТАНОВИЛ:

Киилто Фэмили Ой (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «КАСТОРAMА РУС» (далее - Ответчик 1) и ООО «Грейс» (далее - Ответчик 2) о пресечении нарушения исключительных прав Киилто Фэмили Ой на товарный знак KIILTO путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ООО «Грейс» и ООО «КАСТОРАМА РУС» контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак KIILTO, и об обязании ООО «Грейс» и ООО «КАСТОРАМА РУС» солидарно выплатить Киилто Фэмили Ой компенсацию за незаконное использование товарного знака KIILTO в размере 5 000 000, 00 руб.

Ответчики возражали против удовлетворения требований, по основаниям, изложенным в отзывах.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено АО «КИИЛТО-КЛЕЙ. Представитель третьего лица поддержал позицию истца.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из представленных в дело доказательств, Киилто Фэмили Ой («Kiilto Famili Оу») (правопреемник Киилто Ой) является обладателем исключительных прав на товарный знак KIILTO (далее по тексту - Товарный знак), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков, что подтверждается Свидетельством на товарный знак от 17.11.1997 г. N 158456. Приоритет товарного знака действует с 05.07.1995 г.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского Кодекса РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельством на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статье 1484 Гражданского Кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

23 марта 2011 года правообладатель Товарного знака заключил с ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» лицензионный договор на использование товарного знака KIILTO, зарегистрированный за номером РД0078255 от 23.03.2011 г. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно части 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращённые фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (пункт 2 статьи 1476 ГК РФ).

В августе 2013 года ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» обнаружило в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в продаже продукцию -клей профессиональный для напольных покрытий Rico Profi в банках по 4 кг, на этикетке которого размещена информация: произведено ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» по заказу ООО «Грейс» 199048, <...>; изображен товарный знак KIILTO и сведения о ТУ (технических условиях) ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» 2242-010-27410476-20 1 0.

Согласно протоколу осмотра от 03.09.2013 г., составленному временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО5 нотариального округа Санкт-Петербурга ФИО6, информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах сайта расположенного по адресу: http://www.plintusa.com/production/glue/ricoprofi/ установлено, ООО «Грейс» предлагает к продаже продукция - клей профессиональный для напольных покрытий Rico Profi в банках по 4 кг, на этикетке которого размещена информация: произведено ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» по заказу ООО «Грейс» 199048, <...>; изображен товарный знак KIILTO и сведения о ТУ ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» 2242-010-27410476-2010.

Реализация контрафактной продукции с использование товарного знака KIILTO в городах Москве и Санкт-Петебурга осуществляется через торговые центры ООО «КАСТОРАМА РУС» длительное время, с 08.11.2013 г.

При том, что Истец не уполномочивал Ответчиков на использование Товарного знака и разрешения на такое использование в установленном законом порядке Ответчиками получены не были.

06 сентября 2013 года в адрес ООО «Грейс» была направлена претензия с требованиями:

-прекратить использование фирменного наименования ЗАО «КИИЛТО-КЛЕИ» на этикетках, упаковках товара, производимого и/или реализуемого ООО «Грейс», а также в рекламе(в т.ч. на интернет сайте) и любым иным способом.

- -прекратить использование товарного знака KIILTO на этикетках, упаковках товара, производимого и/или реализуемого ООО «Грейс», а также в рекламе (в т.ч. на интернет сайте) и любым иным способом.

-прекратить использование ТУ 2242-010-27410476-2010 при изготовлении и рекламе продукции.

-изъять из оборота и уничтожить все контрафактные этикетки и продукцию с незаконно нанесенными средствами индивидуализации группы компаний КИИЛТО.

-перечислить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак KIILTO.

Однако претензия была оставлена без ответа.

Работниками ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» с целью установления факта выполнения требований, изложенных в письме исх. №06/13-37 от 6.09.2013г. были произведены контрольные закупки образцов контрафактного товара, а также выполнена фотосъемка выставленной в торговом зале контрафактной продукции:

8 ноября 2013 года в г. Котельники (чек №0602780),

19 ноября 2013 года в г. Москве (чек №106246),

18 ноября 2013 года в г. Санкт-Петербурге (чек №100422), 12 июля 2014 года в г. Котельники (чек №0602780).

Таким образом, требования, изложенные в письме исх. №05/13-37 от 06.09.2013г., выполнены не были. Какие-либо действия по устранению нарушений исключительного права на товарный знак KIILTO до даты подачи искового заявления ООО «Грейс» не произвело. Доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Частью 3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На территории РФ право на использование товарного знака KIILTO принадлежит ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» на основании лицензионного договора. Какие-либо иные лица на использование товарного знака KIILTO на территории РФ не управомачивались ни компанией Киилто Фэмили Ой, ни компанией ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ».

Ссылка Ответчика 2 на то, что «сторонами путем электронной переписки было согласовано, что Покупатель (Ответчик 2) изготавливает самостоятельную этикетку с указанием производителя ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ», соответственно с изображением товарного знака КИИЛТО», не обоснована и не нашла подтверждение в результате рассмотрения настоящего дела.

По информации, представленной Третьим лицом, между ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» и ООО «Грейс» был заключен Договор поставки №08.09.11-1 от 08.09.2011г., в соответствии с условиями которого поставщик (ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ») поставляет продукцию фирмы Kiilto Оу, включая продукцию под торговой маркой KESTO, отдельными партиями по заказам покупателя (ООО «Грейс»), а покупатель принимает и оплачивает товар на условиях заключенного договора.

Наименование товара, ассортимент, размер и вид упаковки, единица измерения товара, цена единицы товара каждого наименования, поставляемого поставщиком по договору, указаны в прайс-листе, являющемся неотъемлемой частью заключенного договора поставки.

Товар поставляется в упаковках, которые позволяют его индивидуализировать.

Исходя из товарной накладной №118301 от 30.09.2011г., был поставлен клей Кесто 2 Плюс в упаковках по 4 кг в количестве 1 000,00 шт. Таким образом, товар был поставлен в 2011 году.

Между тем, в материалы дела представлены доказательства, которые подтверждают, что контрафактный товар (с незаконно нанесенным изображением товарного знака KIILTO) реализовывался через магазины розничной сети ООО «КАСТОРАМА РУС» в 2013 и 2014 годах, а также в магазине ИП ФИО7 в 2013 году. Кроме того, контрафактный товар предлагался к продаже посредством рекламы на сайте ООО «Грейс», что засвидетельствовано нотариусом.

Таким образом, поставка товара ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» в упаковках, которые обычно используются ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» при реализации продукции под торговой маркой KIILTO, не имеет правового значения относительно непричастности ООО «Грейс» к введению в оборот контрафактной продукции. Ссылка Ответчика 2 в отзыве на исковое заявление (стр. 3 абз.4) на то, что «Ответчик 2, реализовывая клей KESTOPLUS, произведенный ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ», с использованием товарного знака KIILTO, действовал с фактического одобрения ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ»», с одной стороны подтверждает, что товарный знак KIILTO все таки использовался Ответчиком 2, а с другой стороны Ответчик 2 смешивает различные отношения, поскольку в данном деле речь идет не о продаже клея KESTOPLUS, а о продаже клея Rico Profi, к которому ни Киилто Фэмили Ой, ни ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» отношения не имеют.

Изготовление этикетки с нанесением на них товарного знака KIILTO - это использование товарного знака.

В соответствии с п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, любое использование товарного знака осуществляется на основании лицензионного договора.

Согласно п. 1 ст. 1490 ГК РФ лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» не только не заключало никаких договоров на предоставление прав на использование товарного знака KIILTO (в том числе и путем размещения на этикетках третьим лицом), но и не согласовывало даже саму возможность предоставления права на использование товарного знака KIILTO.

Доказательства обратного ООО «Грейс» в материалы дела не представило.

Исходя из представленных в материалы дела ООО «Грейс» товарных накладных, ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» поставило в адрес ООО «Грейс» в 2011 году клей KESTO PLUS (срок годности указанного клея в соответствии с ТУ 5772-001-27410476-2012 составляет 1 год), однако, в настоящем деле речь идет о продаже клея RICO PROFI с незаконным нанесением на этикетки товарного знака KIILTO, фирменного наименования ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ», ТУ 2242-010-27410476-2010.

Таким образом, поставка товара компанией ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» в адрес ООО «Грейс» клея KESTO PLUS отношения к поставке контрафактного товара (клея RICO PROFI) компанией ООО «Грейс» в адрес ООО «КАСТОРАМА РУС» не имеет.

Компания ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» осуществляла поставки ООО «Грейс» в 2011 году (на что указывает в пояснениях ООО «Грейс»), а контрафактный товар был выявлен в 2013 и 2014 годах. При этом срок годности клея KESTO PLUS составляет 1 год, следовательно, указанный клей, но с какими-то другими этикетами (якобы согласованными с Третьим лицом), не мог продаваться в 2013 и 2014 годах.

Однако ООО «Грейс» в своих пояснениях (представленных в материалы дела 28 мая 2015 года) ссылается на то, что именно клей, поставленный компанией ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» по Договору в 2011 году, в 2013 году с изготовленными компанией ООО «ОБЕРОН групп» по заказу ООО «Грейс» этикетками начал продаваться в магазинах сети ООО «КАСТОРАМА РУС».

Вместе с тем, Ответчик 2 не отрицает того факта, что им действительно заказывались «спорные этикетки», а также, что указанные этикетки были размещены на контрафактном товаре. Более того, на данное обстоятельство Ответчик 2 указывает в своих пояснениях по делу.

Представленные в материалы дела Ответчиком 2 объяснения работника не опровергают факт нарушения права на товарный знак KIILTO.

В силу ст. 1069 ГК РФ работодатель несет ответственность за своего работника. Следовательно, даже если предположить, что работник ООО «Грейс» по халатности наклеил контрафактные этикетки (которые вопреки требованию ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» не были уничтожены, что лишний раз подтверждает недобросовестное поведение ООО «Грейс»), это не освобождает ООО «Грейс» от необходимости компенсировать незаконное использование товарного знака.

Ссылку Ответчика 2 на то обстоятельство, что все нарушения были устранены сразу же после получения соответствующего требования, также не подтверждаются материалами дела:

Контрафактные этикетки не были уничтожены (как минимум указанное обстоятельство подтверждает сам Ответчик 2);

Контрафактная продукция не была изъята (продажу контрафактной продукции после получения требования Ответчик 2 также не отрицает, ссылаясь «на остаток от предыдущей партии»);

Доказательства того, что реклама контрафактной продукции была удалена, также не представлены. Нотариус засвидетельствовал интернет-страницу 25 декабря 2014 года, тогда как ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» обратилось с письменным требованием прекратить нарушение права на товарный знак 6 сентября 2013 года.

Ответчик 2 не отрицает факт поставки контрафактного товара в магазины сети ООО «КАСТОРАМА РУС», ссылаясь на то, что «произошло смешение партий товара от разных поставщиков» (при этом ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» никогда в адрес ООО «Грейс» клей RICO PROFI не поставляло).

Ответчик 1 также не опроверг поставку клея RICO PROFI со «спорными этикетками», при этом указав, что не в состоянии проводить проверку всех товаров, поставляемых в его адрес, на предмет соблюдения интеллектуальных прав на поставляемый товар.

ООО «КАСТОРАМА РУС» - коммерческая организация, осуществляющая деятельность на свой риск. Следовательно, ООО «КАСТОРАМА РУС» отвечает за весь товар, который реализует через магазины своей сети. Законодательство РФ не предусматривает такое основание освобождения от ответственности как отсутствие возможности проводить проверку всех товаров на предмет соблюдения требования законодательства об интеллектуальной собственности.

ООО «КАСТОРАМА РУС» при приемке товара должно было удостовериться в том, что товар отвечает требованиям законодательства РФ, прежде чем предлагать его к продаже неопределенному кругу лиц (в том числе и обычным потребителям).

И Ответчик 1, и Ответчик 2 в разные периоды времени приобретали продукцию под торговой маркой KIILTO у ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ», таким образом, Ответчики осведомлены о том, кто на территории РФ является распространителем продукции под торговой маркой KIILTO, что исключает возможность говорить о неосведомленности Ответчиков относительно правомочности использования торгового знака KIILTO иными лицами.

Приоритет товарного знака KIILTO действует с 05.07.1995 г. Почти за 18 лет успешного присутствия на российском рынке продукция, выпускаемая под торговой маркой KIILTO, зарекомендовала себя как продукция высочайшего качества, проходящая строгий контроль на всех этапах производства и реализации.

Используя товарный знак KIILTO с указанием, что товар произведен по заказу ООО «Грейс», Ответчик 2 за счет известности торгового знака KIILTO рекламирует себя, а также продвигает и продает свой товар, не имеющий к торговой марке KIILTO никакого отношения.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование товарного знака (знаку обслуживания), в т.ч. в фирменном наименовании или коммерческом обозначении.

Суд, в связи с наличием факта использования товарного знака Истца, удовлетворяет требование истца уничтожить контрафактные продукцию, этикетки, упаковки, на которых размещен товарный знак KIILTO.

В силу ст. 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, используя право, установленное ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, требует компенсацию в размере 5 000 000 руб.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд, определяя подлежащий взысканию размер компенсации в рамках настоящего арбитражного дела, учитывает, что истцом представлены доказательства реализации ответчиками незначительного количества продукции, доводы о значительном обороте товара являются предположением истца, не подтвержденным документально, в связи с чем суд считает возможным взыскать компенсацию в сумме 100 000 руб. Данный размер компенсации суд считает соразмерным допущенному ответчиком нарушению и разумным с учетом представленных документов о стоимости реализуемого товара и возможной прибыли ответчика.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчиков в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Грейс" ( ОГРН <***>, юридический адрес: 192171, <...>) и Общество с ограниченной ответственностью "Касторама Рус" (ОГРН <***>, адрес: 115114, <...> / стр 8) уничтожить контрафактные продукцию, этикетки, упаковки, на которых размещен товарный знак KIILTO.

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "Грейс" ( ОГРН <***>, юридический адрес: 192171, <...>) и Общества с ограниченной ответственностью "Касторама Рус" (ОГРН <***>, адрес: 115114, <...> / стр 8) в пользу Киилто Фэмили Ой (юридический адрес: Тампереентие 408,ФИН-3880,Лэмпяяля, Финляндия) компенсацию в размере 100000,00 руб.(Сто тысяч рублей), расходы по уплате госпошлины в размере 10000,0 руб.(Десять тысяч рублей)

Отказать в удовлетворении остальной части требований.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья Н.В. Фатеева