Гражданский кодекс часть 1

о защите исключительных прав на промышленные образцы по патентам РФ №№ 105270, 108527, 108484, 108645, взыскании компенсации в общем размере 800 000 руб., нотариальных расходов в размере 25 100 руб., почтовых расходов в размере 114 руб. 42 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № 77 АГ 4907913 от 10 августа 2020 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 09 января 2020 года;

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕСТУЛЬЯ.РУ» (далее - ответчик) о защите исключительных прав на промышленные образцы по патентам РФ №№ 105270, 108527, 108484, 108645, взыскании компенсации в общем размере 800 000 руб., нотариальных расходов в размере 25 100 руб., почтовых расходов в размере 114 руб. 42 коп.

Истец заявил письменное ходатайство об отказе от требований о защите исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ № 108484, взыскании компенсации в размере 200 000 руб.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, он принимается судом, производство по делу в данной части подлежит прекращению.

Истец заявил также в порядке ст. 49 АПК РФ об увеличении цены иска до 800 000 руб.

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, увеличить размер исковых требований.

Поскольку это право истца, суд принимает в порядке ст. 49 АПК РФ увеличение цены иска до 800 000 руб.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на следующие промышленные образцы:

- по патенту РФ № 105270 «СТОЛ», дата подачи заявки: 17.10.2016, дата регистрации: 09.10.2017;

- по патенту РФ № 108527 «СТОЛ», дата подачи заявки: 04.08.2017, дата регистрации: 14.05.2018;

- по патенту РФ № 108645 «СТОЛ», дата подачи заявки: 26.06.2017, дата регистрации: 16.05.2018.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В обоснование исковых требований истец указал, что на сайте http://vsestulya.ruответчиком предлагается к продаже продукция, в которой использованы промышленные образцы истца.

В подтверждение указанных обстоятельств истец приложил к исковому заявлению протокол нотариального осмотра сайта от 21 августа 2018 года (т. 1 л.д. 28-66).

Согласно сведениям регистратора исх. № 10654 от 22 августа 2018 года администратором доменного имени vsestulya.ru является ответчик (т. 1 л.д. 89).

Вышеуказанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

На основании абзаца 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Установление указанных обстоятельств имеет существенное значение, от них зависит правильное рассмотрение дела.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым и реализуемым ответчиком товаром является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из предмета и основания настоящего иска, в отношении требования о нарушении исключительного права на промышленный образец истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на промышленный образец и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик должен доказать, что его действия не нарушают права обладателя патента.

Наличие у истца исключительного права на вышеуказанные промышленные образцы по патентам РФ №№ 105270, 108527, 108645 суд признает доказанным и ответчиком не оспаривается.

В подтверждение сходства до степени смешения между промышленными образцами истца и реализуемыми ответчиком товарами истец приложил к иску распечатки, представляющие собой компиляцию фотографий размещенных на сайте товаров с рисунками промышленных образцов истца (т. 1 л.д. 73-76).

В предварительном судебном заседании, состоявшемся 07 марта 2019 года, ответчик заявил письменное ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, которое было удовлетворено судом. В судебном заседании, состоявшемся 27 мая 2019 года истец представил сведения по экспертам, на назначении по делу судебной экспертизы не настаивает. Ответчик ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы отозвал.

Суд пришел к выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав на промышленные образцы истца в связи со следующим.

Во исполнение определения суда от 11 июля 2019 года ФГБУ ФИПС представило в материалы дела копии заявок, поданных индивидуальным предпринимателем ФИО1 в ФГБУ ФИПС на выдачу патентов на промышленные образцы №№ 108645, 105270, 108527 (т. 2 л.д. 137-150, т. 3 л.д. 1-150, т. 4 л.д. 1-76, 78-150, т. 5 л.д. 1-150, т. 6 л.д. 1-53).

Согласно заявке № 2016504135 (патент № 105270) (т. 3 л.д. 100-102), промышленный образец «СТОЛ» характеризуется признаками, определяющими внешний вид изделия после преобразования формы и конфигурации основных формообразующих композиционных элементов стола, а именно столешницы, опоры и основания:

- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном виде она состоит из двух частей одного размера (изображения 1, 6), а в разобранном виде из четырех частей: две большего размера и две меньшего размера (изображения 2, 3);

- выполнением столешницы в собранном виде в виде восьмиугольника прямоугольной формы с четырьмя скругленными углами из восьми (изображение 6) и в разобранном виде выполненную в виде десятиугольника прямоугольной формы с четырьмя скругленными углами из десяти (изображение 3) при этом под прямоугольной формой понимается прямоугольник стороны которого состоят из двух одинаковых частей, соединенных в центре под тупым утлом, выступающим за внешние границы прямоугольника;

- выполнением основания на основе параллелепипеда со скругленными углами одинаковой величины по всему периметру (изображения 1, 2);

- выполнением на опоре под столешницей элемента для размещения меньших частей столешницы при трансформации стола в собранное состояние (изображение 4);

- выполнением опоры спереди и сзади в форме перевернутой трапеции (Изображение 4), имеющей вертикальное разделение на части спереди и сзади в виде скругленного угла (изображение 1, 2, 4, 5);

- выполнением боковой стороны опоры в форме сложной фигуры, в которой исполнено вертикальное угловое углубление по всей высоте опоры (изображение 5), при этом боковая часть материала из которого выполнена опора спереди и сзади выполняет функции орнамента (декора);

- выполнением столешницы с изменением плоскости верхней (большей) части к нижней(меньшей) части (изображение 1, 2, 3, 4, 5);

- выполнением столешницы из МДФ плиты покрытой лаком, а также покрытой сверху стеклом (обычным крашеным или с нанесением кислотного травления для получения матовой поверхности) для придания дополнительной прочности и эстетичности;

- выполнением опоры симметрично относительно столешницы и основания.

Новизна промышленного образца «СТОЛ» характеризуется:

- выполнением столешницы в собранном виде в виде восьмиугольника прямоугольной формы с четырьмя скругленными углами из восьми (изображение 6) и в разобранном виде выполненную в виде десятиугольника прямоугольной формы с четырьмя скругленными углами из десяти (изображение 3) при этом под прямоугольной формой понимается прямоугольник стороны которого состоят из двух одинаковых частей, соединенных в центре под тупым углом, выступающим за внешние границы прямоугольника;

- выполнением опоры спереди и сзади в форме перевернутой трапеции (изображение 4), имеющей вертикальное разделение на части спереди и сзади в виде скругленного угла (изображение 1, 2, 4, 5);

В отношении патента № 105270 и изделия ответчика, сопоставленные признаки элемента «Столешница» имеют одно частичное совпадение в пункте 1.1., которое обусловлено исключительно технической функцией изделия: трансформируемая столешница, и не может являться охраняемым признаком промышленного образца. В целом, по четырем существенным признакам промышленного образца истца отсутствует какое-либо совпадение с существенными признаками стола ответчика.

Сопоставленные признаки элемента «Опора» имеют одно частичное совпадения в пункте 2.1.: форма опоры (перевернутая трапеция), однако, у истца эта форма опоры имеет более сложное строение (ромбовидное у основания опоры), а у ответчика более простое строение (прямоугольное у основания опоры). Также частичное совпадение имеется в пункте 2.3.: на опоре истца и ответчика расположен элемент, необходимый для трансформации стола, его наличие обусловлено исключительно технической функцией изделия (данный элемент скрывает от потребителя механизм и деталь стола, необходимые для его трансформации). При этом этот совпадающий элемент явно отличается размерами: у истца он имеет толщину приблизительно равную толщине столешницы, у ответчика толщина элемента в разы больше толщины столешницы. Один признак из пункта 2.4. (симметричность опоры относительно столешницы и основания) совпадает полностью, но при этом не является существенным, так как является особенностью конструкции и обусловлен исключительно технической фикцией изделия. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сопоставленные существенные признаки по элементам «Опора» столов истца и ответчика не совпадают полностью.

Сопоставленные признаки элемента «Основание» не имеют совпадений полностью. Основание стола истца имеет полностью отличную форму от основания стола ответчика.

Выводы по сопоставительному анализу промышленного образца №105270 и стола ответчика «Caststeel» в целом: стол истца в целом выполнен из однородного материала, имеет однотонный цвет, в отличие от стола ответчика, столешница которого выполнена в стекле с рисунком «под мрамор», элемент размещения меньшего элемента столешницы на опоре выполнен из металла в белом цвете, основание и опора - металл, местами имеющий глянцевый (отражающий) эффект. Исходя из полученных результатов проведенного сопоставительного анализа можно сделать вывод о том, что внешний вид стола ответчика «Caststeel» не содержит совокупность существенных признаков промышленного образца истца № 105270.

Согласно заявке № 2017503055 (патент № 108527) (т. 5 л.д. 79), перечень существенных признаков: новизна промышленного образца «СТОЛ» характеризуется:

- составом основных композиционных элементов: столешница, опора и основание;

- выполнением равными всех сторон столешницы в собранном состоянии;

- выполнением столешницы в форме перевернутой усеченной четырехугольной пирамиды со скругленными гранями и ребрами;

- выполнением покрытия меньших частей столешницы в единой цветовой гамме с опорой, отличной от больших частей столешницы;

- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном состоянии она состоит из двух частей одного размера, а в разобранном состоянии из четырех частей: две большего размера и две меньшего размера:

- покрытием больших частей столешницы стеклом, повторяющим форму столешницы в собранном виде;

- выполнением опоры стола в виде фигуры на основе параллелепипеда со скругленными большими гранями;

- выполнением на опоре четырех декоративных элементов;

- выполнением декоративных элементов на опоре в виде металлизированных вертикальных полос по углам параллелепипеда;

- выполнением основания стола в виде параллелепипеда с металлизированным покрытием скругленными боковыми гранями, визуально повторяющими форму неразобранной столешницы.

В отношении патента № 108527 и изделия ответчика, сопоставленные признаки элемента «Столешница» имеют одно частичное совпадение в пункте 1.3., которое обусловлено исключительно технической функцией изделия: трансформируемая столешница, и не может являться охраняемым признаком промышленного образца. В целом, по четырем существенным признакам промышленного образца истца отсутствует какое-либо совпадение с существенными признаками стола ответчика.

Сопоставленные признаки элемента «Опора» имеют одно частичное совпадения в пункте 2.2.: совпадает количество декоративных элементов. При этом, в виду отличия опор по форме, декоративные элементы также имеют отличие не только по форме, но и по применению различных колористических решений Кроме этого, присутствуют различия в способах отделения четырех декоративных элементов опоры друг от друга: истец разделяет опору вертикальными металлизированными полосами, ответчик же разделяет опору на элементы путем их цветового различия

Таким образом, существенные признаки по элементам «Опора» столов истца и ответчика совпадают частично. При этом, существенными такие совпадения элементов считать нельзя, так как в целом они абсолютно не похожи.

Помимо обозначенных выше существенных признаков сравниваемые столы имеют также еще один существенный признак: применение разных колористических решений. Истец применил единую цветовую гамму для опоры и меньших частей столешницы. Ответчик же использовал более решение четыре элемента опоры, из которых два элемента выполнены в единой цветовой гамме с меньшими частями столешницы и два других элемента в единой цветовой гамме с большими частями столешницы.

Исходя из выводов, сделанных в результате сравнения существенных признаков по каждому элементу столов истца и ответчика, можно с большой долей вероятности утверждать, что стол истца и стол ответчика - это абсолютно разные, не имеющие общих сходств столы.

Согласно заявке № 2017503055 (патент № 108645) (т. 2 л.д. 143), перечень существенных признаков: новизна промышленного образца «СТОЛ» характеризуется:

- составом основных композиционных элементов: столешница, опора и основание;

- выполнением столешницы в виде параллелепипеда со скругленными углами и с одинаковыми противоположными сторонами;

- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном состоянии она состоит из двух частей одного размера, а в разобранном состоянии из трех частей: две большего размера и одна меньшего размера;

- выполнением столешницы и основания уплощенными, визуально одинаковой толщины;

- выполнением опоры стола в виде оригинальной сложной фигуры, а именно двух дуг на базе параллелепипеда, расширяющихся ближе к основанию и сужающихся к столешнице, при этом зафиксированных сразу друг за другом по центру основания, а на нижней части столешницы на равноудаленных от центра половинах;

- выполнением опор зеркально расположенными по отношению друг к другу;

- выполнение основания в виде уплощенного параллелепипеда со скругленными углами, визуально основание повторяет форму столешницы.

В отношении патента № 108645 и изделия ответчика, сопоставленные признаки элемента «Столешница» имеют одно частичное совпадение в пункте 1.1., которое обусловлено исключительно технической функцией изделия: трансформируемая столешница, и не может являться охраняемым признаком промышленного образца. В целом, по четырем существенным признакам промышленного образца истца отсутствует какое-либо совпадение с существенными признаками стола ответчика.

Сопоставленные признаки элемента «Опора» имеют одно частичное совпадение в пункте 2.1.: форма опоры, однако отличается тип крепления опор к столешнице: у истца опора крепится непосредственно к элементу, располагающемуся под столешницей, у ответчика к прямоугольному элементу, служащим основанием и креплением столешницы через элемент, служащий для размещения меньшей части столешницы.

Признаки из пункта 2.2 совпадают полностью, но существенными не являются, так как они обусловлены исключительно технической функцией изделия: Нарушение зеркальности опор, то есть сдвиг одной опоры относительно другой, приведет к переносу центра тяжести стола и нарушению устойчивости и безопасности его эксплуатации.

Также у стола ответчика присутствует элемент, расположившийся между опорами и элементом для размещения меньшей части столешницы, у истца такой элемент отсутствует, поэтому опоры крепятся непосредственно к элементу для размещения меньшей части столешницы.

Таким образом, существенные признаки по элементам «Опора» столов истца и ответчика совпадают частично, но в совокупности признаков элементов «Опора» существует больше различий, чем совпадений

Стол ответчика в отличие от стола истца имеет ряд существенных признаков: столешница комбинированная (МДФ + 5 мм стекло) в цвете капучино, меньшая (третья) часть столешницы выполнена в отличном от другой части столешницы цвете (латте матовый), опора стола окрашена в цвет меньшей части столешницы (латте матовый), а основание выполнено из стали матового цвета.

Исходя из полученных результатов проведенного сопоставительного анализа можно сделать вывод о том, что внешний вид столов ответчика не содержит совокупность существенных признаков промышленных образцов истца.

Таким образом, поскольку использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Расходы истца по уплате государственной пошлины, нотариальные расходы в размере 25 100 руб., почтовые расходы в размере 114 руб. 42 коп., в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца. Оснований для возврата государственной пошлины у суда не имеется, поскольку истец увеличил цену иска.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ отказ от требований о защите исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ № 108484, взыскании компенсации в размере 200 000 руб. Производство по делу в указанной части прекратить.

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ увеличение цены иска до 800 000 руб.

В удовлетворении исковых требований отказать.

В удовлетворении ходатайства о возврате государственной пошлины в размере 4 000 руб. отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова