Гражданский кодекс часть 1

Акционерное общество «БИФИТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-технологический центр» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 января 2018 года по делу № А40-9484/18-51-72 приняты обеспечительные меры в виде запрета ответчику, как администратору доменного имени ibank.ru, совершать с названным доменным именем какие-либо действия, включая отчуждение, отказ, аннулирование доменного имени и передачу права администрирования в отношении него другому лицу, смену регистратора до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения дела.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, ответчик отзыва на исковое заявление не представил, учитывая надлежащее уведомление о дате, месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства определением суда о принятии дела к производству, отсутствие возражений на переход к рассмотрению дела по существу, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьего лица в судебном заседании суда первой инстанции.

Суд считает необходимым отметить, что согласно сведениям с официального сайта ФГУП «Почта России» почтовое отправление, адресованное ответчику, возвращено с указанием «Возврат. Иные обстоятельства».

В силу положений п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234, почтовое отправление или почтовый перевод возвращается по обратному адресу:

а) по заявлению отправителя;

б) при отказе адресата (его уполномоченного представителя) от его получения;

в) при отсутствии адресата по указанному адресу;

г) при невозможности прочтения адреса адресата;

д) при обстоятельствах, исключающих возможность выполнения оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании услуг почтовой связи, в том числе отсутствия указанного на отправлении адреса адресата.

Суд считает, что в случае направления письма по несуществующему адресу, причиной возврата были бы указаны: либо «отсутствие адресата по указанному адресу», либо «иные обстоятельства» с указанием конкретной причины: «адресат указан неправильно». Однако причиной возврата в рассматриваемом случае значилось именно «истечение срока хранения», при этом указание на наличие каких-либо иных обстоятельств, исключающих возможность выполнения оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании услуг почтовой связи, отсутствует.

Таким образом, суд считает, что почтовое отправление было направлено на существующий адрес, а именно, на адрес места нахождения ответчика (125310, <...>, эт. 5, пом. VI, ком. 30а).

Вышеуказанная правовая позиция подтверждается судебной практикой (постановление ФАС Московского округа от 29.07.2014 № Ф05-7868/14 по делу № А40-132198/13).

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей истца, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 15.12.2002 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – «Роспатент») зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 231524 (дата приоритета 18.08.2000) в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 09 - вычислительные машины; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; модемы; оборудование и программы для мониторов; устройства для обработки информации; периферийные устройства и принтеры вычислительных машин; магнитные и оптические носители информации; диски магнитные и оптические; дисководы для компьютеров; магнитные ленты; программное обеспечение [записанные программы] для вычислительных машин; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; карандаши электронные; аудиовизуальные средства обучения; устройства для видеозаписи; высокочастотная аппаратура; калькуляторы; портативные компьютеры; 35 - сбыт товара через посредников.; 38 - связь, в том числе передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; связь с использованием компьютерных терминалов; информация по вопросам связи; электронная почта; 42 - юридическая служба; реализация товаров.

05.07.2004 согласно данным из открытых сервисов Whois в сети «Интернет», предоставляющих доступ к публичным серверам баз данных регистраторов сетевых адресов и регистраторов доменных имен, зарегистрировано доменное имя ibank.ru.

С 11.03.2006 по 20.06.2011 администраторами сайта ibank.ru являлись физические лица.

С 21.06.2011 по 24.07.2013 администратором спорного сйта являлся, Коммерческий Банк «ПРАДО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью), который впоследствии был переименован в «Интерактивный Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

С 25.07.2013 по 03.12.2015 администратором сайта ibank.ru был «Интерактивный Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

11.05.2017 Роспатентом принято решение о признании товарного знака общеизвестным в отношении товаров 09-го (программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг) класса МКТУ.

Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.03.2014.

Правообладателем товарных знаков является истец.

04.12.2017 получен ответ на адвокатский запрос, поданный с целью защиты прав Истца на товарные знаки, в котором указано, что администратором доменного имени ibank.ru с 04.12.2015 является общество с ограниченной ответственностью «Финансово-технологический центр» (далее – Ответчик).

19.12.2017 нотариус города Москвы ФИО5, в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения судебного дела, произвел ознакомление с информацией, находящейся на сайте ibank.ru (далее – Сайт), и с информацией, находящейся на сайте http://web.archive.org/ , посредством которого был произведен осмотр Интернет сайта ibank.ru, на основании чего был подготовлены протоколы осмотра письменных доказательств (далее – протоколы осмотра сайтов).

Истцом установлено, что в доменном имени ibank.ru имеет место использование обозначения «IBANK», данные обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факт использования спорного обозначения ответчиком не оспорен.

В соответствии с частью 3 статьи 1508 ГК РФ, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сторонами не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, в связи с чем, суд самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений

Суд считает, что используемое ответчиком обозначение «ibank» является безусловно сходным до степени смешения с товарными знаками истца по звуковому, визуальному и смысловому признаку.

Истец не давал своего согласия ответчику на использование обозначения «IBANK».

Как следует из протокола осмотра сайта http://web.archive.org, по состоянию на 28.09.2004 доменное имя ibank.ru предлагалось к продаже, то есть в период, когда уже была предоставлена правовая охрана товарному знаку «IBANK» по свидетельству Российской Федерации № 231524.

С 2004 года по июнь 2013 года на данном сайте вообще никакой деятельности не велось.

При этом, как следует из сведений из открытых сервисов Whois, в период с 11.03.2006 по 20.06.2011 администратором сайта ibank.ru являлись физические лица.

С 21.06.2011 по 24.07.2013 администратором спорного сайта являлся, Коммерческий Банк «ПРАДО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью), который впоследствии был переименован в «Интерактивный Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

С июня 2013 по 26.04.2016 сайт использовался «Интерактивный Банк» (Ообщество с ограниченной ответственностью) для оказания банковских услуг, то есть в период, когда была предоставлена правовая охрана товарному знаку «IBANK» по свидетельству Российской Федерации № 231524 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов «МКТУ».

Истец в своей коммерческой деятельности использует обозначение «iBank» для продажи Cистемы электронного банкинга «iBank 2» (iBank 2) .

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по однородности разъяснено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

При этом согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций по однородности степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом приведенных выше положений Методических рекомендаций по однородности товары 09-го класса (программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг), для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца со словесным обозначением «IBANK» являются однородными услугам банков или связанных с ними учреждений, таких как меняльные конторы или расчетные палаты, относящимся к 36-му классу МКТУ, для оказания которых использовалось доменное имя ibank.ru.

Кроме того, указанный период (с июня 2013 по 26.04.2016) также охватывает период действия (с 01.03.2014) правовой охраны общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 182.

Последняя публикация на сайте ibank.ru была 05.08.2016 о том, что приказом Банка России от 26.04.2016 № ОД-1350 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Интерактивный Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Таким образом, с очевидностью следует, что Интернет сайта ibank.ru с июня 2013 по 05.08.2016 использовался «Интерактивный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) для оказания банковских услуг, однородных товарам 09 класса, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Как следует из протокола нотариального осмотра сайта ibank.ru в настоящий момент указанный сайт ответчиком не используется, никакой деятельности на сайте не ведется.

Вместе с тем, как указано в пункте 3.8 Методических рекомендаций по однородности, при наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Таким образом, факт того, что доменное имя в настоящее время не используется для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарных знаков, т.е. однородных товаров и услуг, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку Истцом заявлены требования о защите прав на общеизвестный товарный знак, поскольку правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

Обстоятельства использования ответчиком товарных знаков подтверждаются представленными в материалы дела нотариально заверенными протоколами осмотра сайтов и ответом регистратора доменного имени на адвокатский запрос.

Согласно сведениям, содержащимся в ответе на адвокатский запрос, общество с ограниченной ответственностью «Финансово-технологический центр» является администратором доменного имени ibank.ru с 04.12.2015.

Последняя информация была внесена на сайт 05.08.2016, в ней говорится о некоем сообщении государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» для вкладчиков кредитной организации «Интерактивный Банк».

В последующем, как следует из нотариального протокола осмотра Сайта, на сайте ibank.ru в настоящий момент никакой деятельности на сайте не велось и не ведется до настоящего времени.

Поскольку истец является правообладателем товарных знаков, данное обстоятельство позволяет утверждать, что невозможность регистрации на свое имя доменного имени ibank.ru, создает препятствие истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием своих товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В Постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

В пункте 1.1. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» указано, что «По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Кроме того, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено судом требование об аннулировании такой регистрации.

Поскольку настоящий спор связан с требованием о запрете использования обозначения в доменном имени, также подлежат учету положения параграфа 4(a) (i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), согласно которым изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Как указано выше обозначение, используемое ответчиком в доменном имени, сходно по графическому, фонетическому и семантическому критериям со словесным элементом товарных знаков истца по вышеуказанным свидетельствам.

Ответчик является администратором доменного имени ibank.ru, что подтверждается справкой регистратора указанного домена.

При этом сам факт размещения в доменном имени ibank.ru обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Истец в установленном законом порядке не давал согласия ответчику на использование вышеуказанных товарных знаков, выражающееся в администрировании доменного имени ibank.ru.

Действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени ibank.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

Кроме того, необходимо принять во внимание, что один из товарных знаков истца является общеизвестным, в связи с чем правовая охрана общеизвестного товарного знака со словесным обозначением «iBANK» распространяется также на товары и услуги неоднородные тем, в отношении которых он признан общеизвестным, поскольку использование другим лицом этого товарного знака в доменном имени будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы правообладателя.

На основании изложенного, истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени ibank.ru.

Осуществляя администрирование спорного домена, ответчик препятствует истцу использовать товарный знак по своему усмотрению в полном объеме, поскольку у истца отсутствует в силу положений Правил регистрации доменных имен в домене Российской Федерации возможность зарегистрировать в зоне «Российской Федерации» сети Интернет домен с использованием своих товарных знаков, тождественных домену ответчика.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени ibank.ru товарных знаков со словесным обозначением «IBANK», принадлежащих истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с приведенной нормой закона требование истца о запрете ответчику использовать обозначение IBANKв доменном имени ibank.ruподлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и по заявлению об обеспечении иска относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-технологический центр» использовать обозначение IBANKв доменном имени ibank.ru.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Финансово-технологический центр» в пользу акционерного общества «БИФИТ» расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова