Гражданский кодекс часть 1

об обязании прекратить использование промышленного образца по патенту № 117533, взыскании компенсации в размере 422 928 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 460 руб., стоимости нотариальных услуг в размере 29 400 руб., без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1, ИП ФИО2 (далее – истцы) обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ", ИП ФИО3 об обязании прекратить использование промышленного образца по патенту
№ 117533, заключающееся в предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей товаров, в которых без согласия истцов использован промышленный образец по патенту № 117533, взыскании с ИП ФИО3 компенсации в размере 422 928 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 460 руб., стоимости нотариальных услуг в размере 29 400 руб.

В соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Стороны о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующее.

Из материалов дела следует, чтоистцы являются авторами и обладателями исключительных прав на промышленный образец «Маска для сна», что подтверждается патентом № 117533 с приоритетом 29.03.2019 и сроком действия до 29.03.2024, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 12.11.2019).

Указанный промышленный образец используется при производстве соответствующей оригинальной продукции под товарным знаком METTLE (https://mettle.ru/category/maski-dlya-sna/).

В ходе мониторинга открытых источников было выявлено, что через интернет-магазин ВАЙЛДБЕРРИЗ (https://www.wildberries.ru) осуществляется продажа товаров под маркой BELURSUS, а именно «Маска для сна 3D ультра комфорт», в которых в соответствии с заключением от 28.10.2020 № 045 (далее - заключение патентного поверенного) Патентного поверенного Российской Федерации № 1086 ФИО4 используется промышленный образец по патенту РФ № 117533.

Владельцем и администратором интернет-магазина ВАЙЛДБЕРРИЗ является ООО «Вайлдберриз».

Исходя из информации, содержащейся на странице товара, продажу товара осуществляет ИП ФИО3

В качестве подтверждения факта нарушения ответчиками прав истцов представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 14.03.2021.

Полагая, что ответчики нарушают исключительное право истцов на патент Российской Федерации № 117533 на промышленный образец, правообладателем которого являются истцы, последние обратились в суд с вышеуказанными требованиями, так как досудебный порядок не принес положительного результата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Патентообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ предусмотрено, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

С учетом приведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Как следует из пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Учитывая изложенное, вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым и реализуемым ответчиком товаром, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Вместе с тем, для установления факта использования промышленного образца в товаре, реализуемом ИП ФИО3, истец обратился к патентному поверенному ФИО4 (регистрационный номер 1086), перед которым были поставлены следующие вопросы:

- используется ли в продукции под маркой BELURSUS, а именно в «Масках для сна 3D ультра комфорт», промышленный образец по патенту № 117533?

- производит ли продукция под маркой BELURSUS. а именно «Маски для сна 3D ультра комфорт», такое же общее впечатление, какое производит оригинальная продукция, производимая с использованием промышленного образца № 117533?

На основании проведенного анализа в заключении патентного поверенного были сделаны следующие выводы:

1) Сравниваемые маски для сна имеют идентичную форму, а также широкую полоску окантовку по периметру.

Обе маски имеют идентичное решения по объемному исполнению с внутренней стороны, эргономически повторяющему контуры лица человека, с овальными выемками для глаз. Также в обеих масках выполнены объемные выемки для носа со светонепроницаемыми шторками.

Проведя сравнительный анализ представленного на исследование изображения продукции под маркой BELURSUS, а именно «Маски для сна 3D ультра комфорт», позволяет сделать вывод об использовании в рассматриваемой продукции всех существенных признаков патента РФ № 117533 «Маска для сна», при этом совокупность признаков внешнею вида рассматриваемой продукции производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Логотип BELURSUS, относится к несущественным признакам внешнего вида изделия, поскольку исключение его из совокупности признаков внешнего вида изделия не приведет к изменению общего зрительного впечатления, формируемого при восприятии данной маски.

Цветовое решение (черный цвет) в рассматриваемом изделии также не несет существенного значения, поскольку изменение только цвета в соответствии с пунктом 75 Правил не признается обусловленными творческим характером.

Таким образом, можно констатировать факт использования в рассматриваемой продукции под маркой BELURSUS, а именно в «Масках для сна 3D ультра комфорт», промышленного образца по патенту № 117533.

В указанной связи, продукция под маркой BELURSUS «Маска для сна 3D ультра комфорт» имеет совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ № 117533 «Маска для сна», изделия имеют сходное назначение.

Факт нарушения прав истцов именно ответчиками доказан истцами, представленными в дело документами.

Стороны в договорных отношениях не состоят, при этом, согласия ответчикам на использование промышленного образца истец не давал.

Таким образом, ответчики нарушили исключительное право истцов на промышленный образец по патенту РФ № 117533.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ)

С учетом вышеприведенных разъяснений высшей судебной инстанции, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. В рассматриваемом случае, оба эти условия отсутствуют, что является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в указанной части. Иное истцом не доказано.

Так, в материалах дела отсутствуют доказательства, что в период с даты обращения в суд с иском до даты принятия решения, ответчиками осуществлялось незаконное использование промышленного образца по патенту № 117533, заключающееся в предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей товаров, в которых без согласия истцов использован промышленный образец по патенту № 117533. Напротив, ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" представлены доказательства, подтверждающие прекращение размещения спорных товаров на сайте https://www.wildberries.ru.

Оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что требование об обязании прекратить использование промышленного образца по патенту № 117533, заключающееся в предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей товаров, в которых без согласия истцов использован промышленный образец по патенту № 117533 удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019
№ 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В качестве обоснования размера подлежащей взысканию с ИП ФИО3 компенсации за нарушение им исключительного права истцов, указано и подтверждено, что исходя из информации, содержащейся на странице продажи товара «Маска для сна 3D ультра комфорт», с момента начала продажи до момента направления претензии 17.12.2020, указанный товар купили более 2400 раз, стоимость товара составляет 792 руб.

При этом ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.05.2020, то есть за девять месяцев коммерческой деятельности им было продано 2 400 единиц товара, в среднем по 267 единиц товара в месяц.

Первоначально претензия с требованием прекратить незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности направлена правообладателями в адрес ответчиков 17.12.2020, следовательно с момента направления этой претензии до момента направления претензии от 16.02.2021 ИП было продано около 534 единиц товара (в течение двух месяцев), стоимостью 422 928 (четыреста двадцать две тысячи девятьсот двадцать восемь) руб. (792 руб. х 534 единицы товара).

В связи с чем, с ответчика в пользу истцов подлежит взысканию компенсация в размере 422 928 руб., по 211 464 руб. в пользу каждого.

Кроме того, в пользу ИП ФИО1 в солидарном порядке с ответчиков подлежит взысканию стоимость понесенных нотариальных услуг в размере 29 400 руб., которая подтверждена квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14.03.2021.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 176, 226 и 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО1 компенсацию в размере 211 464 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 730 руб.

Взыскать с ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО2 компенсацию в размере 211 464 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 730 руб.

Взыскать солидарно с ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО1 стоимость нотариальных услуг в размере 29 400 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные пунктами 3 и 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья М.А. Миронова