Гражданский кодекс часть 1

в Арбитражный судНижегородской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО1 с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метиз» об обязании ответчика запретить использовать в выпускаемой и продаваемой продукции полезную модель «Сани» по патенту № 104911, о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству на товарный знак № 505800 при реализации и обозначении товаров, введенных ответчиком в гражданский оборот, размещении предложений к продаже товаров в сети «Интернет», о взыскании 100 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 505800 «Сноубот», 254 руб. 57 коп. понесенных убытков, а также 12 007 руб. 64 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 16 900 руб. 00 коп. судебных издержек.

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик иск оспорил по основаниям, изложенным в отзыве; заявил ходатайства о приостановлении производства по делу, до момента разрешения Палатой по патентным спорам дела по возражению против предоставления правовой охраны: патента на полезную модель № 104911 «Сани» и на товарный знак № 505800 «Сноубот», и о привлечении Палаты по патентным спорам к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Рассмотрев ходатайство истца о приостановлении производства по делу, суд счел его подлежащим отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны объекта интеллектуальной собственности не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот патент.

Само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны изобретению в силу статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на изобретение, охраняемое патентом, до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом.

В данном случае на момент рассмотрения искового заявления отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о такой невозможности.

При этом принятое после вынесения оспариваемого судебного акта решение Палаты по патентным спорам о признании недействительной правовой охраны соответствующего товарного знака в силу статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

Ходатайство ответчика о привлечении Палаты по патентным спорам к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом рассмотрено и отклонено в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Между тем, в рассматриваемом случае суд не усматривает возможного влияния судебного акта по настоящему делу на права и обязанности Палаты по патентным спорам по отношению к кому-либо из участников процесса.

Также в ходе судебного заседания ответчик заявил ходатайство об объявлении перерыва с целью представления дополнительных доказательств по делу.

Ходатайство судом отклонено, поскольку рассмотрение дела неоднократно откладывалось и у ответчика было достаточно времени для представления доказательств.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем патента на полезную модель № 104911 «Сани» с датой приоритета 11.01.2011. Срок действия патента истекает 11.01.2021.

Также истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), включающего в себя словесное обозначение «Сноубот» на основании свидетельства № 505800 с приоритетом 01.11.2012 сроком действия до 01.11.2022.

В начале августа 2014 года истцу стало известно о том, что ООО «ТД «Метиз» реализовало ИП ФИО4 санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5 стоимостью 254 руб. 57 коп., что подтверждается товарной накладной от 09.06.2014 № 699 и актом ООО «Деловые линии» от 16.06.2014 № 3096351/0019 о доставке.

На интернет-сайте ответчика (http://www.metiizplant.ru) истцом также было обнаружено указание на продажу «санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5», «санки-сноубот малые», «санки-сноубот одноместный», «санки-сноубот двухместный», санки-сноубот трехместный».

Для целей фиксации факта нарушения своего исключительного права истец обратился в нотариальную контору, временно исполняющей обязанности нотариуса Ярославского нотариального округа ФИО5 составлен протокол осмотра доказательств от 21.08.2014 о подтверждении сведений, распечатанных с интернет-сайта http://www.metiizplant.ru.

С целью определения фактического использования ответчиком патента на полезную модель № 104911 «Сани» в конструкции изделия «санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5» и товарного знака № 505800 при предложении к реализации и реализации продукции (санки-сноубот), истец обратился к эксперту в Ярославскую областную торгово-промышленную палату. Согласно заключению эксперта от 22.06.2014 № 14.036.503 патент на полезную модель № 104911 «Сани» используется в конструкции изделия «санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5», предлагаемого к реализации и реализуемого ООО «ТД «Метиз»; название товаров «санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5», «Санки-сноубот», «Сноуботы», предлагаемых к реализации и реализуемых ООО «ТД «Метиз» нарушает права правообладателя товарного знака № 505800, а сами товары являются контрафактными.

Истец, посчитав, что ответчик нарушает его права как патентообладателя и правообладателя товарного знака, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно статьям 1345, 1346, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации автор изобретения имеет исключительное право на объект патентных прав, которое подтверждается патентом.

В силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Из абзаца 1 пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В подтверждение использования патента на полезную модель № 104911 «Сани», в конструкции изделия «Санки-сноутбот средние 0,8х0,45х4,5», предлагаемого к реализации и реализуемого ответчиком, истцом представлено заключение эксперта Ярославской областной торгово-промышленной палаты от 22.07.2014 № 14.036.503.

Согласно заключению эксперта по результатам сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели № 104911 с санками-сноутботом средними 0,8х0,45х4,5 все шесть признаков независимого пункта формулы содержатся в конструкции рассматриваемых санок-сноубота.

Доказательств того, что заключение эксперта Ярославской областной торгово-промышленной палаты от 22.07.2014 № 14.036.503 является недостоверным ответчик не представил. Ходатайств о проведении судебной экспертизы сторонами не заявлялось. Сомнений в обоснованности заключения эксперта у суда не возникло.

Оценив представленное истцом экспертное заключение по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ООО «ТД «Метиз» патентных прав истца.

Довод ответчика о том, что действие патента № 104911 от 11.01.2011 было досрочно прекращено с 12.01.2013 (извещение опубликовано 10.11.2013) в связи с неуплатой в установленный срок истцом патентной пошлины за поддержание патента в силе и действие патента восстановлено 12.01.2014 (извещение опубликовано 20.02.2014), в связи с чем исключительные права ФИО1 на полезную модель в течение периода с 13.01.2013 по 20.02.2014 не подлежали защите, судом не принимается по следующим основаниям.

Согласно письму ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 05.12.2013, направленному истцу на ходатайство о восстановлении действия патента, пошлина в размере 850 руб. 00 коп. (платежное поручение от 06.11.2012 № 1338) за 3 год действия патента учтена Роспатентом по документу, выявленному в результате дополнительно проведенной проверки поступления денежных средств на расчетный счет для уплаты патентных пошлин. Сумма в размере 850 руб. 00 коп. по документу № 170150 от 21.12.2013 учтена Роспатентом за 4 год действия патента. Таким образом, патенту № 104911 восстановление не требуется, поскольку патент действующий.

На запрос истца о присутствующих на сайте Роспатента и ФИПС данных о досрочном прекращении действия патента № 104911, письмом от 25.02.2014 ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» сообщило, что информация на сайтах обновляется периодически: по патентам на изобретения и полезные модели - три раза в месяц; по патентам на промышленные образцы - один раз в месяц, также в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения.Полезные модели» № 31 за 2013 год размещена информация об аннулировании более ранней публикации (от 10.11.2013) сведений о досрочном прекращении действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Исходя из изложенного следует, что в течение периода с 13.01.2013 по 20.02.2014 патент был действующим.

Также истцом заявлены требования о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству на товарный знак № 505800 при реализации и обозначении товаров, введенных ответчиком в гражданский оборот, размещении предложений к продаже товаров в сети «Интернет», о взыскании 100 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 505800 «Сноубот».

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на который признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Суд установил, что истцу принадлежит исключительное право на использование товарного знака «Сноубот», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 505800 с приоритетом 01.11.2012 сроком действия до 01.11.2022.

Согласно представленному истцом заключению эксперта Ярославской областной торгово-промышленной палаты от 22.07.2014 № 14.036.503 название товаров «санки-сноубот средние 0,8х0,45х4,5», «Санки-сноубот», «Сноуботы», предлагаемых к реализации и реализуемых ООО «ТД «Метиз» нарушает права правообладателя товарного знака № 505800, а сами товары являются контрафактными.

Таким образом, факт использования ответчиком словесного обозначения сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком, принадлежащего истцу, в виде словесного обозначения «Сноубот» подтверждается материалами дела.

При этом, ООО «ТД «Метиз», являясь субъектом предпринимательской деятельности, при достаточной степени заботливости и осмотрительности имел возможность получения соответствующих прав на законное использование товарного знака. Однако, этого не сделал и не представил арбитражному суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.

Таким образом, ответчик, имея реальную и объективную возможность для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе, гражданско-правовая, не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению.

При этом суд учитывает, что сведения о товарных знаках находятся общедоступном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в сети «Интернет».

Правовых оснований для использования указанного товарного знака, в частности договора либо соглашения с правообладателем товарного знака на его использование ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Довод ответчика о том, что санки-сноубот являются коммерческим обозначением продукции ООО «ТД «Метиз», словесное обозначение «сноубот» применялось им в рыночном обороте до 01.11.2012 (до даты подачи ФИО1 заявки в ФИПС), судом не принимается, поскольку за указанный период истец требования не предъявляет.

На основании совокупности имеющихся в деле доказательств в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения действиями ответчика исключительных прав, принадлежащих истцу на товарный знак № 505800 «Сноубот».

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пункт 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает право требования правообладателем от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, а также факт нарушения ответчиком указанных прав подтверждены материалами дела, при этом в соответствии со статьей 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации использование средств индивидуализации (в том числе товарного знака) без согласия правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность, суд полагает, что истцом правомерно предъявлены требования к ООО «ТД «Метиз» о выплате компенсации за допущенное правонарушение, а также обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству на товарный знак №505800 при реализации и обозначении товаров, введенных ответчиком в гражданский оборот, размещении предложений к продаже товаров в сети «Интернет».

Вместе с тем, согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства дела, то, что истец не обосновал истребуемый размер компенсации конкретными обстоятельствами, не представил документы, подтверждающие расходы по защите интеллектуальной собственности, принимая во внимание стоимость товара, исходя из принципов разумности и соразмерности, суд считает возможным снизить размер компенсации до 50 000 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части компенсации истцу следует отказать.

Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика убытков размере 254 руб. 57 коп., суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленного требования, так как в порядке пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, что и было реализовано истцом в данном процессе.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 16 900 руб. 00 коп. судебных издержек в виде расходов на оплату юридических услуг, из которых: 4 500 руб. 00 коп. - расходы на оплату услуг адвокату по составлению искового заявления, 12 400 руб. 00 коп. - расходы по оплате нотариальных услуг по осмотру страниц интернет-сайта.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В подтверждение понесенных расходов истцом представлены договор об оказании юридических услуг, квитанция от 21.08.2014 № 3857, акт о приемке выполненных работ от 21.08.2014 № 00000054, квитанции от 21.08.2014 №№ 2с-1063, 2с-1064 (л.д. 35-39).

Таким образом, заявленные истцом судебные издержки документально подтверждены.

С учетом принятого по делу решения, судебные издержки подлежат удовлетворению в сумме 14 072 руб. 59 коп., из которых: 3 747 руб. 14 коп. - расходы на оплату услуг адвокату по составлению искового заявления, 10 325 руб. 45 коп. - расходы по оплате нотариальных услуг по осмотру страниц интернет-сайта.

Государственная пошлина по иску в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метиз» (ОГРН <***>/ИНН <***>), г. Павлово Нижегородской области, использовать в выпускаемой и продаваемой продукции полезную модель «Сани» по патенту № 104911.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метиз» (ОГРН <***>/ИНН <***>), г. Павлово Нижегородской области, прекратить использование товарного знака по свидетельству на товарный знак №505800 при реализации и обозначении товаров, введенных обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метиз» в гражданский оборот, размещении предложений к продаже товаров в сети «Интернет».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метиз» (ОГРН <***>/ИНН <***>), г. Павлово Нижегородской области, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, (ОГРНИП <***>/ИНН <***>), <...> 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 505800 «Сноубот», а также 9998 руб. 73 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 14 072 руб. 59 коп. судебных издержек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований истцу отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Алмаева