Гражданский кодекс часть 1

к ответчикам: индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) г. Нижний Новгород, индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) г. Нижний Новгород, обществу с ограниченной ответственностью "ОК" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Нижний Новгород

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>) г. Нижний Новгород, индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН <***>) г. Нижний Новгород, ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО6,

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 3 000 000 руб. компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО7, представителя по доверенности от 12.07.2018;

от ответчиков индивидуальных предпринимателей ФИО1 и ФИО2 и от от третьих лиц индивидуальных предпринимателей ФИО3, ФИО4 - ФИО8, представителя по доверенностям (в деле);

от общества с ограниченной ответственностью «ОК», индивидуального предпринимателя ФИО6, ФИО5 - не явились,

установил: в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Интермода" с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ИП ФИО1), индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ИП ФИО2, предприниматель), обществу с ограниченной ответственностью "ОК" (далее - ООО "ОК"):

- об обязании удалить товарный знак "INTERMODA" из наименования в качестве контекстной ссылки в сети "Интернет" и прекратить его незаконное использование;

- о взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ответчики ИП ФИО1, ИП ФИО2 с исковыми требованиями не согласились, утверждая, что их вина в нарушении исключительных прав истца не доказана. Кроме того, согласно доводам ответчиков использованное в контекстное ссылке слово "Интермода" не является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

ООО "ОК" также с исковыми требованиями не согласно, ссылаясь на то обстоятельство, что размер заявленной к взыскании компенсации является чрезмерно высоким, в рекламных объявлениях не содержится защищаемого товарного знака истца, а только похожее по написанию слово "INTERMODA", истец не обладает исключительными правами на слово "INTERMODA", которое является общераспространенным.

В судебном заседании 21.05.2019 ответчиком заявлялся встречный иск о взыскании с компенсации за незаконное использование товарного знака "INTERMODA", принадлежащего ФИО6

Указанный встречный иск возвращен определением суда от 25.05.2019 (резолютивная часть определения объявлялась 21.05.2018), о чем вынесено отдельное определение. Также решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018 (резолютивная часть решения объявлялась 21.05.2018) удовлетворены исковые требования ООО "Интермода" к ИП ФИО1 В отношении требований, заявленных к ИП ФИО2, ООО "ОК", истцу в иске отказано.

Не согласившись с возвратом встречного искового заявления, ИП ФИО2 обжаловал упомянутое определение суда от 25.05.2018 в апелляционном и кассационном порядке.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 и постановлением суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по настоящему делу жалобы предпринимателя оставлены без удовлетворения.

При этом судебная коллегия признала необоснованным довод предпринимателя ФИО2 о том, что между первоначальным и встречным исковыми заявлениями имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Также суд кассационной инстанции отметил, что суды первой и апелляционной инстанций, отклоняя этот довод, исходили из того, что встречное исковое заявление было представлено предпринимателем ФИО2 в последнем судебном заседании 21.05.2018, а договор цессии, на который он ссылается, датирован 01.06.2017, в связи с чем предприниматель ФИО2 на момент привлечения его к участию в настоящем деле в качестве ответчика (05.12.2017) должен был знать об имеющихся претензиях правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 617636 к обществу. Таким образом, согласно выводам суда по интеллектуальным правам, суды правомерно признали, что действия предпринимателя ФИО2 по подаче встречного искового заявления направлены на затягивание рассмотрения первоначального искового заявления, поскольку у него имелась объективная возможность по предъявлению встречного иска в разумный срок. С учетом изложенного, суд кассационной инстанции отметил, что у него отсутствуют основания для переоценки данного вывода судов первой и апелляционной инстанций, который в достаточной степени мотивирован; утверждение предпринимателя ФИО2 о том, что именно в ходе рассмотрения настоящего дела ему стало известно о нарушении обществом исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 617636, право использования которого, в том числе в сети Интернет, принадлежит предпринимателю ФИО2 на основании договора цессии от 01.06.2017, носит явно надуманный характер; при этом у предпринимателя ФИО2 с момента привлечения его к участию в деле имелось достаточно времени для обращения со встречным иском. Довод заявителя кассационной жалобы о том, что встречное требование направлено к зачету первоначального требования и удовлетворение встречного иска исключает удовлетворение первоначального иска также отклонен судом кассационной инстанции со ссылкой на пункт 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса. При этом при отсутствии государственной регистрации договора право использования исключительного права на товарный знак не может считаться предоставленным. Исходя из этого, суд кассационной инстанции отметил, что наличие в договоре цессии от 01.06.2017 условия о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 617636 не могло исключать удовлетворение первоначального иска.

Также не согласившись с судебным актом, принятым по существу спора, предприниматель обжаловал в установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядке решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2019.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2018 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Отменяя решение суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание судов, в том числе, на следующие обстоятельства. Как усматривается из оспариваемых судебных актов, как суд первой инстанции, так и суд апелляционной инстанции, оставили без внимания доводы ответчика о том, что им использовался словесный товарный знак "INTERMODA" по свидетельству Российской Федерации № 617636, который был передан ему ФИО6 (правообладатель) на основании договора цессии от 01.06.2017, и который, также как и спорный товарный знак, зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ, и имеет приоритет от 02.09.2015. Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судов о том, что данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку ими не были учтены положения статей 1229, 1233 и 1484 ГК РФ. При этом Суд по интеллектуальным правам обратил внимание судов, что отсутствие в Государственном реестре товарных знаков сведений о предоставлении предпринимателю права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 617636, не препятствует использованию предпринимателем данного товарного знака, так как Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 03.07.2018 № 28-П (по делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам) указал, что отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу - правопреемнику, при том, что это право входит в общий имущественный массив, объективно затрудняет, с учетом предписания пункта 2 статьи 1232 ГК РФ, распоряжение перешедшим к нему исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака на производимых этим юридическим лицом или лицами, которым данное право было предоставлено ранее его правопредшественником, товарах; однако обстоятельства того, какой товарный знак использовал ответчик, судами не устанавливались. В свою очередь, установление и данных обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение спора.

При новом рассмотрении дела предпринимателем заявлялся встречный иск к ООО "Интермода" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "INTERMODA", принадлежащего ФИО6, возвращенный определением от 15.02.2019.

Также при новом рассмотрении дела предприниматель в опровержение исковых требований ООО "Интермода" ссылается на заключенный с ИП ФИО6 договор цессии от 01.06.2017. Согласно доводам ответчика при размещении рекламных объявлений в контекстной рекламе ООО "Яндекс" им использовался товарный знак №617636, правообладателем которого является ИП ФИО6, право на использование данного товарного знака передано ответчику по упомянутому договору цессии.

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО6 и ООО "ОК".

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Интермода" является правообладателем товарного знака "INTERMODA" согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №565262 с датой приоритета 19.11.2013, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.02.2016.

Указанный товарный знак состоит из словесного элемента "INTERMODA".

Из содержания упомянутого свидетельства следует, что товарный знак зарегистрирован в отношении 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, в том числе одежды, обуви, аксессуаров; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, в том числе цветами и цветочными композициями).

Ссылаясь на то обстоятельство, что ответчиками в системе размещения контекстной рекламы "Яндекс.Директ" опубликованы рекламные объявления с использованием принадлежащего истцу товарного знака "INTERMODA" (указанный товарный знак находится в рекламной ссылке, является частью рекламного объявления, входит в его содержание и демонстрируется пользователям), при этом при переходе по указанным ссылкам происходит переадресация на сайт, на котором размещена информация о бутиках "Лакшери Стор", истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарным знакам, являющимся средствами индивидуализации товаров, работ, услуг, предоставляется правовая охрана.

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых такой товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, нарушение прав владельца товарного знака может иметь место не только при использовании сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации, но и иным способом в сети Интернет, если в результате такого использования у потребителей возникнет вероятность смешения производителей этих товаров и услуг. Использование в доменном имени и при других способах адресации не является единственно возможным способом использования товарного знака в сети Интернет.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Исходя из содержания иска, использование принадлежащего истцу товарного знака "INTERMODA" заключается в том, что в заголовок объявления рекламы услуг ответчика, размещенной в поисковой системе "Яндекс", включено словесное наименование "INTERMODA", идентичное товарному знаку истца.

Протоколом осмотра доказательств от 29.03.2017 (т.1 л.д. 55-81), составленным ФИО9 - временно исполняющим обязанности нотариуса города областного значения Нижний Новгород ФИО10, зафиксировано, что в системе размещения контекстной рекламы "Яндекс.Директ" отображается ссылка "INTERMODA ru.lsboutique.ru/" на информационный ресурс, расположенный в сети интернет по адресу "htpp://ru.lsboutique.ru/ (при этом более крупным шрифтом выделено слово "INTERMODA"), при переходе по которой открывается страница с уникальным идентификатором "htpp:// ru.lsboutique.ru/" и заголовком "Лакшери стор Luxury Store Boutique - Лакшери стор". Указанный сайт содержит информацию о бутиках "Лакшери стор" и брендах реализуемых товаров (т. 1 л.д.63).

Протоколом осмотра доказательств от 25.07.2017 (т.1, л.д.20-54), составленным ФИО10, нотариусом города областного значения Нижний Новгород, зафиксировано, что при вводе поискового запроса по слову "интермода" открывается страница с результатами запроса "интермода - Яндекс нашлось 963 тыс. результатов", на которой также расположено рекламное объявление следующего содержания: "INTERMODA/ ru.lsboutique.ru/" (т.1 л.д. 29). При переходе по данной ссылке открывается страница с уникальным идентификатором "htpp:// ru.lsboutique.ru/" и заголовком "Лакшери стор Luxury Store Boutique - Лакшери стор". Указанный сайт содержит информацию о бутиках "Лакшери стор" и брендах реализуемых товаров.

В соответствии с данными Интернет службы "whois", полученным от Российского развития общественных сетей", администратором (владельцем) домена lsboutique.ru является ООО "ОК".

По информации, полученной от ООО "Яндекс" по запросу суда (т.2, л.д. 6), в период с 01.03.2017 по 01.08.2017 в сервисе "ЯндексДирект" размещалось рекламное объявление с текстом: "INTERMODA/Галерея бутиков итальянской моды/ ru.lsboutique.ru". Реклама размещалась в рамках договора, заключенного между Яндексом и ИП ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>), на условиях оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ", расположенной в сети "Интернет" по адресу: htpp://yandex.ru/legal/oferta_direct/. Договор между Яндексом и рекламодателем заключен посредством акцепта рекламодателем оферты в порядке, предусмотренном разделом 7 оферты.

В ходе рассмотрения дела ИП ФИО2 отрицали факт заключению ими договора с ООО "Яндекс".

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Из содержания размещенной в открытом доступе (https://yandex.ru/legal/oferta_direct/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ" (далее - Оферта,), следует, что поисковая реклама - принцип показа рекламы на рекламных местах, согласно которому показ рекламного объявления осуществляется при наличии в соответствующем поисковом запросе пользователя слова или словосочетания, указанного рекламодателем в качестве критерия (ключевого слова/словосочетания) для показа рекламного объявления.

Под поисковым запросом понимается текстовый запрос на поиск информации в сети Интернет, введенный пользователем в строке поиска интерфейса поисковой системы.

Рекламодателем, в свою очередь, является лицом, осуществившее акцепт оферты; он является заказчиком услуг "Яндекс.Директ" по заключенному договору и несет ответственность за все действия, совершенные им, а также его представителем через клиентский веб-интерфейс.

Рекламная кампания - совокупность заказанных рекламодателем рекламных объявлений, в отношении которых после заключения договора осуществляется оказание услуг в соответствии с определенными рекламодателем условиями размещения. Каждая рекламная кампания имеет свой уникальный номер, присваиваемый Яндексом при ее создании рекламодателем, и может содержать одно или несколько рекламных объявлений.

Как предусмотрено пунктами 3.2, 3.3, 3.3.1 указанной Оферты услуги оказываются только в отношении рекламной кампании, для которой рекламодателем осуществлен акцепт оферты. Рекламодатель (представитель рекламодателя) самостоятельно осуществляет подготовку и редактирование рекламной кампании, в том числе составление/изменение рекламных объявлений, подбор ключевых слов, в соответствии с установленной формой в подразделе "Создать кампанию" сайта Яндекс.Директ. Рекламодатель самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную законодательством ответственность как лицо, осуществившее с использованием предоставленных системой Яндекс.Директ возможностей приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму, и гарантирует соответствие составленных и предоставленных им для размещения Яндексом Рекламных объявлений всем требованиям действующего законодательства. Доступ к указанной форме для создания рекламной кампании рекламодателю предоставляется через клиентский веб-интерфейс после авторизации в качестве зарегистрированного пользователя сайта Яндекс.ру путем ввода логина и пароля рекламодателя.

В соответствии с пунктом 2.1 Пользовательского соглашения сервисов Яндекса, на условиях которого заключается договор-оферта (далее - Пользовательское соглашение), для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Яндекса или некоторыми отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.

Согласно пунктам 2.6, 2.7 Пользовательского соглашения пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Яндекса под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервисов Яндекса под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7, уведомил Яндекс о несанкционированном доступе к сервисам Яндекса с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи (пароля или средств двухфакторной аутентификации); пользователь обязан немедленно уведомить Яндекс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Яндекса с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

Согласно представленным в дело протоколам осмотров поисковая система "Яндекс" содержала рекламное объявление "INTERMODA/ ru.lsboutique.ru/", в свою очередь содержащее ссылку на сайт с адресом https://ru.lsboutique.ru/, на котором размещена информация о бутиках "Лакшери Стор", а также о реализуемых товарах. Факт размещения рекламного объявления обозначенного содержания в период с 01.03.2017 по 01.08.2017 подтверждается также информацией, представленной ООО "Яндекс" (т.2, л.д. 6).

Таким образом, суд считает доказанным то обстоятельство, что при формировании рекламной кампании, рекламодателем в заголовке объявления использовано словесное обозначение "INTERMODA".

В ходе рассмотрения дела представитель ИП ФИО2 факт заключения договора с ООО "Яндекс" отрицал, ссылаясь на отсутствие каких-либо документов, подписанных со стороны предпринимателя, подтверждающих данное обстоятельство.

В целях выяснения вопроса о том, кто являлся рекламодателем спорных объявлений, по договору с которым происходило их размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", судом по ходатайству сторон направлен соответствующий запрос в ООО "Яндекс".

В ответ на запрос суда ООО "Яндекс" представило счета, выставленные ООО "Яндекс" рекламодателю ФИО2 для оплаты услуг по размещению рекламы, а также платежные поручения, подтверждающие оплату ИП ФИО2 данных счетов (т.2 л.д. 121-162).

При этом в счетах на оплату рекламных услуг, выставленных ООО "Яндекс" в адрес ИП ФИО2, имеется указание на то, что счет является офертой ООО "Яндекс" заказчиком на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет; акцепт оферты осуществляется путем оплаты заказчиком счета и означает полное и безоговорочное согласие заказчика с условиями оказания услуг, определенных счетом; оплата счета производится заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента его выставления, если иной срок оплаты не указан в разделе "условия для расчетов" (пункты 1,2,3 счетов). Также согласно подпункту "б" пункта 4 счетов, имеющих аналогичное содержание, ООО "Яндекс" начинает оказание рекламных услуг по счету в течение пяти рабочих дней с момента предоставления заказчиком готовых рекламных материалов, подлежащих размещению, всей информации об условиях размещения (ключевые слова и т.д.), необходимой для оказания услуг. Согласно пунктам 7 счетов рекламные материалы, предоставляемые заказчиком, должны соответствовать требованиям действующего законодательства об интеллектуальной собственности. Услуги "Яндекс.Директ" оказываются на условиях, определенных в документе "Оферта на оказание услуг "Яндекс.Директ", размещенном в свободном доступе в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_direct/ (пункт 8 счетов).

Исходя из положений раздела 7 Оферты заключение договора на условиях оферты осуществляется путем выставленного счета, стороной по договору становится именно лицо, оплатившее соответствующий счет. При этом оказание услуг происходило только после представления ООО "Яндекс" соответствующих рекламных материалов для размещения, что также следует из содержания счетов.

В силу положений пункта 1 статьи 433, статей 435, 438 ГК РФ договор может быть заключен путем направления оферты и её последующего акцепта.

Таким образом, материалами дела доказан факт заключения ИП ФИО2 договора на размещение рекламы с ООО "Яндекс" на условиях оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ" посредством акцепта рекламодателем оферты в порядке, предусмотренном разделом 7 оферты.

Поскольку материалами дела находит подтверждение факт оплаты рекламных услуг ФИО2, о котором он не мог не знать, так как перечисление денежных средств происходило неоднократно; в упомянутых счетах ИП ФИО2 указан заказчиком, оплата рекламных услуг осуществлена ИП ФИО2 с принадлежащего ему расчетного счета, платежные поручения в качестве назначения платежа имеют ссылки на вышеобозначенные счета, суд приходит к выводу о том, что спорные объявлена размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ИП ФИО2 путем заключения договора с ООО "Яндекс"

Из содержания представленных в дело договора аренды части нежилого помещения от 10.01.2015 №2/15, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4 (арендодателем) и ИП ФИО2 (арендатором), акта приема-передачи части нежилого помещения от 10.01.2015 (т.1 л.д.128-131), следует, что арендодатель передал, а арендатор принял во временное возмездное владение и пользование часть нежилого помещения общей площадью 75 кв.м., расположенного на первом этаже нежилого помещения по адресу: <...>, помещение п18. Деятельность, которую осуществляет арендатор: розничная торговля одеждой, обувью и аксессуарами.

Следовательно, ИП ФИО2 осуществляет деятельность на территории рекламируемого бутика "Лакшери Стор" и заинтересован в распространении информации как о магазине, так и о реализуемых им товарах.

В постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2018 по настоящему делу указано на необходимость установления обстоятельства в отношении какой услуги размещены спорные ссылки, а также находится ли данная услуга по защитой товарного знака истца, соответственно, предоставлена ли ему в отношении таких услуг правовая охрана. Также суд вышестоящей инстанции обратил внимание на то, что Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 03.07.2018 № 28-П (по делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам) указал, что отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу - правопреемнику, при том, что это право входит в общий имущественный массив, объективно затрудняет, с учетом предписания пункта 2 статьи 1232 ГК РФ, распоряжение перешедшим к нему исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака на производимых этим юридическим лицом или лицами, которым данное право было предоставлено ранее его правопредшественником, товарах.

В рассматриваемом случае использование товарного знака "INTERMODA" заключается в его размещение в поисковой системе Яндекс в качестве контекстной ссылки рекламного объявления и способа переадресации на интернет-магазин. То есть данный товарный знак использован в рекламных целях для продвижения реализации товаров (одежды, обуви, аксессуаров, что следует из содержания протоколов осмотра доказательств). Данная услуга охватывается 35 классом МКТУ, в частности: размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины или интернет-сайты.

Товарный знак "INTERMOODA" при осуществлении данной услуги подлежит правовой охране согласно свидетельству, выданному истцу (т.1 л.д.17).

Довод ответчика о том, что им использован иной товарный знак №617636, принадлежащий индивидуальному предпринимателю ФИО6, судом отклонен в силу следующего.

Согласно представленному в материалы дела свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) ФИО6 является правообладателем товарного знака "INTERMODA" с датой приоритета 02.09.2015. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25 класса и 35 класса МКТУ, в том числе в отношении услуг по поисковой оптимизации Интернет сайта, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, управление процессами обработки заказов товаров, систематизации информации в компьютерных базах данных, предоставление деловой информации через веб-сайты, сбор информации в компьютерных базах данных, обновление и поддержка информации в электронных базах данных.

В подтверждение факта правомерности использования товарного знака ответчиком также представлен договор цессии от 01.06.2017, подписанный между ФИО6 и ИП ФИО2

Представленный договор цессии суд расценивает критически. Данный договор представлен суду в судебном заседании 21.05.2018, в то время как датирован 01.06.2017, то есть к моменту принятия искового заявления к производству суда (28.09.2017) ответчику должно быть известно о данном договоре. Между тем, процессуальная позиция ответчика заключалась в отрицании факта размещения ИП ФИО2 спорных рекламных объявлений. И только после поступления в материалы дела ответа от ООО "Яндекс" на запрос суда (23.04.2018 поступил в суд в электронном виде через систему подачи документов "Мой арбитр" и 07.05.2018 - на бумажном носителе) с приложением платежных поручений об оплате счетов на оказание рекламных услуг ответчик изменил позицию по делу, представив вышеупомянутый договор цессии в судебное заседание 21.05.2018.

Из разъяснений, данных в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор.

В рассматриваемом случае договор цессии устанавливает ограничение использования товарного знака как по сроку, так и по территории, следовательно он может быть квалифицирован как лицензионный договор.

Согласно пункту 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения. Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке(пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

В соответствии с абзацем четвертым пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно абзацу седьмому вышеуказанного пункта постановления, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

В материалах дела доказательств государственной регистрации договора цессии в государственном реестре товарных знаков не представлено, следовательно переход к ответчику права пользования товарным знаком, а также права требования компенсации считается несостоявшимся, исходя из вышеприведенных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом на момент размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет рекламных объявлений у предпринимателя право пользования товарным знаком "INTERMODA" отсутствовало.

Кроме того, рассматриваемый договор цессии датирован 01.06.2017, тогда как размещение рекламных объявлений с использованием словесного обозначения "INTERMODA" зафиксировано составленным нотариусом протоколом осмотра доказательств 29.03.2017.

В абзаце пятом пункта 5 мотивировочной части постановления разъяснено, что пункт 6 статьи 1232 ГК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает - применительно к случаям перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу - рассмотрение федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права по обращению обладателя исключительного права на товарный знак, что не отменяет уплату пошлины, если она предусмотрена законом, за каждое из совершаемых уполномоченным органом юридически значимых действий. Таким образом, разъяснения, данные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 №28-П, касаются случаев универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц в форме присоединения.

Ответчик утверждает, что использование товарного знака происходило в отношении услуг по поисковой оптимизации Интернет сайта, в связи с чем товарный знак не подлежит правовой охране по свидетельству истца.

Однако целью поисковой оптимизации является реализация товаров, сама по себе оптимизация поиска не имеет какой-либо коммерческой цели без последующего положительного результата в виде распространения сведений о реализуемой продукции и получения прибыли.

Между тем, как указано выше, ответчик не обладал правом пользования товарным знаком "INTERMODA" в отношении каких-либо товаров и услуг.

Кроме того, суд отмечает, что в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Указанные правовые нормы корреспондируются с положениями статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из приведенных норм права, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность по реализации сходных товаров на территории Нижнего Новгорода.

В рассматриваемом случае факт размещения в рекламных объявлениях ответчика товарного знака "INTERMODA" способен вызвать у потребителя смешение в отношении деятельности истца и ответчика, в силу чего данное действие является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В данном случае словесное обозначение "INTERMODA" является тождественным с зарегистрированным товарным знаком истца, поскольку совпадает с ним в звуковом (фонетическом) и смысловом (семантическом) элементах, оно ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные графические отличия.

Использование изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в тексте самого рекламного объявления является нарушением исключительных прав, поскольку в данном случае рекламодателем не предприняты разумные меры для обеспечения того, чтобы для пользователя поисковых систем не возникала опасность смешения результатов поиска и рекламных ссылок. Более того, в данном случае использование товарного знака в заголовке объявления, напротив, по мнению суда, направлено на осуществление смешения с целью использования репутации истца для привлечения внимание пользователей к своей деятельности, аналогичной деятельности истца.

Ответчиком не доказано, что средний разумный пользователь может с уверенностью сказать, что сайт, на который имеется ссылка в рекламном объявлении, не является официальным дистрибьютором или иным законным продавцом продукции под искомым товарным знаком, вследствие чего указанное использование товарного знака является нарушением.

Учитывая, что товарный знак "INTERMODA" и одноименный магазин являются достаточно узнаваемыми на территории Нижнего Новгорода, доводы ответчиков о том, что употребленное словосочетание несет смысловое значение не иначе как "интернациональная мода" признаются судом несостоятельными, документально не обоснованными.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, период использования товарного знака принадлежащего истцу, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения суд полагает обоснованным заявленный размер компенсации -
3 000 000 руб.

Утверждая о чрезвычайно высоком размере компенсации, ссылаясь на необходимость уменьшения её размера, ответчики не приводят каких-либо доказательств, в подтверждение наличия оснований для снижения. Довод ответчика о том, что размер компенсации в случае удовлетворения судом иска должен составить 20 000 руб. - по
10 000 руб. за каждый зафиксированный протоколом осмотра нотариуса факт незаконного использования товарного знака, судом во внимание не принимается, поскольку период размещения рекламного объявления "INTERMODA/ru.lsboutique.ru/" с 01.03.2017 по 01.08.2017 подтверждается информацией, представленной ООО "Яндекс". Таким образом, имело место длящееся правонарушение.

Из разъяснений, данных в пункте 61 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истцом, в подтверждение обоснованности размера заявленной компенсации представлен в дело отчет об оценке №18086 от 28.02.2018, подготовленный ООО "Приволжский центр финансового консалтинга", согласно которому рыночная стоимость неисключительных прав пользования товарным знаком "INTERMODA" в течение одного года на 01.01.2018 составляет 7 500 000 руб. Ответчиками доказательств недостоверности данной оценки не представлено.

В силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в том числе о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

С учетом изложенного требование об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак путем удаления товарного знака "INTERMODA" из наименования в качестве контекстной ссылки в сети "Интернет" заявлено обоснованно.

Таким образом, требования к ИП ФИО2 - лицу, осуществившему размещение в сети Интернет рекламных объявлений с использованием принадлежащего истцу товарного знака, предъявлены обоснованно, в данной части иск удовлетворяется судом.

В соответствии с Правилами регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, по общему правилу ответственность за содержание информации на сайте несет администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно. Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, доменный адрес ответчика не содержит наименования, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, отсутствует такая информация и на самом сайте ответчика, что усматривается из представленного истцом протокола осмотра сайта. Претензий к содержанию сайта истец не имеет.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства совершения ООО "ОК" действий, направленных на использование товарного знака, принадлежащего истцу, в связи с чем отказывает истцу в иске к данному ответчику.

Доказательств вины ИП ФИО1 в нарушении исключительных прав истца исковые материалы также не содержат, в связи с чем суд отказывает в удовлетворении иска к данному ответчику.

Истец также просит суд отнести на ответчиков судебные издержки в сумме 54 270 руб. на нотариальное оформление протоколов осмотра и исследование письменных доказательств от 29.03.2017 и 25.07.2017.

Исходя из разъяснений, данных в абзаце втором пункта 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации Постановления от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Таким образом, расходы, предъявленные к возмещению стороной, в пользу которой принят судебный акт, и понесенные ею в связи с определением цены иска, подлежат возмещению за счет проигравшей спор стороны, при условии, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости.

Заявленные к взысканию расходы обусловлены необходимостью фиксации доказательств, протоколы осмотра доказательств являются относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Поскольку расходы в сумме 54 270 руб. относятся к рассматриваемому делу, документально подтверждены, данные судебные издержки подлежат взысканию с ИП ФИО2 в пользу истца.

При таком исходе дела расходы по государственной пошлине также относятся на ИП ФИО2 в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) г. Нижний Новгород прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак путем удаления товарного знака "INTERMODA" из наименования в качестве контекстной ссылки в сети "Интернет".

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) г. Нижний Новгород в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интермода" (ОГРН <***>, ИНН <***>) г. Нижний Новгород 3 000 000 руб. компенсации, 44 000 руб. расходов по госпошлине и 54 270 руб. судебных издержек.

В удовлетворении иска в части требований, заявленных к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) г. Нижний Новгород, обществу с ограниченной ответственностью "ОК" (ИНН <***> ОГРН <***>), отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.В. Якуб