Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Меженовым А.В., рассмотрев дело по иску Тойота Мотор Корпорейшн, г. Москва

к обществу с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал», г. Новосибирск

третье лицо: Новосибирская таможня, г. Новосибирск

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 11.06.2014, паспорт

от ответчика: ФИО2, директор

от третьего лица: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Тойота Мотор Корпорейшн обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал» осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью 312 единиц автозапчастей, изъятии из оборота и уничтожении указанных запасных частей и взыскании компенсации в размере 100 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали свои доводы и возражения, изложенные ими по делу.

Новосибирская таможня, привлеченная к участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, дело просит рассмотреть в отсутствие своего представителя.

Рассмотрев материалы дела, обстоятельства, на основании которых предъявлены настоящие требования, исследовав доказательства, представленные по делу, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Из обстоятельств дела следует, что компании Тойота Мотор Корпорейшн, учрежденной и действующей в соответствии с законодательством Японии, принадлежит исключительное право на следующие товарные знаки:

Товарный знак TOYOTA, зарегистрированный по свидетельству №41702 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ - машины и станки, двигатели (за исключением двигателей для наземных средств передвижения); соединения и приводные ремни (за исключением для наземных средств передвижения), сельскохозяйственные орудия, инкубаторы; средства передвижения, средства передвижения по воде, земле и воздуху, а также все другие товары данных классов;

Товарный знак , зарегистрированный по свидетельству №88060 в отношении товаров 12 класса МКТУ - автомобили и части к ним, далее совместно именуемые - «Товарные знаки».

Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, к числу которых относится ввоз на территорию Российской Федерации товаров, на которых размещен зарегистрированный товарный знак.

По смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, ввоз товара, маркированного товарным знаком, является одним из способов использования товарного знака, для осуществления которого необходимо разрешение правообладателя товарного знака.

В целях дополнительной правой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарные знаки истца были включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основании Письма ФТС России от 11.04 2013 № 14-42/15441.

Согласно указанному Письму ФТС России, уполномоченными импортерами товаров, маркированных товарными знаками истца, на территории Российской Федерации являются следующие компании:

-общество с ограниченной ответственностью «ТОЙОТА МОТОР»;

-общество с ограниченной ответственностью «ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ»;

-общество с ограниченной ответственностью "Тойота Тсусё Техника";

-общество с ограниченной ответственностью "Сумитек Интернейшнл";

-общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-БУССАН».

ООО «Автолекс-Байкал» не включено в список уполномоченных импортеров продукции Компании Тойота Мотор Корпорейшн, маркированной спорными товарными знаками.

Согласно письмам Новосибирской таможни «О приостановлении выпуска товара» от 11.09.2014 №11-03-26/13452 и от 22.09.2014 №11-03-26/14035 Новосибирской таможней был приостановлен выпуск 312 единиц следующих товаров: «части для легковых автомобилей: ремни ГРМ, цепи втулочные, кольца поршневые, насосы масляные, помпы водяные, фильтры масляные и топливные, фильтры воздушные, подшипники шариковые, части зубчатых колес, ремкомплект тормозного суппорта, мотор отопителя, поршень тормозного суппорта, ремкомплект цилиндра сцепления, фильтры масляные, фильтры топливные, подшипники шариковые», представленных к таможенному оформлению по ДТ №10609060/050914/0006461, на которые нанесены товарные знаки истца.

Грузополучателем и декларантом указанного товара, то есть лицом, непосредственно осуществившим ввоз товаров, является ответчик.

Поскольку по сведениям, внесенным в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в отношении товарных знаков истца, ответчик не является уполномоченным импортером товаров, маркированных указанными товарными знаками, Новосибирская таможня на основании п. 1 ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного Союза приостановила выпуск товара на таможенную территорию Российской Федерации.

Истец не предоставлял ООО «Автолекс-Байкал» своего согласия или права на ввоз или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками.

Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 20.12.2001 № 287-0, владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам, причем использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца не может никто; нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров».

Кроме того, как следует из Определения Конституционного суда Российской Федерации от 22.04.2004 № 171-0, запрещение такого способа использования товарного знака..., как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию Российской Федерации, направлено на соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности... и не противоречит... Конституции Российской Федерации».

По смыслу п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации устанавливаются Кодексом.

Такие ограничения указаны, в частности, в ст. 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, в Российской Федерации установлен принцип национального исчерпания исключительного права на товарный знак. В этой связи ввоз товара, маркированного товарным знаком, является одним из способов использования товарного знака, для осуществления которого необходимо разрешение правообладателя товарного знака.

Данный вывод подтверждается также п.15 Информационного письма Высшего Арбитражного Ссуда Российской Федерации №122 от 13.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», из которого следует, что ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Также в Определениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.08.2010 № ВАС-10102/10 и от 10.05.2011 №5318/11 указано, что с учетом положений статей 1252 и 1487 ГК РФ лицо, осуществившее без согласия правообладателя ввоз на территорию РФ товара, маркированного чужим товарным знаком, независимо от того, что оно само не наносило соответствующий товарный знак, является нарушителем исключительных прав правообладателя на товарный знак.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком, а также хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажа такого товара являются самостоятельными способами использования этого товарного знака.

Материалами дела подтверждается, что Компания Тойота Мотор Корпорейшн не предоставляла ответчику своего согласия или права на ввоз или иное введение товара с нанесенными на него товарными знаками истца в гражданский оборот на территории Российской Федерации и соответствующих договоров с ответчиком не заключала.

Следовательно, согласно ст. 1229 ГК РФ, п. 4 ст. 1252 ГК РФ, ст. ст. 1477, 1484, 1487 ГК РФ действия ответчика по ввозу спорного товара в Россию следует считать нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №41702, №888060.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

-о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

-о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

-о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

-об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 статьи 1252 ГК РФ - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

-о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Кроме того, согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Истец обоснованно полагает, что поскольку ответчиком без согласия/разрешения правообладателя совершен ввоз спорной партии товара, маркированного товарными знаками истца, то такой товар подлежит изъятию из оборота и уничтожению, поскольку его нахождение в гражданском обороте приводит к нарушению исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, зарегистрированные по свидетельствам №41702, №88060.

Требование истца о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарные знаки по свидетельствам №41702, №88060 в отношении товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, также является обоснованным.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель исключительного права на товарный знак вправе использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. При этом правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, если настоящим ГК РФ не предусмотрено иное, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.

До тех пор пока продукция, маркированная товарным знаком, не будет введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, исключительное право правообладателя в отношении принадлежащего ему товарного знака не исчерпано и он может запрещать его использование третьими лицами.

По смыслу ст. ст. 1484,1487 ГК РФ любые действия по использованию товарного знака в отношении товаров (как оригинальных, так и контрафактных), вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия, являются нарушением исключительных прав на товарный знак.

Учитывая тот факт, что у ответчика отсутствует согласие правообладателя (истца) на использование товарных знаков каким-либо способом, арбитражный суд находит обоснованным довод истца о том, что любые действия ответчика с товарными знаками до момента исчерпания исключительного права на них следует рассматривать как нарушение исключительного права истца на товарные знаки.

Таким образом, ввоз ответчиком любой партии товара, маркированного товарными знаками, без согласия истца следует рассматривать как незаконные, а не только действия по ввозу продукции, маркированной товарными знаками, по декларации на товары №10609060/050914/0006461.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки свидетельствует о несоблюдении ответчиком ограничений и запретов, установленных российским законодательством, и является основанием для удовлетворения требования истца о запрете ответчику осуществлять использование товарных знаков истца без согласия последнего.

Возражения ответчика, устно заявленные в ходе судебного разбирательства, судом рассмотрены и отклонены ввиду следующего.

Ответчиком предоставлены ДТ, инвойс о том, что стоимость всей товарной партии составляла 1919,16 долларов США (по курсу на 05.09.2014 – 70625,08 рублей, по курсу на 08.12.2014 – 104056,85 рублей).

Ответчик ссылается на то, что в соответствии с п. 6.2 письма Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России № 14-42/15441 от 11.04.2013 к товарной партии, содержащей товарный знак компании Тойота Мотор Корпорейшн стоимостью менее 2500 долларов США, не применяются меры, связанные с приостановлением выпуска, поэтому ответчик не обращался к правообладателю на территории РФ, с предложением заключить лицензионный договор или получить иное разрешение на ввоз данного товара.

Вместе с этим, ответчик не учитывает, что письмом ФТС России № 14-40/41762 от 02.09.2014 внесены изменения в письмо № 14-42/15441 от 11.04.2013 и с 02.09.2014 стоимость товарных партий, содержащих товарный знак истца, уменьшена до1500 долларов США.

Из материалов настоящего дела следует, что декларация на таможенный пост Аэропорт Толмачево для прохождения таможенной процедуры выпуска на товары по ДТ № 10609060/050914/0006461была подана ответчиком 05.09.2014, то есть в период, когда таможня была вправе приостановить выпуск товаров, маркированных товарными знаками истца, стоимостью более 1500 долларов США.

Кроме того, арбитражный суд учитывает, что данные письма ФТР России о товарных знаках компании Тойота Мотор Корпорейшн, регулирующие порядок проведения таможенного контроля и совершение таможенных операций с товарами, включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, не могут собой подменить разрешение правообладателя на использование третьими лицами товарных знаков, зарегистрированных за правообладателем, поскольку только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

-в размере от 10000 до 5000000 рублей, определяемому по усмотрению суда, исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 № 3602/11, в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Учитывая положения ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, а также стоимость товара, ввозимого ответчиком по ДТ №10609060/050914/0006461, истец при обращении с настоящим иском просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 100000 рублей.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ заявил ходатайство об увеличении размера исковых требований в части взыскания компенсации до 450 000 рублей, ссылаясь на то, что ответчиком в инвойсе занижена стоимость товаров, маркированных товарными знаками истца, тогда как цены официальных дистрибьюторов истца, закупающих аналогичный товар для его экспорта в Россию, составляет 10322,29 долларов США, что на 21.11.2014 по курсу ЦБ РФ составило 482099,46 рублей.

Арбитражный суд при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика принимает во внимание следующее.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку сам факт совершения ответчиком правонарушения доказан материалами дела, арбитражный суд, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным удовлетворить требования корпорации Тойта Мотор Корпорейшн о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца в размере 100 000 рублей, полагая данную сумму соразмерной и достаточной для компенсации возможных потерь правообладателя товарных знаков.

В части требования о запрете ООО «Автолекс-Байкал» без разрешения Тойота Мотор Корпорейшн использовать товарные знаки по свидетельствам №41702, №88060 в отношении товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, арбитражный суд считает, что в этой части иск подлежит оставлению без рассмотрения по ч. 1 п. 1 ст. 148 АПК РФ, поскольку аналогичное требование по спору между теми же сторонами о нарушении прав истца незаконным ввозом ответчиком товаров, маркированных товарными знаками истца им заявлено в рамках дела № А45-19526/2014, следовательно, повторному рассмотрению по существу в рамках настоящего дела оно не подлежит.

Судебные расходы по государственной пошлине по иску следует отнести на ответчика, в том числе, расходы по государственной пошлине, уплаченной истцом за подачу заявления о принятии по делу обеспечительных мер.

Руководствуясь ст. ст. 110, ч. 1 п. 1 ст. 148, ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью 312 единиц следующих товаров: «части для легковых автомобилей: ремни ГРМ, цепи втулочные, кольца поршневые, насосы масляные, помпы водяные, фильтры масляные и топливные, фильтры воздушные, подшипники шариковые, части зубчатых колес, ремкомплект тормозного суппорта, мотор отопителя, поршень тормозного суппорта. Ремкомплект цилиндра сцепления, фильтры масляные, фильтры топливные, подшипники шариковые», указанных в ДТ №10609060/050914/0006461, на которые нанесены товарные знаки Тойота Моторс Корпорейшн, зарегистрированные по свидетельствам №41702 и/или №88060.

2. Изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации запасные части для легковых автомобилей, которые ввозятся обществом с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на территорию Российской Федерации по ДТ №10609060/050914/0006461, на которых размещены товарные знаки №41702, №88060.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Тойота Моторс Корпорейшн компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №41702, №88060 в размере 100 000 рублей 00 копеек.

В остальной части во взыскании компенсации отказать.

4. В остальной части иск оставить без рассмотрения.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Автолекс-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Тойота Моторс Корпорейшн 22 000 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине по иску.

6. Выдать Тойота Моторс Корпорейшн справку на возврат государственной пошлины по иску в сумме 4 000 рублей 00 копеек.

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (105062, <...>. ipc.arbitr.ru).

Судья И.В. Лузарева