Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о защите права на товарный знак и взыскании компенсации.

Материалами дела установлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпримателю ФИО1 с требованиями:

1. Обязать ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 не производить реализацию джинсовой одежды с товарным знаком «Lafei-Nier» без заключенного с 000 «Ультрамар» лицензионного договора;

2. Обязать ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика находящуюся у него джинсовую одежду с товарными знаками «LafeiNier» и «Lafei Star», «Lafeipiza», «Lafei Kunsai» и «Lafei Liwei», сходными с фонетическим тождеством доминирующего элемента «Lafei» до степени смещения с вышеуказанным товарным знаком «Lafei-Nier» и вызывающими смешение в сознании потребителя названных товарных знаков с товарным знаком «Lafei-Nier» и использованные для имитации продукции правообладателя с указанным товарным знаком и приводящими потребителей в заблуждение относительно производителя и качества товара (контрафактный товар);

3. Взыскать с ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу истца общества с ограниченной ответственностью «Ультрамар» денежные средства в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей в качестве компенсации в соответствии с ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской федерации.

В качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена Китайская компания ФИО7 З. ЕЙ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО ЛТД (CN) (далее ШАНТОУ).

Ответчик с предъявленным иском не согласен, просит в иске отказать по мотивам, указанным в отзыве.

3-е лицо просит в иске отказать поддерживает позицию ответчика.

Истцом в судебном заседании заявлено ходатайство о направлении запроса в Министерство иностранных дел РФ с запросом информации о компании ШАНТОУ, т.к. на запрос, направленный истцом о предоставлении данной информации, получен ответ, что в банке консульского отдела на торговые, промышленные и сервисные компании КНР, зарегистрированные на территории консульского округа Посольства, отсутствует информация в отношении нотариальной конторы ШАНТОУ, нотариуса ГАО СИНЬ, ГОА ЧЖУАНЬ.

Данное ходатайство отклонено судом, т.к. согласно Указу Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 (ред. от 28.12.2008) «Об утверждении Положения о Консульском учреждении РФ - к функциям и задачам консульского учреждения не относится консолидация информации об организациях, находящихся на территории определенного консульского округа. Кроме того, к компетенции МИД РФ и консульских учреждений в России, документами, регламентирующими их деятельность, не отнесена функция по хранению информации о нотариусах и совершенных ими нотариальных действиях.

Истцом заявлены ходатайства о приостановлении производства по делу до рассмотрения Арбитражным судом города Москвы, Арбитражным судом Московской области иска о признании недействительным лицензионного договора № 02 от 15.01.2009, заключенного индивидуальным предпринимателем ФИО1 и Китайской компанией ФИО7 З. ЕЙ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО ЛТД (CN) дела: А40-159202/09-26-1160; А41-18953/10.

Данное ходатайство судом отклонено, так как в соответствии с п.1 ч.1 ст.143 АПК РФ Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого, в том числе Арбитражным судом. При этом дела, до разрешения которого приостанавливается данное дело, должно быть связано с рассматриваемым делом и иметь преюдициальное значение по вопросам об обстоятельствах, устанавливаемых Арбитражным судом по отношению к лицам, участвующим в деле. Кроме того. Истцом не представлено суду правовых доказательств, предусмотренных ст.143 АПК РФ для приостановления – доказательств принятия Арбитражным судом города Москвы дела к производству.

Заявленное истцом ходатайство в порядке ч. 3 ст. 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом удовлетворено.

Соответствующие доказательства третьим лицом представлены, подлинники обозревались в заседании, копии приобщены в материалы дела.

Ходатайство истца и ответчика о приобщении доказательств судом удовлетворено.

Ходатайство истца об уточнении исковых требований и отказе от первого и второго требований судом удовлетворено.

Судом рассматриваются следующие требования:

признать действия по реализации индивидуальным предпринимателем ФИО1 джинсовой одежды с товарным знаком «Lafei-Nier» без заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Ультрамар» лицензионного договора до 06.08.2009г. – незаконной;

взыскать с ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу истца общества с ограниченной ответственностью «Ультрамар» денежные средства в сумме 5 000 000 руб. в качестве компенсации в соответствии с ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истцом согласно п.2 ст.49 АПК РФ заявлен отказ от иска.

Рассмотрев данный отказ от иска, выслушав мнение сторон, суд пришел к выводу о том, что данный отказ нарушает права третьего лица и ответчика, а именно затрагиваются интересы компании ШАНТОУ по использованию его товарного знака, на основании чего в удовлетворении ходатайства истцу отказано согласно п.5 ст.49 АПК РФ.

Изучение материалов дела и оценка доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, позволяет суду сделать вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска, при этом исходит из следующего.

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» в целях продвижения джинсовой одежды торговой марки «Lafei-Nier» на территории Российской Федерации зарегистрировало свои права на торговую точку марки «Lafei-Nier» в патентном ведомстве Российской Федерации.

В соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 328249, выданного Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с заявкой № 2005724372, приоритет товарного знака «Lafei-Nier» с 26.09.05 , правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар», зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с 20.06.07 сроком действия до 26.09.15г. по классу МКТУ № 35 (продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности).

С целью выявления спроса потребителей на джинсовую одежду в г. Москве, сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Ультрамар» периодически проводятся исследования ассортимента предложений на вещевых рынках города.

В 2008 при исследовании ассортимента товаров истцом было обнаружено, что индивидуальным предпринимателем ФИО1 предлагается к продаже джинсовая одежда с товарным знаком «Lafei-Nier», а также джинсовая одежда аналогичных моделей с товарными знаками «Lafei Star», «Lafeipiza», «Lafei Kunsai» и «Lafei Liwei» схожими до степени смешения с товарным знаком истца, без каких-либо заключенных с обществом с ограниченной ответственностью «Ультрамар» соглашений на торговой точке - контейнер 46, линия «О», контейнер «27» Линия «Ф».

В связи с установленными обстоятельствами, истец в порядке ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд за защитой нарушенного права.

Согласно ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу (правообладателю), на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или иной деятельности конкурента.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. (ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из приведенных положений законодательства, в предмет доказывания входит:

1. сравнение товарного знака и используемое ответчиком обозначение;

2. определение объема правовой охраны товарного знака;

3. установление факта, использования товарного знака в гражданском обороте и установление факта опасности смешения деятельности нескольких субъектов.

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» ссылается на то, что вышеуказанные товарные знаки («Lafei-Nier» «Lafei Star», «Lafeipiza», «Lafei Kunsai» и «Lafei Liwei») используются индивидуальным предпринимателем ФИО1 для имитации продукции правообладателя, что приводит к введению потребителей в заблуждение.

В качестве обоснования данных доводов истцом приведены результаты исследований, проведенных в 2008 году специалистами общества с ограниченной ответственностью «ЮНТЭКС» в лице Патентного поверенного Российской Федерации ФИО6

Сопоставимый анализ производился обществом с ограниченной ответственностью «ЮНТЭКС» по следующим направлениям:

- Визуальное исследование;

- Сопоставление обозначений, которыми маркированы образцы с товарным знаком по свидетельству №328249;

- Анализ однородности товаров и услуг;

- Оценка вероятности смешения обозначений.

В силу ч. 3 ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта исследуется судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда предустановленной силы.

Основанием для использования товарного знака «LAFEI-NIER» у ФИО1 является наличие лицензионного договора № 02 от 15 января 2009 года заключенный между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и компанией ФИО7 З. ИЕ Шенг Гармент Ко. ЛДТ (КНР) и то обстоятельство, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 официально закупает товар, растомаживает его и с согласия правообладателя вводит его в гражданский товарооборот РФ. В данном случае лицензионный договор не требуется согласно ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как товар ввозится с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями ст. 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Данная международная классификация товаров и услуг предназначена для целой регистрации знаков и была оформлена в виде Соглашения 15.06.1957 странами–участницами Ниццкой дипломатической конференции (с последующими изменениями).

Российская Федерация является участницей данного «Соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» с 1971 года.

Перечень классов товаров и услуг МКТУ имеет два основных раздела:

- товары: классы 1 -34;

- услуги : классы 35-45.

Класс 35 включает в себя, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является:

1) помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия.

2) помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявлен не с помощью любых средств информации о возможных товарах и видах услуг.

Так, в частности к 35 классу относятся:

- сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталог продаж, электронные средства, например, теле- магазины или интернет- сайты;

- услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использование или сбору математических или статистических данных;

- услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте. К данному классу можно отнести рекламу других услуг, касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.

К классу не относятся, в частности:

- услуги по оценке и составлению инженерно- технических отчетов, которые не связаны

непосредственно с эксплуатацией или управлением делами торговых или промышленных

предприятий.

То есть, как следует из международной классификации товаров и услуг, предусмотренные 35 классом услуги не имеют непосредственного отношения к торговой деятельности (оптовой и/или розничной).

Данные услуги имеют основной целью помощь в управлении делами, рекламе и продвижение товаров (информационное).

Следовательно, зарегистрированный обществом с ограниченной ответственностью «Ультрамар» в Роспатенте товарный знак обслуживания №328249 «Lafei-Nier» обеспечивает защиту исключительного права на использование данного обозначения не в отношении товаров, а только в отношении установленного перечня услуг, и следовательно в соответствии с ч.2 ст. 1477 ГК РФ является именно знаком обслуживания.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» имеет право на защиту исключительного права на использование знака обслуживания «Lafei-Nier» при оказании услуг, предусмотренных 35 классом МКТУ.

Из материалов дела, а так же пояснений представителя общества с ограниченной ответственностью «Ультрамар» усматривается, что Свидетельство № 328249 получено на основании Договора купли- продажи товаров народного потребления с правом эксклюзивной поставки от 01.03.05.

Согласно пункту 1.1 договора следует, что предметом договора является деятельность покупателя, направленная на заключение торговых сделок по импорту в Российскую Федерацию джинсовой одежды торговой марки «Lafei- Nier», производимой продавцом, с предоставлением покупателю эксклюзивного права на поставку указанного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно п. 1.2 покупатель (истец) обязуется в интересах продавца (3-го лица) и с целью увеличения товарооборота джинсовой одежды развивать деятельность, направленную на рекламирование, маркетинг и поиск потенциальных покупателей продукции торговой марки «Lafei- Nier».

Однако, в ходе судебных заседаний 3-е лицо пояснило, что товар непосредственно у него истцом никогда не закупался, а доказательств обратного истцом в материалы дела представлено не было (ст. 65 АПК РФ).

Кроме того, из материалов дела следует, что ответчиком используется товарный знак «LAFEI-NIER» на основании заключенного между ним и третьим лицом лицензионного договора № 02 от 15.01.2009.

В соответствии с п. 1.1. вышеуказанного договора Лицензиар (3-е лицо) предоставляет Лицензиату (ответчик) на срок действия настоящего договора неисключительное право пользования комбинированным товарным знаком «LAFEI-NIER» по свидетельству РФ № 228658 с датой приоритета от 20.06.2002 для всех товаров 25 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Согласно МКТУ 25 класс включает в себя «кожаная одежда; одежда; готовая одежда; чулки; бриджи; брюки; бюстгальтеры; верхняя одежда; гетры; гимнастическая одежда; жилеты; кальсоны; камзолы; колготки; комбинации; комбинезоны; корсеты; кофточки нижние; лифы; чехлы под ажурные блузки; куртки, в том числе ветровки; майки; майки с короткими рукавами; футболки; манто; пальто; носки; платья; рубашки; сорочки; пояса; свитера; трикотажные изделия (одежда); трикотажные изделия шерстяные; трикотажные спортивные изделия; трусы; чулочные изделия; белье нижнее

Данные обстоятельства были подтверждены пояснениями третьего лица по настоящему делу.

Исследовав свидетельство на товарный знак № 328249 следует, что

1) данный товарный знак не имеет графического изображения в виде короны, в отличии от товарного знака № 228658 правообладателем которого является компания ФИО7 З. ЕЙ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО ЛТД (CN),

2) ФИО7 З ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД (CN) зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 228658 с приоритетом 22.11.2002 в отношении услуг 25 класса, тогда как общество с ограниченной ответственностю «Ультрамар» зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 328249 в отношении услуг 35 класса с приоритетом от 26.09.2005, то есть ФИО7 З ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД (CN) имеет более ранний приоритет на товарный знак.

Действующим Российским законодательством установлен принцип преждепользования при защите исключительных прав. В случае, установления обстоятельств начала использования сходного обозначения до приоритета товарного знака, в защите исключительного права следует отказывать, а действие регистрации аннулировать.

Как следует из ст. 1252 п.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации [2] «если товарный знак и знак обслуживания оказывается тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее».

На основании заключения специалиста от 20.06.2009 (патентного поверенного) ФИО8 сделан вывод: «не является нарушением действия по ввозу на территорию РФ предложение к продаже, продажа и последующая перепродажа – одежды, маркированной товарным знаком по свидетельству №228658, введенным в хозяйственный оборот правообладателем или с его согласия, не является нарушение прав на товарный знак по свидетельству 328249».

На основании заключения эксперта №016-10-00692 от 05.04.2010 проведенного старшим экспертом-патентоведом ФИО9 Новосибирской торгово-промышленной палаты выявлено:

«Ввоз на территорию Российской Федерации, предложение о продаже и последующая продажа товара – одежда, маркированного товарным знаком по свидетельству №228658, введенному в хозяйственный оборот правообладателем, не является нарушением прав на товарный знак по свидетельству №328249».

Кроме того, на основании Решения Роспатента от 29.06.2010 по результатам рассмотрения Палаты по патентным спорам по вопросу предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328249 - признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку №328249.

Таким образом, на момент судебного разбирательства правовое основание иска – товарный знак по свидетельству №328249 отсутствует.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения ходатайств истца и иска не имеется.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Расходы по государственной пошлине отнести на истца.

Резолютивная часть решения объявлена в заседании.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск) в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Судья Е.Ю.РЯБЦЕВА