Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хохуля Д.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (630087, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Терма» (630088, <...>, ОГРН <***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»,

ФИО2,

о защите исключительного права на товарный знак,

при участии представителей:

истца – ФИО3 – доверенность от 08.11.2016, паспорт,

ответчика – ФИО4 – доверенность от 01.11.2017, паспорт,

третьего лица ФИО2 – ФИО4 – доверенность от 29.11.2016, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее – ИП ФИО5) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Терма» (далее – ООО «Терма») о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №332445 путем взыскания 10 000 000 рублей компенсации.

Требования истца нормативно обоснованы статьями 5, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиком обозначения «мобиба», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при разработке НТМL-кода своего сайта www.terma.camp.

Ответчик отклонил требования истца как необоснованные, ссылаясь на то обстоятельство, что наличие в исходном коде сайта, служебных тегах НТМL-кода, скрытом тексте сайта и «Яндекс-Директ» обозначения «мобиба» не является использованием обозначения в сети Интернет или способом адресации и не приводит к смешению.

Доводы третьего лица ФИО2 аналогичны доводам ответчика.

Третье лицо ООО «Яндекс» в письменном отзыве на исковое заявление указало, что указание товарного знака в качестве ключевого слова при размещении контекстной рекламы в сети Интернет не является нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является обладателем исключительного права на товарный знак со словесным элементом «Mobiba» по свидетельству Российской Федерации N 332445 с датой приоритета от 03.05.2006, зарегистрированного в отношении товаров 6, 11, 19, 22, 35 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

ООО «Сапфира», ООО «Мобиба» являются производителями, продавцами мобильных бань и всесезонных палаток, используют товарный знак «Мобиба» №332445 по лицензионному договору простой неисключительной лицензии для индивидуализации своих товаров, заключенному с правообладателем ИП ФИО1

Указанные компании и их дилеры используют для продвижения, рекламы и продажи товара под указанным наименованием интернет ресурсы.

ООО «Терма» является конкурирующей организацией на одном товарном рынке с ООО «Мобиба», так как также занимается производством однородного товара – всесезонных палаток и мобильных бань.

Протоколом нотариального осмотра доказательств от 26.05.2017 зафиксировано, что ООО «Терма» на своем официальном сайте www.terma.camp предлагает к продаже всесезонные палатки и мобильные бани, привлекает покупателей, используя в исходном коде страницы сайта обозначение своего конкурента на рынке, сходное до степени смешения с товарным знаком истца «Мобиба».

Подобная адресация осуществлялась ответчиком за счет использования в НТМL-коде своего сайта обозначения «мобиба», что непосредственно влияет на результаты работы контекстных поисковых систем в сети Интернет.

Так, при вводе в адресную строку Яндекс слова «мобиба» на странице, отображающей результаты поиска, появляется ссылка на информационный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.terma.camp, содержащий сведения о продаваемых товарах (палатки, мобильные бани, 22 класс МКТУ), однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Из изложенного следует, что ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца при разработке НТМL-кода сайта www.terma.camp, вследствие чего этот сайт при запросе в поисковой системе слова «мобиба» оказывался на сайте ответчика. На сайте ответчика предлагается продукция, аналогичная той, в отношении которой истец зарегистрировал свой товарный знак 22 класс МКТУ – палатки.

Протоколом нотариального осмотра доказательств от 15.11.2017 зафиксировано, что ООО «Терма» на своем официальном сайте www.terma.camp предлагает к продаже всесезонные палатки и мобильные бани, привлекает покупателей, используя в качестве ключевого слова к поиску своего сайта обозначение своего конкурента на рынке, сходное до степени смешения с товарным знаком истца «Мобиба», что непосредственно влияет на результаты работы контекстных поисковых систем в сети Интернет.

ООО «Терма» использует в интернет рекламе, в поисковой системе Яндекс, для привлечения на свой официальный сайт www.terma.camp, где предлагаются к продаже всесезонные палатки и мобильные бани, наименование «мобиба», сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области №06-01-03-14-16 от 28.10.2016 действия ООО «Терма» признаны актом недобросовестной конкуренции.

Использование ответчиком как рекламодателем товарного знака истца в качестве ключевого слова для рекламы собственного товара вводит потребителя в заблуждение. Любой потребитель, который ищет товар по слову «мобиба», ожидает получить в результате поиска конкретный товар, а не категорию товаров. Но по ссылке он приводится к товару конкурента, не имеющему никакого отношения к искомому товару под товарным знаком «Мобиба», о чем потребитель знать не может, полагая, что это тот же либо связанный с ним производитель.

Ответчик, тем самым, используя слово «мобиба», привлекает потенциальных потребителей, ищущих товар под наименованием «мобиба», на свой сайт, содержащий сведения о его деятельности и реализуемых аналогичных однородных товара, вводя покупателя в заблуждение относительно конкретного товара.

ИП ФИО1 было обнаружено, что ООО «Терма» на своем официальном сайте в разделе «Каталог Продукции» под наименованием товара, мобильных бань и палаток использует товарный знак «Мобиба» в тексте следующего содержания:

«Купить мобильную баню палатку Мобиба МБ-20, Мобиба МБ-22 от производителя».

Протоколом нотариального осмотра доказательств 10.04.2017 повторно зафиксировано, что ООО «Терма» на своем официальном сайте www.terma.camp предлагает к продаже всесезонные палатки и мобильные бани и привлекает покупателей, используя в скрытом тексте сайта наименование «мобиба», сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Данный текст открывается на сайте при наведении курсором на строку под наименованием выбранного товара, например, «Терма 20», «В данном разделе можно купить или заказать мобильную баню, зимнюю палатку с печкой Терма серии 20 от производителя», появляется текст «Купить мобильную баню палатку Мобиба МБ-20, Мобиба-22 от производителя».

Таким образом, ООО «Терма», используя товарный знак истца под товаром, для индивидуализации которого он был зарегистрирован, вводит покупателя/потребителя в заблуждение относительно товара, который тот ищет.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факт наличия у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №332445 с приоритетом от 03.05.2006 подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Размещение чужих товарных знаков в качестве ключевых слов в метаданных Интернет-страниц влияет на работу поисковых систем при обработке страниц — часто можно видеть, что сайт с контрафактными мета-тегами располагается сразу же после сайта с оригинальным контентом.

У потребителя появляется представление о том, что сайт с контрафактными мета-тегами демонстрирует нужные ему товары.

ООО «Терма», используя обозначение «Мобиба» в качестве ключевого слова и в структуре HTML, влияло на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах, для индивидуализации которых истец зарегистрировал свой товарный знак.

Установлено, что при вводе в поисковую строку «Яндекс» слова «мобиба» появляется сайт ответчика, расположенный сразу между двумя официальными сайтами компании ООО «Мобиба». При этом официальные сайты компании ООО «Мобиба» имеют яркое выражение в виде выделенного текстового обозначения товарного знака «Мобиба» с фирменным графическим изображением, а сайт с однородными товарами ответчика незаметно, без акцента на производителя товара, расположен между официальными сайтами Мобиба (протокол осмотра доказательств от 15.11.2017года).

У потребителя появляется представление о том, что компания ответчика демонстрирует те же товары, что и истец - под товарным знаком «Мобиба», что приводит к вероятности смешения товаров.

Такое использование мета-тегов является одной из форм представления продукции с целью ее продвижения, что формирует у потребителей неадекватное, искаженное представление о продукции сайта с контрафактными тегами.

Концепция рекламирования охватывает разные формы сообщения сведений для формирования представления, в том числе и косвенные формы, когда они способны воздействовать на экономическое поведение потребителей и таким образом наносить вред конкуренту, чье фирменное наименование или товарный знак используются (размещены) в мета-теге.

Таким образом, обстоятельства дела позволяют прийти к следующим выводам.

Ключевые слова могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей, поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателя в таких мега-тегов (ключевых слов) является правонарушением.

В судебной практике Европейского Союза (далее — ЕС), в частности, применяется Директива Совета 89/104/ЕЭС, с помощью которой было выработано 6 критериев, свидетельствующих о нарушении исключительного права на товарный знак пользователем идентичного обозначения (ст. 5(1 )(а) Директивы 89/104/ЕЕС):

- спорное обозначение используется третьим лицом в пределах соответствующей территории;

- использование осуществляется в ходе коммерческой деятельности;

- отсутствует согласие владельца прав на товарный знак;

- обозначение идентично или сходно с товарным знаком;

- товары или услуги, в отношении которых используется обозначение, тождественны товарам или услугам, применительно к которым зарегистрирован товарный знак;

- такое использование обозначения причиняет вред или способно причинить вред функциям товарного знака (функциям удостоверения происхождения, рекламной, инвестиционной или коммуникативной).

Суд ЕС сделал пояснение, важное с точки зрения свободной конкуренции: третье лицо, использующее чужой товарный знак в качестве ключевых слов и привлекающее к себе тем самым потенциальных потребителей чужой продукции без какой-либо компенсации владельцу прав на товарный знак, получает несправедливое преимущество, если действует без достаточного основания. Такой вывод был сделан в деле InterfloravsMarksandSpencer.

В рассматриваемой юридической ситуации ответчик незаконно использовал товарный знак истца для продвижения своего товара (который является аналогичным), при этом распространяя ложную, неточную, скаженную информацию в отношении товара истца, что установлено вышеназванным Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области №06-01-03-14-16 от 28.10.2016.

Очевидно, что ООО «Терма» использовало товарный знак истца в исходном коде сайта, служебных тегах ХТМL-кода в сети Интернет.

Каждый вышеизложенный способ использования ответчиком товарного знака истца может быть признан использованием по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Текст, который ответчик полагает скрытым, доступен для любого пользователя, что подтверждено и зафиксировано протоколом нотариального осмотра доказательств.

Таким образом, ответчик использовал в сети Интернет на странице своего сайта обозначение «Мобиба», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в доступном для любого пользователя тексте, путем размещения данного обозначения под наименованием продаваемого товара, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак, что является нарушением исключительных прав по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

Рекламное объявление: «Что купить? ТЕРМА или MOБИБA?/terma.camp» является активной ссылкой для перехода на сайт www.terma.camp., с которого реализуется однородный товар.

Указанное рекламное объявление с использованием обозначения «МОБИБА» носит коммерческий характер и размещалось ответчиком с целью привлечения внимания и увеличения продаж конкурентных товаров «Терма».

Именно слово «МОБИБА» привлекало потребителя к объявлению, размещенному ответчиком. В рекламном тексте слово «МОБИБА» размещено в первой строке, написано крупнее и выделено жирным шрифтом от остального текста объявления, на него падает логическое ударение.

В данном случае использование слова «Мобиба» в тексте рекламы «Что купить? Терма или Мобиба» не является сравнительной рекламой, а является рекламным предложением к продаже товара под наименованием и «Терма» и «Мобиба».

Любой покупатель, который ищет товар под наименование «Мобиба», видя рекламное объявление ответчика, исходя из буквального смысла рекламного текста, понимает, предлагается к продаже товар «Мобиба».

При этом даже отсутствие слова «МОБИБА» на самом сайте www.terma.camp, а также нахождение иной другой информации на данном сайте не может устранить уже допущенное нарушение исключительных прав истца при адресации к сайту.

Таким образом, ответчик использовал в тексте рекламы обозначение «МОБИБА» для продвижения своих товаров, которые являются однородными (вводя при этом потребителя в заблуждение), посредством адресации любого пользователя сети Интернет к своему сайту www.terma.camp, что и является нарушением исключительных прав на товарный знак.

Истец просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его правомерное использование (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

В качестве обоснования суммы компенсации истец приводит действующий на момент совершения правонарушения ответчиком лицензионный договор предусматривающую простую (неисключительную) лицензию, заключенный между истцом и ООО «Сапфира». Сумма данного заговора составляет 5 000 000 рублей.

Также на момент совершения правонарушения действовал еще один договор, предусматривающую простую (неисключительную) лицензию, заключенный между истцом и ООО «Тенткон», в последующем переименованным в ООО «Мобиба». Сумма данного договора также составляет 5 000 000 рублей.

При определении размера компенсации, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца за допущенное нарушение исключительного права на спорный товарный знак, суд исходит из следующего.

Как отмечено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом требование о взыскании компенсации в сумме 10 000 000 рублей заявлено как равное двукратной стоимости права, определяемой ценой лицензионных договоров, то есть на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Критерии снижения размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, изложены в постановлении от 13.12.2016 N 28-П.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается на ответчика.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

О необходимости снижения размера компенсации заявил ответчик – ООО «Терма», ссылаясь на то, что все указанные истцом факты нарушения прав устранены ответчиком до момента предъявления истцом настоящего иска в арбитражный суд.

Суд не вправе игнорировать данный довод ответчика, полагая его существенным при разрешении вопроса о возможности снижения размера компенсации.

Использование ответчиком объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат истцу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Отсутствуют доказательства причинения ответчику существенного экономического ущерба.

При изложенных обстоятельствах суд полагает возможным снизить размер компенсации ниже низшего предела и взыскать ее в сумме 2 000 000 рублей.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Терма» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 14 600 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (город Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Л.Н. Хорошуля