Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя Зеленова Валерия Александровича, г. Новосибирск, ИНН: 540410581439

к обществу с ограниченной ответственностью «Ямми-Про», г. Новосибирск, ИНН: <***>

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «БИЗЗАРРО РУС», г. Новосибирск, ИНН: <***>

о взыскании 400 000 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности от 17.09.2021, диплом №ВСГ3268072 от 20.03.2009, паспорт,

от ответчика: ФИО3 по доверенности № 14/10 от 07.04.2021, диплом №ВСВ1714914 от 16.09.2005, паспорт,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ямми-Про» (ООО «Ямми-Про») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 400 000 рублей 00 копеек.

Определением от 23.03.2021исковое заявление ИП ФИО1 принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком заявлены возражения на исковое заявление, в которых он просил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «БИЗЗАРРО РУС» (ООО «БИЗЗАРРО РУС»), которое являясь комитентом, реализовывало товары с наименованием «CUVEE».

В связи с наличием обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощённого производства, определением от 18.05.2021 дело было признано подлежащим рассмотрению по общим правилам искового производства, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО «БИЗЗАРРО РУС».

От ООО «БИЗЗАРРО РУС» поступил отзыв на исковое заявление, в котором третье лицо исковые требования поддержало в заявленном объеме.

В ходе судебного разбирательства истец и ответчик настаивали на своих правовых позициях по рассматриваемому спору.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, проверив обстоятельства спора в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения предъявленных ИП ФИО1 исковых требований, при этом суд исходит из следующего.

Материалами дела подтверждается, что ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на комбинированное обозначение «CUVEE», зарегистрированное в качестве товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 621460 от 29.06.2017 , дата приоритета 03.08.2016.

Между ИП ФИО1, (лицензиар) и ООО "Ямми-Про" (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 18.09.2018, в соответствии с которым лицензиар предоставляет лицензиату на безвозмездной основе право на использование комбинированного обозначения «CUVEE», зарегистрированного в качестве товарного знака в порядке неисключительной лицензии, в том числе в сети Интернет в доменном имени и при других способах адресации (п.п. 1.2.4 договора).

В соответствии с п. 2.2. лицензионного договора, лицензиат имеет право использовать товарный знак только для товаров, производимых лицензиаром.

В силу п. 2.6 лицензионного договора, лицензиат обязуется согласовывать с лицензиаром рекламные материалы с использованием товарного знака в рекламных материалах.

В нарушение п. 2.2. лицензионного договора, в инстаграмм-аккаунте лицензиата cuvee.russia была размещена реклама другого бренда PROPS, таким образом, лицензиат использовал товарный знак для товаров, не производимых лицензиаром.

В подтверждение того, что в период действия лицензионного договора ответчик использовал товарный знак CUVEE без разрешения правообладателя для товаров бренда PROPS, в материалы дела представлены скриншоты (6 шт.) Инстаграмм-аккаунта cuvee.russia. В свойствах файла скриншота видна дата создания данных скриншотов:

- три скриншота сделаны 12.11.2020.

- три скриншота сделаны 20.11.2020.

Согласно п. 3.1. лицензионного договора, в случае, если лицензиат использует товарный знак с нарушением требований договора, лицензиар вправе расторгнуть лицензионный договор и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

Согласно п. 3.2. лицензионного договора, по истечении срока действия лицензионного договора или в случае его досрочного расторжения, лицензиат должен немедленно прекратить использование товарного знака.

В соответствии с п. 3.3. лицензионного договора, любое использование лицензиатом товарного знака после расторжения лицензионного договора запрещается.

Помимо нарушения условий лицензионного договора, основанием для расторжения договора послужило решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2020 по делу № А45-26524/2020 в соответствии с которым принято решение ликвидировать ООО «Ямми-Про».

Хронология событий была следующая.

09.11.2020 принято решение по делу № А45-26524/2020 о ликвидации ООО «ЯМ-МИ-ПРО», ликвидатором юридического лица является учредитель общества - ФИО4

16.11.2020 было направлено уведомление о расторжении лицензионного договора.

26.11.2020 лицензионный договор расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, 05.02.2021 муж ФИО4 - ФИО5 регистрирует новое общество - ООО «ПРОПС», видами деятельности которого являются производство и торговля одеждой.

В апреле 2021 года в ТРЦ «Галерея Новосибирск» на месте магазина «CUVEE» разместился магазин PROPS (распечатка сайта ТРЦ «Галерея Новосибирск» - https//galereya-novosibirsk.ru/catalog/props ). Помимо этого, ответчиком создан новый инстаграмм-аккаунт PROPS в котором есть ссылка на YUMMY.school и руководителя - ФИО6 (ликвидатора ответчика - ООО «ЯММИ-ПРО»).

Таким образом, у истца имелись основания для расторжения лицензионного договора.

В связи с нарушением ответчиком условий договора истцом в адрес ООО «Ямми-Про» направлено уведомление о расторжении лицензионного договора от 18.09.2018 в одностороннем порядке с 26.11.2020. С указанной даты (26.11.2020) ответчику правообладателем запрещено использование торгового знака «CUVEE», в том числе запрещено использование марки «CUVEE» в наименовании инстаграмм- аккаунта cuvee.russia и cuvee.style, на вывеске в магазине в ТРЦ «Галерея Новосибирск», запрещена продажа продукции с торговой маркой «CUVEE».

Вместе с тем, данное уведомление было оставлено ответчиком без какой-либо реакции, и при наличии запрета правообладателя, ответчик продолжил использование товарного знака «CUVEE» на вывеске магазина в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и реализацию товаров под торговой маркой «CUVEE».

28.12.2020 ответчику было повторно направлено уведомление о запрете использования товарного знака «CUVEE».

17.02.2021 ответчику была направлена претензия в адрес ответчика, так как он продолжал незаконно использовать товарный знак на вывеске в магазине в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Ответчик претензию вновь проигнорировал, незаконное использование товарного знака не прекратил.

Пункт 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает для лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателя), исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Пункт 3 указанной статьи запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя. Если такое нарушение имеет место, то владелец товарного знака имеет право потребовать защиты своих прав и интересов.

Согласно материалам дела, выручка ООО «Ямми- Про» от реализации товаров под торговой маркой «CUVEE» отражалась в учетной системе 1С правообладателя. Согласно данным 1С объем выручки от реализации товаров под торговой маркой «CUVEE» составляет 7 426 846,34 рублей за период с 01.01.2020 по 10.11.2020 . С 11.11.2020 ООО «Ямми-Про» отключено от учетной системы 1С и сведениями о дальнейшей выручке ответчика истец не располагает, однако, магазин ответчика продолжал продажу продукции под торговой маркой CUVEE до момента обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Значимые для дела обстоятельства, а именно факт использования ответчиком товарного знака CUVEE, принадлежащего истцу, после расторжения лицензионного договора 26.11.2020, подтверждаются видеозаписями, представленными истцом в материалы дела на флеш-карте, просмотренной судом в присутствии представителя ответчика в судебном заседании 09.08.2021:

- первый файл (длительность 41 сек.) с изображением магазина в ТРЦ «Галерея-Новосибирск», принадлежащего ответчику с размещенной на нем вывеской CUVEE, сделан 19.02.2021 в 10:07;

- второй файл (длительность 3 мин 21 сек) с видео-изображением внутри магазина, подтверждающий, что в магазине реализуется одежда под торговой маркой CUVEE с размещением на ней товарного знака CUVEE, произведен 19.02.2021 в 10:07.

Также использование ответчиком товарного знака CUVEE на вывеске магазина в ТРЦ «Галерея-Новосибирск», подтверждается фотографией, сделанной 19.02.2021.

Кроме того, 21.01.2021 истцом сделана контрольная закупка в магазине ответчика в ТРЦ «Галерея-Новосибирск», что подтверждается товарным чеком на три единицы товара марки CUVEE из магазина на сумму 6 470 рублей. В чеке указан продавец ООО «Ямми-Про», магазин CUVEE, что подтверждает использование ответчиком товарного знака после расторжения лицензионного договора.

Как следует из материалов дела, под торговой маркой «CUVEE», которая зарегистрирована по свидетельству № 621460 от 29.06.2017, ответчик в нарушение условий лицензионного договора реализовывал товары PROPS.

Как указано на сайте ТРЦ «Галерея Новосибирск»: «PROPS - это молодой дизайнерский бренд женской одежды с собственным производством в Новосибирске...».То есть для продвижения молодого бренда PROPS ответчиком использовался товарный знак «CUVEE», который существует на рынке с 2016 года и узнаваем потребителями.

Таким образом, целью использования ответчиком для реализации товаров и в вывеске магазина изображения товарного знака «CUVEE», было привлечение внимания потребителя к предлагаемым ответчиком к продаже товарам. Тем самым ответчик незаконно пользовался известностью чужого товарного знака, которая формировалась правообладателем в течение продолжительного времени, незаконное использование товарного знака, повлекло не только нарушение действующего законодательства, но и причинение материального ущерба правообладателю в виде неполучения дополнительной выручки от продажи товаров под собственным товарным знаком. В результате таких незаконных действий пострадала репутация правообладателя, кроме того, потребители услуг или покупатели товаров могут быть введены в заблуждение, так как под известным им товарным знаком продаются товары сомнительного качества. При этом правообладатель не имел возможности использовать свое средство индивидуализации в полной мере, как он рассчитывал, при регистрации товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 Постановления Пленума № 10 от 23.04.20192019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Как отмечено в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно подпункту 3 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования такого знака, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Применительно к разъяснениям п. 61 Постановления Пленума от 23.04.2019 № 10 истцом осуществлен следующий расчет суммы требуемой к взысканию компенсации (с учетом уточнения предмета требования).

Согласно представленным в материалы дела лицензионным договорам, заключенным истцом с ИП ФИО7 и ООО «Бизарро рус», которые не признаны в установленном порядке недействительными, обычный размер вознаграждения истца, как лицензиара по лицензионным договорам, при сравнимых обстоятельствах, составляет 50 000 рублей в месяц. При этом, вопреки доводам ответчика, ИП ФИО7 является франчайзи в городе Казани и по возмездному договору осуществляет деятельность под торговым знаком истца. Согласно выписки ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО7, среди видов деятельности указана розничная торговля одеждой и обувью. ИП ФИО7 также ведет инстаграм-аккаунт @cuvee_kzn.

Обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, истец указал на то, что поскольку с 26.11.2020 года использование товарного знака ответчику было запрещено, период незаконного использования товарного знака с 26.11.2020 по дату обращения в суд (23.03.2021).

Соответственно, согласно расчету истца, за период с декабря 2020 года по март 2021 года (включительно) компенсация в связи с незаконным использованием товарного знака в двукратном размере стоимости права была определена в размере 400 000 рублей (50 000,00*2=100 000,00 за месяц, 100 000,00*4= 400 000,00 за 4 месяца).

Вместе с тем, в материалы дела истцом не представлено относимых и допустимых доказательств того, что ответчик использовал товарный знак истца в марте 2021 года, напротив, все доказательства, представленные истцом, охватывают период, начиная с 26.11.2020 и по февраль 2021 года, следовательно, размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика следует рассчитать исходя из подтвержденных документально трех месяцев незаконного использования товарного знака: 50 000,00*2=100 000,00 за месяц, 100 000,00*3= 300 000,00 за 3 месяца.

Довод ответчика о том, что ежемесячная стоимость права, определенная истцом в размере 50 000 рублей, является необоснованной и не соответствует обычно взимаемой рыночной стоимости лицензионного вознаграждения по аналогичного рода лицензионным договорам, судом во внимание не принимается.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии пунктом 2 статьи 9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, при этом, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Соответствующих доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака - лицензионного договора и иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлено, механизмами доказывания, предусмотренными арбитражным процессуальным законодательством, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака, принадлежащего истцу), арбитражный суд расценивает возражения ответчика исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере.

При этом следует отметить, что двукратный размер стоимости права, установленный пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, является одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом (постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 по делу N А28-9231/2018, от 12.07.2019 по делу N А05-10589/2018).

При имеющихся по делу обстоятельствах исковые требования ИП ФИО1 подлежат частичному удовлетворению, с отнесением на ответчика государственной пошлины в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ямми-Про» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) компенсацию в размере 300 000 рублей 00 копеек, а также 8 250 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине по иску.

В остальной части в иске отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья И.В. Лузарева