Гражданский кодекс часть 1

о запрете использования обозначения в доменном имени, признании администрирования домена нарушением прав, запрете использования домена, передаче прав администрирования и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав,

В заседании приняли участие:

от истца - ФИО3 по доверенности № 8 от 06.06.2014;

от ответчика - не явились;

от третьего лица - не явились;

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – ОАО «Сбербанк России», истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) со следующими требованиями:

- запретить ФИО2 использование домена с доменным именем sberbank-sity.ru.;

- признать администрирование ФИО2 домена с доменным именем sberbank-sity.ru нарушением прав ОАО «Сбербанк России»;

- запретить ФИО2 использовать в доменном имени sberbank-sity.ru обозначение «sberbank», сходное до степени смешения с товарным знаком «SBERBANK», зарегистрированному по свидетельству № 417926, товарным знаком «СБЕРБАНК РОССИИ», зарегистрированным по свидетельству № 209662 и с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «СБЕРБАНК РОССИИ», зарегистрированным по свидетельству № 89;

- обязать ФИО2 передать права администрирования домена с доменным именем sberbank-sity.ru ОАО «Сбербанк России»;

- взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «Сбербанк России» 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права, а также взыскать судебные расходы в сумме 49 400 руб.

Определением от 14.05.2014 г. суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ».

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

В судебное заседание ответчик и третье лицо явку своих представителей не обеспечили, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, ранее от ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» поступил отзыв на иск.

В соответствии со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

ОАО «Сбербанк России» является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «SBERBANK» по свидетельству № 417926, зарегистрированный в отношении товаров и услуг, предусмотренных Международной классификацией товаров и услуг: банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; обмен денег; перевод денежных средств в системе электронных- расчетов; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей. Также ОАО «Сбербанк России» является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Сбербанк России» по свидетельству № 209662, зарегистрированный в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных Международной классификацией товаров и услуг, и истец является правообладателем товарного знака «СБЕРБАНК РОССИИ» № 89, признанного общеизвестным на территории Российской Федерации, начиная с 31.12.2008.

Истец осуществляет администрирование и информационное наполнение собственного официального интернет-сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: www.sberbank.ru

Так же в сети Интернет функционирует сайт по адресу: www.sberbank-sity.ru.

Регистратором доменного имени www.sberbank-sity.ru является ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (сведения о регистраторе доменного имени подтверждаются протоколом осмотра доказательств от 21.03.2014, составленным ФИО4 ВРИО нотариуса г. Москвы ФИО5).

Согласно сведениям, предоставленным Истцу ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», администратором доменного имени www.sberbank-sity.ru является гражданин ФИО2 (письмо ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» исх. № 447 от 31.03.2014, а так же копией паспорта ФИО2).

Ответчик, как администратор сайта, обладает правами распоряжения и использования доменного имени www.sberbank-sity.ru, осуществляет организационную, техническую поддержку функционирования и наполнение сайта www.sberbank-sity.ru.

Истец полагает, что доменное имя www.sberbank-sity.ru используются ответчиком в качестве средства адресации для доступа на сайт в сети Интернет по адресу: www.sberbank-sity.ru. Данный интернет-сайт включает в себя различную информацию, в том числе и относящуюся к деятельности истца на рынке финансовых услуг в качестве кредитной организации: сведения о реквизитах истца, показателях его финансовой деятельности, оказываемых услугах, филиальной сети, а также, одновременно с этими сведениями, рекламу других кредитных организаций и иных физических и юридических лиц.

По состоянию на 21 марта 2014 г. на интернет-сайте ответчика www.sberbank-sity.ru были размещены рекламные сообщения, представляющие собой гиперссылки на интернет-сайты сторонних организаций, в том числе, кредитных, являющихся конкурентами истца на рынке финансовых услуг, содержащие различные предложения по кредитованию, т.е. услугам, однородным тем, которые оказываются истцом. Содержание интернет-сайта ответчика подтверждается протоколом осмотра доказательств от 21.03.2014, составленным ФИО4 ВРИО нотариуса г. Москвы ФИО5

По мнению истца, доменное имя www.sberbank-sity.ru сходно до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием истца, при этом словесные элементы «SBERBANK», «СБЕРБАНК» и «СБЕРБАНК РОССИИ» является доминирующими в доменном имени www.sberbank-sity.ru, так как эти слова входят в состав фирменного наименования истца -ОАО «Сбербанк России» и сокращенного фирменного наименования на английском языке - «SBERBANK» (п. 1.2. Устава). С указанным фирменным наименованием истец выступает в гражданском обороте в качестве широко известной в Российской Федерации и мире кредитной организации, что привлекает на сайт www.sberbank-sity.ru потенциальных потребителей банковских услуг истца.

Ответчику исх. № 2419-1604591/ВА от 29.01.2013 заказным почтовым отправлением (одновременно обращение направлено по указанному на сайте адресу электронной почты) было направлено обращение «О незаконном использовании товарных знаков и фирменного наименования в сети Интернет», в котором в целях досудебного урегулирования спорной ситуации ответчику было предложено в добровольном порядке прекратить нарушение прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, но до настоящего времени ответа от ответчика не поступило, что и явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 64, 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, пришел к выводу о том, что при визуальном сравнении обозначения, используемого в доменном имени www.sberbank-sity.ru, с товарными знаками истца, сходство до степени смешения отдельных его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истца.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что фактическое использование ресурсов сайта, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме владельца (администратора) домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Согласно правилам, установленным ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», которые представлены на официальном сайте регистратора www.reg.ru, именно администратор осуществляет управление доменным именем через свой личный кабинет, в частности ему доступны следующие возможности:

- изменение своих контактных данных;

- смена DNS-серверов;

- продление регистрации домена;

- настройка переадресации домена (web-forwarding).

Таким образом, на законном основании только администратор доменного имени может осуществлять настройку своего доменного имени через свой личный кабинет, в том числе изменять его переадресацию, DNS-сервера, свои контактные данные и т.п.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, которые суд, исходя из существа рассматриваемого спора и его предмета, признал надлежащими доказательствами в соответствии со ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования настоящих товарных знаков, подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Кроме того, в условиях, когда нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака (фирменного наименования), действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является другое лицо, о чем должно быть известно ответчику, расценивается судом как злоупотребление правом, которое в силу п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит судебной защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком доменного имени www.sberbank-sity.ru в сети Интернет являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Оформление спорного сайта вводит в заблуждение потребителя в отношении принадлежности сайта истцу. Наличие у ответчика прав по администрированию домена www.sberbank-sity.ru предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Исходя из того, что реализация права администрирования домена зависит только от волеизъявления ответчика, нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака, суд пришел к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени www.sberbank-sity.ru товарного знака истца в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации являются злоупотреблением правом.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Обладателем исключительных прав на спорный товарный знак является истец, доказательств согласия (разрешения) истца как правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в дело не представлено, доменное имя объектом исключительных прав не является.

В силу этого действия ответчика по использованию в доменном имени, расценены судом в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку они создают истцу препятствия для размещения информации о его услугах с использованием данного товарного знака в указанном домене информационно-телекоммуникационной сети Интернет, нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Учитывая полное совпадение наименований домена и сайта с товарными знаками, принадлежащими истцу, представляется необходимым удовлетворить требования истца в части обязания ответчика передать права администрирования на спорном домене истцу.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на использование зарегистрированного товарного знака.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признал правомерным, в заявленном истцом размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, в виде оплаты услуг нотариуса в сумме 22 400 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 27 000 руб., на общую сумму 49 400 руб. подлежат отнесению на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш ИЛ:

Запретить ФИО2 использование домена с доменным именем sberbank-sity.ru.

Признать администрирование ФИО2 домена с доменным именем sberbank-sity.ru нарушением прав ОАО «Сбербанк России».

Запретить ФИО2 использовать в доменном имени sberbank-sity.ru обозначение «sberbank», сходное до степени смешения с товарным знаком «SBERBANK», зарегистрированному по свидетельству № 417926, товарным знаком «СБЕРБАНК РОССИИ», зарегистрированным по свидетельству № 209662 и с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «СБЕРБАНК РОССИИ», зарегистрированным по свидетельству № 89.

Обязать ФИО2 передать права администрирования домена с доменным именем sberbank-sity.ru ОАО «Сбербанк России».

Взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «Сбербанк России» 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права, а также взыскать судебные расходы в сумме 49 400 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, <...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.А. Баландин