Гражданский кодекс часть 1

- убрать всю информацию и изображение с информационных ресурсов и сетей интернет, где есть упоминание о продукции, на которой размещен, незаконно используемый, товарный знак «Флип-Флоп»;

- уведомить всех контрагентов, кому поставлялась контрафактная продукция, о том, чтобы вся продукция, на которой размещен, незаконно используемый, товарный знак «ФлипФлоп» была убрана с витрин магазинов и официальных сайтов;

- удалить всю рекламу из сети интернет, в которой незаконно используется товарный знак (или смежное до степени смешения название) «ФлипФлоп»;

-о возмещении убытков в размере 3 500 000 руб., причиненных незаконным использованием товарного знака «ФлипФлоп»,

при участии:

от истца: представитель не явился

от ответчика: директор ФИО2, подтверждено выпиской, паспорт.

установил:

В судебном заседании рассматривается исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «РАРА» об изъятии и уничтожении из оборота контрафактного товара, на котором размещен, незаконно используемый, товарный знак «ФлипФлоп»;

-о возмещении убытков в размере 3 500 000 руб., причиненных незаконным использованием товарного знака «ФлипФлоп».

Истец в судебное заседание не явился, надлежаще уведомлен о времени и месте судебного заседания. Направил в материалы дела ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, удовлетворенное судом на основании ч.2 ст.156 АПК РФ. Исковые требования поддержал в полном объеме, направил дополнительные пояснения по иску, приобщенные к материалам дела.

Ответчик иск не признал, пояснил, что не знал о наличии зарегистрированного права на товарный знак истца. После получения искового заявления удалил все упоминания о нем с сайта и с выпускаемой продукции. Всего с использованием слов "Флип-Флоп" было выпущено 207 коробок наборов для рисования. После того, как узнал о правах истца, изменил дизайн упаковки; представил в материалы дела образцы упаковок. Пояснил также, что продукция истца- это наборы для изготовления фотографий, его же наборы для рисования любых картинок. Представил также товарные накладные о реализации товара содержащего товарный знак истца на упаковке. Заявил, что подобного товара с торговых сетях в настоящее время не имеется.

В судебном заседании, начатом 25 сентября 2018, объявлялся перерыв до 27 сентября 2018, о чем информация была размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения ответчика, суд установил, что ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака «ФЛИПФЛОП», что подтверждается Свидетельством от 09 03.2017 г № 608095, выданным Федеральной Службой по Интеллектуальной Собственности в отношении следующих товаров и услуг:

16 - альбомы; альманахи, афиши, плакаты; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; издания периодические, издания печатные, изделия картонные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные пли необрамленные; каталоги, книги; коробки картонные пли бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; мольберты, наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары], открытки музыкальные; открытки поздравительные; палитры для художников; портреты, продукция печатная; репродукции графические; трафареты для рисования; фотогравюры, фотографии [отпечатанные]; холсты для картин.

40- ламинирование; обрамление художественных работ; печатание рисунков, печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; составление фотокомпозиции; фотогравировка; шелкография;

41- обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга, организация и проведение мастер-классов [обучение]; развлечение гостей, развлечения; шоу-программы.

42- дизайн художественный.

20.03.2018 стало известно, что ООО «РАРА» использует товарный знак «ФЛИПФЛОП» и размещает его на своей продукции, которая идентична продукции, которую производит ИП ФИО1 и на которую зарегистрирован товарный знак.

Согласия на использование ответчиком товарного знака истец не давал, договорных отношений относительно использования указанного товарного знака между истцом и ответчиком нет. Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения ИП ФИО3 в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Подпунктом 2 пункта 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем его использования при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности компании товарного знака подтвержден материалами дела и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Размещение товарного знака истца на странице сайта ответчика и упаковке производимого им товара- наборах для рисования также подтвержден материалами дела. Однако ответчик пояснил, что как только узнал о принадлежащем истцу товарном знаке, он удалил слова "ФлипФлоп" со своей страницы сайта в сети Интернет. В судебном заседании от 27.09.2018 судом обозрена данная страница и установлено отсутствие слов, совпадающих с товарным знаком истца, которые были размещена на упаковках, выставленных на сайте в числе других товаров его производства. Алогично были удалены спорные слова с самих упаковок. Ответчик представил в материалы дела упаковки наборов для рисования до предъявления данного иска и после. На первых нанесены слова "Флип-Флоп", на новых упаковках они отсутствуют, образцы упаковок приобщены к материалам дела. При этом ответчик пояснил, что он не знал о том, что приведенные слова зарегистрированы в качестве товарного знака. Пояснил, что словосочетание "ФлипФлоп" заимствовано из английского языка и имеет ряд значений.

Ответчик пояснил, что наборы для рисования с нанесенными словами "ФлипФлоп" выпустил только в начале 2018 года в количестве 207 коробок, которые были переданы на реализацию ЗАО "Планета увлечений", о чем представил товарную накладную №30 от 4.02.1018, в которой в числе прочих наименований товаров значится "Набор для создания картин". Товар весь реализован, выручка составила 56022,04 руб., о чем представил бухгалтерскую справку. Нереализованный товар в торговой сети отсутствует. Таким образом, в настоящее время в торговых точках отсутствуют наборы для рисования с нанесенными на коробку словами "ФлипФлоп"; доказательств обратного истец не представил. Поэтому в удовлетворении требований истцамоб изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, на котором размещен незаконно используемый товарный знак «ФлипФлоп» надлежит отказать ввиду отсутствия предмета для такого изъятия и уничтожения, так же как и в удовлетворении требований о ликвидации данного товара с витрин магазинов.

Так как ответчик самостоятельно удалил слова "ФлипФлоп", сходные с товарным знаком истца со страницы в сети Интернет, в удовлетворении требований истца об удалении информации и изображения с информационных ресурсов, и сетей интернет, об удалении всей рекламы из сети интернет надлежит отказать.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.06.2015 № 25), по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Согласно разъяснению, данному в пункте 14 постановления от 23.06.2015 № 25, по смыслу статьи 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было.

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце. При этом лицо, требующее через суд от иного хозяйствующего субъекта возмещения причиненных убытков, должно доказать наличие состава правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска.

Истец просит суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РАРА» в свою пользу убытки, в связи незаконным использованием товарного знак сходного до степени смешения с товарным знаком «ФлипФлоп» в размере 3 500 000 рублей.

Ответственность в виде возмещения убытков за незаконное использование товарного знака установлена подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, согласно которой, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец рассчитал убытки, исходя из стоимости использования товарного знака 875 000 руб. в год и продолжительности пользования ответчиком товарным знаком с 2015 года. Однако ответчик выпустил наборы для рисования с обозначением Флоп-Флоп только в 2018 году и в количестве 207 коробок. Сведений об использовании данного словосочетания, совпадающего с товарным знаком истца, в более ранний период, а именно с 2015 года в материалы дела не представлено. Поэтому продолжительность использования товарного знака, примененная истцом для расчета убытков, не подтверждена.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из изложенного следует, при заключении договора на использование товарного знака стороны вправе установить любую цену договора и заявленная истцом цена 875 000 руб. является обязательной только для сторон сделки, при этом документов о данной цене истцом не представлено. Факт использования ответчиком товарного знака с 2015 года также не доказан.

Кроме того, заявляя данный размер убытков, истец учитывает свои реальные потери прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя и причинение вреда репутации истца низким качеством продукции товара ответчика.

Между тем, истец производит и продает исключительно портреты, выполненные на заказ. Содержание набора, который производит ООО "РАРА" отличается от наборов истца. Ответчик пояснил, что производимые им товары для детского дошкольного творчества "ФИО4 в стиле Флип-флоп", относится к 28 классу МКТУ: игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения. Поэтому довод ответчика о том, что производимые сторонами товары не конкурируют между собой, заслуживает внимания.

С учетом изложенных обстоятельств, суд полагает возможным взыскать сумму убытков в размере денежных средств, полученных ответчиком от продажи товара с использованием товарного знака "ФлипФлоп" - 56 022,04 руб. В удовлетворении остальной части требований о взыскании убытков надлежит отказать ввиду его недоказанности по факту и размеру.

Требования истца об изъятии и уничтожении из оборота контрафактного товара, на котором размещен, незаконно используемый, товарный знак «ФлипФлоп»; об обязании убрать всю информацию и изображение с информационных ресурсов и сетей интернет, где есть упоминание о продукции, на которой размещен, незаконно используемый, товарный знак «ФлипФлоп»; уведомить всех контрагентов, кому поставлялась контрафактная продукция, о том, чтобы вся продукция, на которой размещен, незаконно используемый, товарный знак «ФлиФлоп» была убрана с витрин магазинов и официальных сайтов; удалить всю рекламу из сети интернет, в которой незаконно используется товарный знак (или смежное до степени смешения название) «ФлипФлоп» признаются судом обоснованными, но подлежащими отклонению, так как ответчик самостоятельно удалил все спорные сведения с интернет ресурсов, изменил дизайн наборов для рисования, чем прекратил нарушение прав истца на товарный знак "ФлипФлоп". Поскольку прекращение использования товарного знака имело место после обращения истца с настоящим иском, судебные расходы по уплате госпошлины в этой части относится на ответчика.

Истцом в материалы дела был направлен набор «Флип-Флоп» портрет с приложением, состоящий из красок пяти цветов, кистей для рисования в количестве 5 штук, салфеток с нанесенным знаком «Фолип Флоп», приобщенный к материалам дела определением от 03.09.2018. Вещественное доказательство обозрено и осмотрено в судебном заседании от 25-27 сентября 2018.

В соответствии с ч.1 ст.80 АПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам. Направленный истцом в материалы дела набор для рисования «ФлипФлоп» портрет с приложением подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РАРА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) 56022,04 руб.- убытков, 8 000 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) вещественные доказательства- набор "Флип-Флоп" портрет с приложением.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Тер-Акопян О. С.