Гражданский кодекс часть 1

компания «Трингал Эквитис Инк» (TringalEquitiesInc.) (33 Портер Роуд, а/я 3169, PMB103, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 33 PorterRoad, P.O. Box 3169, RoadTown, Tortola, BritishVirginIslands)

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности б/н от 23.05.2012;

от ответчика – ФИО3 по доверенности № 24 от 31.12.2011;

ФИО4 по доверенности № 23 от 31.12.2011;

от третьего лица – ФИО2 по доверенности № 1 П-2345 от 08.06.2012

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ответчику о взыскании задолженности на сумму 4 852 500 руб. по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения по патенту № 2214386 от 03.07.2002, в том числе 2 750 000 руб. – вознаграждение и 2 102 500 руб. – пени за период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

Встречный иск ЗАО "Нефтехимия" от 28.04.2012 к ООО "НПМП УРАЛ" о признании права преждепользования определением суда от 10.05.2012 принят к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Истец по первоначальному иску в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме; встречный иск не признал по изложенным в письменном отзыве основаниям.

Истец по первоначальному иску заявил письменное ходатайство о выделении встречного иска в отдельное производство, в удовлетворении которого следует отказать ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст.130 АПК РФ.

Ответчик по первоначальном иску заявленные к нему требования не признал по изложенным в письменном отзыве основаниям; свои требования по встречному иску поддержал в полном объеме.

Третье лицо письменный отзыв на иск не представило, в заседании суда пояснило, что считает первоначальный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании, открытом 03.08.2012, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 10.08.2012, информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства, суд считает первоначальный иск подлежащим удовлетворению и не находит оснований для удовлетворения встречного иска в связи с нижеследующим.

Из материалов дела следует, что на момент обращения в суд истец по первоначальному иску являлся правообладателем патента № 2214386 на изобретение «СПОСОБ ОСУШКИ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ С1 – СЗ», который выдан Российским агентством по патентным и товарным знакам по заявке № 2002117672 (дата поступления 03.07.2002) с приоритетом от 03.07.2002 и зарегистрирован в государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.10.2003.

12.11.2010 между ООО «НПМП УРАЛ» (лицензиар) и ЗАО «Нефтехимия» (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения по патенту № 2214386, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.04.2011 за № РД0078854.

Согласно преамбуле договора лицензиат желает приобрести право на использование изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также воспользоваться технической документацией на условиях настоящего договора с целью производства, использования и продажи продукции с использованием изобретения.

В соответствии со ст.2 договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение право использования изобретения по патенту № 2214386 с целью осуществления процесса для производства, продажи и использования продукции на территории РФ.

На основании пункта 3.1. лицензионного договора ежемесячное вознаграждение, подлежащее уплате лицензиатом, составляет 250 000 руб.

Настоящий договор действует до 03.07.2022 - окончания срока действия патента № 2214386 и одностороннее расторжение договора не допускается (ст.12 договора).

Истец указал, что ответчик оплату вознаграждения по спорному лицензионному договору не производил и за период с 01.04.2011 по 01.03.2012 задолженность составляет 2 750 000 руб.

Неисполнение ЗАО «Нефтехимия» своих обязательств по спорному лицензионному договору явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями и односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (п.1 ст.1235 ГК РФ).

Согласно п.2 ст.1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса.

На основании п.5 ст.1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с п.7 ст.1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

В силу п.1 ст.1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия)

Согласно п.13.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поэтому лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Наличие отношений по лицензионному договору, размер задолженности и период просрочки по оплате вознаграждения подтверждаются материалами дела и ответчиком фактически не оспариваются.

Документов об оплате задолженности и сведений о том, что спорный договор был расторгнут либо оспорен (признан недействительным), в материалах дела не имеется.

Ссылка ЗАО "Нефтехимия" на право преждепользования судом отклоняется, поскольку предполагаемое наличие права преждепользования не влечет изменения или прекращения обязанности ответчика по уплате задолженности и пени, вытекающей из спорного лицензионного договора.

Иные доводы ЗАО "Нефтехимия" об отсутствии оснований для удовлетворения требования по первоначальному иску судом отклоняются как не соответствующие установленным по делу обстоятельствам и не подтвержденные доказательствами.

Таким образом, требование ООО "НПМП УРАЛ" о взыскании с ЗАО "Нефтехимия" задолженности по выплате вознаграждения на сумму 2 750 000 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Помимо основного долга истцом к взысканию заявлены пени в размере 2 102 500 руб., начисленные на задолженность (2 750 000 руб.) из расчета 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

Согласно ст.3 спорного лицензионного договора за просрочку платежей лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 ст.330 ГК РФ).

Суд считает правомерным начисление неустойки, поскольку ответчик не исполнил обязательство по оплате вознаграждения до настоящего времени.

Правила ст.333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Согласно п.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (п.1 ст.330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст.1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Из материалов дела следует, что ответчик ходатайство о снижении начисленной неустойки не заявил и доказательства ее несоразмерности не представил.

Уменьшение судом неустойки в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст.1 ГК РФ), а также с принципом состязательности (ст.9 ГК РФ).

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для снижения размера предъявленной к взысканию неустойки.

С учетом изложенного, требование о взыскании неустойки на сумму 2 102 500 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Предметом встречного иска является требование ЗАО "Нефтехимия" к ООО "НПМП УРАЛ" о признании права преждепользования.

Из встречного иска следует, что «ЗАО «Нефтехимия» обладает правом преждепользования решением, указанном в формуле изобретения по патенту № 2214386, ранее установления ООО «НПМП УРАЛ» даты приоритета по патенту, что в свою очередь в соответствии с законом сохраняет за ним дальнейшее безвозмездное использование решения, тождественного формуле патента № 2214386».

В обоснование встречного иска ЗАО «Нефтехимия» представило технические условия, экспертное заключение от 18.06.2012 по сопоставительному анализу признаков изобретения № 2214386, а также техническую документацию на производство этилена и синтетического этилового спирта.

Согласно п.1 ст.1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: исключительное право и право авторства.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст.1353 ГК РФ).

Пунктом 1 ст.1358 ГК РФ предусмотрено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно ст.1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

В силу п. 1 ст.1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры о праве преждепользования (ст.1406 ГК РФ).

Из системного толкования вышеуказанных правовых норм следует, что требование о признании права преждепользования может быть предъявлено не к любому лицу, использующему тождественное решение, а лишь к обладателю исключительного права на оспариваемый результат интеллектуальной деятельности.

Из материалов дела следует, что по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, заключенному 16.01.2012 между ООО "НПМП УРАЛ" (правообладатель) и компанией TringalEquitiesInc. (правопреемник), исключительное право на изобретение по патенту № 2214386 перешло к компании (правопреемнику).

Указанный договор об отчуждении патента № РД95827 зарегистрирован 06.03.2012 Федеральной службой по интеллектуальной собственности с внесением записи в государственный реестр изобретений Российской Федерации, что подтверждается приложением к патенту на изобретение № 2214386.

Поскольку, до подачи встречного иска, исключительное право на изобретение по патенту № 2214386 перешло к третьему лицу, следовательно, в настоящем деле ООО "НПМП УРАЛ" надлежащим ответчиком по требованию о признании права преждепользования не является.

В отсутствие соответствующего ходатайства ЗАО "Нефтехимия", суд лишен в силу ст.47 АПК РФ процессуальной возможности самостоятельно привлечь к участию в деле в качестве соответчика компанию «Трингал Эквитис Инк» (TringalEquitiesInc.).

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принцип состязательности арбитражного процесса закреплен также в ч.2 ст.9 АПК РФ, гарантирующей право каждому лицу, участвующему в деле, право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. При этом установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В связи с тем, что ЗАО "Нефтехимия" не доказаны обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своего требования, поэтому в удовлетворении встречного иска следует отказать.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176, 180, 181, 259, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ООО "НПМП УРАЛ" о выделении встречного иска в отдельное производство отказать.

Удовлетворить первоначальный иск и взыскать с ЗАО "Нефтехимия" в пользу ООО "НПМП УРАЛ" задолженность по лицензионному договору б/н от 12.11.2010 о предоставлении права использования изобретения по патенту № 2214386 на сумму 4 852 500 руб., в том числе 2 750 000 руб. - основной долг и 2 102 500 руб. – пени, а также расходы по уплате государственной пошлины на сумму 47 262 руб. 50 коп.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области, а в части отказа в удовлетворении ходатайства о выделении встречного иска в отдельное производство - в течение 10 дней после принятия решения.

Судья

А.А. Горябин