Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (местонахождение: 199034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО «Издательство «ЛЕМА» (местонахождение: 199004, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: ФИО1 (адрес: Россия 194100, Санкт-Петербург, Новолитовская <...>)

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии

- от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 11.11.2016,

- от ответчика: адв. ФИО3 по доверенности от 29.05.2017, ген. Директор ФИО4,

- от третьего лица: представитель ФИО5 по доверенности от 03.07.2017,

установил:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Издательство "ЛЕМА" об:

Обязании Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «ЛЕМА» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271. дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175. дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175). выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками.

Обязании Общества с ограниченной ответственность «Издательство «ЛЕМА» изъять из оборота печатные издания, на которых незаконно размешены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271. дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарным знаком (знаком обслуживания)* зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175. дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175).

Взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЛЕМА» в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» компенсации за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости печатных изданий, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175). Сумма компенсации составляет 125 400,00 (Сто двадцать пять тысяч четыреста) рублей.

Взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЛЕМА» в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» государственной пошлины в размере 10 762,00 (Десять тысяч семьсот шестьдесят два рубля) рублей.

Определением от 27.04.2017 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В судебном заседании от 07.06.2017, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В порядке статьи 46 АПК РФ, при наличии возражений со стороны истца, судом отклонено ходатайство ответчика о привлечении ФИО1 в качестве ответчика.

Вместе с этим, в порядке статьи 51 АПК РФ, судом принято решение о привлечении ФИО1 к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с чем, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 19.07.2017 истцом требования поддержаны.

Ответчик возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо поддержало правовую позицию ответчика.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (истец) является единственным правообладателем товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности , патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета – 09.06.2009, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 411271, а также товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности , патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета – 30.06.1998, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 186175.

В соответствии со свидетельством на товарный знак № 411271 от 17.06.2010 (далее – Товарный знак № 1) Товарный знак № 1 относится к классу Международного классификатора товаров и услуг: 41, в частности издание книг. В соответствии со свидетельством на товарный знак № 186175 от 20.03.2000 (далее – Товарный знак № 2) Товарный знак № 2 относится к классу Международного классификатора товаров и услуг: 16, в частности печатная продукция.

Истец утверждает, что в период срока действия охраны вышеназванных товарных знаков ООО «Издательство «ЛЕМА» (ответчик) было осуществлено неправомерное использование Товарного знака № 1 и Товарного знака № 2 посредством их размещения на продукции, издаваемой ООО «Издательство «ЛЕМА». В частности, ООО «Издательство «ЛЕМА» с использованием Товарного знака № 1 была издана и введена в гражданский оборот книга: Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим) под ред. ФИО1.

Лицензионные договоры о предоставлении ООО «Издательство «ЛЕМА» права использования Товарного знака № 1 и Товарного знака № 2 между СПбГУ и ООО «Издательство «Лема» не заключались.

Соответственно, действия ООО «Издательство «ЛЕМА» по изготовлению и введению в гражданский оборот книжной продукции с использование товарных знаков, правообладателем которых является Санкт-Петербургский государственный университет, нарушают исключительное право истца на Товарный знак № 1 и Товарный знак № 2, в связи с чем, истец обратился в суд за защитой нарушенных прав.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, полагая, что не нарушал исключительные права истца, не использовал товарные знаки как определено пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, следовательно, не может нести ответственность, предусмотренную статьей 1515 ГК РФ. При этом пояснил следующие обстоятельства.

Ответчиком был заключен подрядный договор № 447 от 22.03.2015 с гражданином ФИО1, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом химического факультета СПбГУ (заказчик), в соответствии с которым ответчик обязался оказать полиграфические услуги в части изготовления книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 «Химический факультет в начале ХХI века», а именно произвести печать, фальцовку, брошюровку, оклейку обложки, изготовление твердого переплета.

В соответствии с пунктом 5 договора заказчик предоставил макет книги в электронной версии PDF, с обязательством нести полную ответственность за предоставленные материалы и информацию, а также соблюдение интеллектуальных прав. Ответчик изготовил книги и передал их заказчику.

В соответствии со статьями 218, 220 ГК РФ, а также статьями 703 и 713 ГК РФ, регулирующие отношения, вытекающие из договора подряда, право собственности на макет книг и на изготовленные книги, принадлежит заказчику. Все книги были переданы заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ от 20.04.2015. Претензий по количеству и качеству выполненных работ заказчик не имел.

Учитывая, что право собственности на макет книг и на изготовленные книги ему не переходило, ответчик утверждает, что изготовленные книги не распространял, иное истцом не доказано, все экземпляры книги были переданы истцу, в связи с чем, оснований для прекращения нарушения исключительного права истца и изъятия из оборота печатных изданий не имеется.

Представитель третьего лица в судебном заседании от имени авторов спорного издания пояснила, что договор с ответчиком был заключен с целью издания книги Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим) под ред. ФИО1, для награждения в последующем преподавателей и студентов факультета. Все экземпляры книги ответчиком были переданы заказчику – истцу в лице ФИО1. В случае признания судом вины ответчика в нарушении интеллектуальных прав истца, просил ограничиться минимальным наказанием для ответчика.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии со статьи 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

На основании статьи 1484 ГК РФ Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

-на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

-при выполнении работ, оказании услуг;

-на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

-в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

-в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу частей 1, 2, 4, 5 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силу.

Из представленных истцом в материалы дела документов в обоснование своих требований видно, что на обороте титульного листа книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 «Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим)» ООО «Издательство «ЛЕМА» действительно указано под знаком охраны авторского права «С» (в окружности).

В соответствии со статьей 1271 ГК РФ правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: латинской буквы «С» в окружности; имени или наименования правообладателя; года первого опубликования произведения.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ под правообладателем понимается гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Указание ООО «Издательство «ЛЕМА» под знаком охраны авторского права свидетельствует, по мнению истца, о том, что ООО «Издательство «ЛЕМА» является правообладателем на издание в целом или, как вариант, в соответствии с пунктом 4.3 ГОСТа Р 7.0.1-2003 правообладателем на редакционно-издательское оформление издания.

Однако, согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использующим произведение может быть признано лицо, которое распространяет указанное произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Ни макет книги, ни изготовленные экземпляры книги ответчик не распространял, так как право владения, пользования и распоряжения к нему не переходило, соответственно, ответчик не использовал товарные знаки как определено пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования о нарушении ответчиком исключительных прав, принадлежащих истцу в части доказательств введения ответчиком в гражданский оборот печатной продукции с использованием товарных знаков, правообладателем которых является истец, истцом не приложены. Приложенный к исковому заявлению Акт № 59 о безвозмездной передаче в фонд Научной библиотеки истца одного экземпляра книги не доказывает факт введения данной книги в гражданский оборот, приводящий к неблагоприятным последствиям. Иных доказательств распространения книги (издание других экземпляров, предложение на продажу и т.п.) истцом в материалы дела не представлено.

Исходя из смысла положений статьи 1484 ГК РФ, учитывая, что указанное издание было произведено ответчиком единожды и исключительно в целях, определенных договором подряда № 447 от 22.03.2015 (ответчик обязался оказать полиграфические услуги в части изготовления книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 «Химический факультет в начале ХХI века», а именно произвести печать, фальцовку, брошюровку, оклейку обложки, изготовление твердого переплета), суд не может согласиться с доводами истца о том, что издание (производство) даже одного экземпляра книги является доказательством введения издания в гражданский оборот.

При указанных обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца об обязании ООО «Издательство «ЛЕМА» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на Товарный знак № 1 (знак обслуживания) и Товарный знак № 2, выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, и об обязании ООО «Издательство «ЛЕМА» изъять из оборота печатные издания, на которых незаконно размешены обозначения, сходные до степени смешения с Товарным знаком № 1 и Товарным знаком № 2.

Вместе с тем, учитывая положения статей 1225, 1229, 1233, 1479, 1484, суд пришел к выводу о том, что товарные знаки на обороте титульного листа книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 «Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим)» ООО «Издательство «ЛЕМА» размещены незаконно. Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной собственности истца путем заключения соответствующего договора ответчик не получил, следовательно такое использование осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав истца.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит взыскать с ответчика 125 400 руб. компенсации за нарушение прав на Товарный знак № 1 и Товарный знак № 2. Размер компенсации рассчитан в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации, суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя (данное нарушение является первым (доказательств обратного суду не представлено), вероятные убытки правообладателя (их нет), принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд учитывает отсутствие негативных последствий для правообладателя в связи с совершенным ответчиком нарушением его исключительных прав, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, и считает возможным взыскать с ответчика 10 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков. Указанный размер соответствует пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в размере… от десяти тысяч…

В рассматриваемом случае суд также отмечает, как смягчающее обстоятельство степени вины нарушителя, значимость издаваемой книги для персонала истца и обучающихся студентов, а также срок, в течение которого данная книга должна была быть издана и отсутствие каких-либо убытков истца, так как оплата данной книги была осуществлена самими редакторами и составителями данной книги, один экземпляр которой до настоящего времени находится в библиотеке ВУЗа.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика от суммы удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО «Издательство «ЛЕМА» (местонахождение: 199004, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (местонахождение: 199034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) 10 000,00 руб. компенсации и 380,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кожемякина Е.В.