Гражданский кодекс часть 1

к обществу с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» (196650, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино г., Финляндская ул., д. 35, литера А, помещ. 115, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.02.2019, ИНН: <***>)

о защите исключительного права,

при участии
- от истца: ФИО2 по доверенности от 01.08.2023,
- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Джиэн Тобакко Швеция Эй Би обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» об обязании прекратить использование товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA», об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображения товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA», о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA».

В предварительном судебном заседании истец заявленные исковые требования поддержал, ответчик явку представителя не обеспечил, возражений против завершения предварительного судебного заседания не заявил, направил отзыв, в котором возражал против удовлетворения иска по изложенным доводам.

В отсутствие возражений сторон, суд признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание суда первой инстанции и рассмотрел дело по существу.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Джиэн Тобакко Швеция Эй Би в ходе осмотра сайтов в сети Интернет с доменными именами https://www.fabrika-tabak.com/, https://odens24.com/ , а также в социальной сети Telegram https://t.me/fabrika_tobacco и https://t.me/odens_store было

установлено предложение к продаже товара с использованием товарного знака, схожего до степени смешения с товарными знаками «ODEN’S» и «SIBERIA», принадлежащих Джиэн Тобакко Швеция Эй Би.

Полагая исключительные права нарушенными, Джиэн Тобакко Швеция Эй Би обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» с требованием незамедлительно прекратить незаконное использование товарных знаков, оставление без удовлетворения которого послужило основанием для обращения с иском в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Таким образом, в статье 1484 ГК РФ определен перечень способов использования товарного знака, при которых лицо, использующее без разрешения

правообладателя тождественные или сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, может быть признано нарушителем.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки «ODEN’S» и «SIBERIA» подтверждается следующим.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно статье 6.quinquies «Конвенция по охране промышленной собственности» каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть.

Страной происхождения товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA» является Швеция. Товарный знак «ODEN’S» зарегистрирован в Российской Федерации 18.07.2011 № 441210. Товарный знак «SIBERIA» зарегистрирован в Швеции 29.08.2014 № 520753, о чем представлены соответствующие доказательства.

Ответчиком не получено разрешение на использование товарного знака, принадлежащего истцу, следовательно использование товарного знака является незаконным.

Факт использование товарного знака принадлежащего истцу обществом с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» подтверждается совокупностью представленных доказательств, веб сайты с доменными именами https://www.fabrika- tabak.com/, https://odens24.com/ содержат сведения об ответчике (в том числе сведения об ИНН, ОГРН, свидетельства и сертификаты с указанием реквизитов ответчика).

В порядке положений п. 78 постановления от 23.04.2019 № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Также веб сайты с доменными именами https://www.fabrika-tabak.com/, https://odens24.com/ содержат ссылки на социальную сеть Telegram https://t.me/fabrika_tobacco и https://t.me/odens_store, в которых также размещено предложение к продаже товаров с товарными знаками, принадлежащими истцу. Факт предложения к продаже подтверждается также нотариальным протоколом осмотра доказательств в сети интернет.

В силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из методов защиты исключительных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Кроме того, в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования товарного знака либо за допущенное правонарушение в целом.

Истцом рассчитана компенсация по усмотрению суда в размере 2 000 000 рублей.

Ответчик в отзыве на исковое заявление возражает против иска и указывает, что вся изготавливаемая продукция регистрируется и маркируется в национальной системе честный знак в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2019 № 1251, вместе с тем, указанное постановление правительства было ограничено сроком до 30.06.2020 и имело целью провести эксперимент по маркировке отдельных видов табачной продукции, не регулирует вопрос использования товарных знаков.

Также истец в отзыве указывает на недоказанность сходства используемых товарных знаков до степени смешения.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень

внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя. В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах. Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Рассматривая вопрос о сходстве используемого ответчиком товарных знаков с товарными знаками истца, суд отмечает, что продукция ответчика содержит фрагмент гербового изображения, где на щит нанесен словесный элемент «GN TBACCO», который является отличительной частью фирменного наименования истца. Изображения щита с короной в обрамлении вымышленных крылатых существ с размещенным на нем фирменным наименованием используется истцу.

Указанная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о высокой вероятности смешения товарного знака истца и ответчика с учетом группы реализуемых товаров.

Также ответчик указывает на несоблюдение истцом досудебного претензионного порядка, указывая, что претензия была направлена не Джиэн Тобакко Швеция Эй Би, а ООО «Джиэн».

Вместе с тем, из представленного истцом договора от 11.03.2022, заключенного между Джиэн Тобакко Швеция Эй Би и ООО «Джиэн» следует, что ООО «Джиэн» предоставлено право запрещать и/или иным образом ограничивать использование, включая, помимо прочего, регистрацию и/или продвижение товарных знаков любой третьей стороной (п. 1.1).

Таким образом суд приходит к выводу, что ООО «Джиэн» действует по поручению истца, требования арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора истцом исполнены.

В пункте 59 Постановления № 10 разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими

лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Учитывая изложенное, доказанность факта нарушения исключительных прав на товарных знак и отсутствие мотивированных возражений ответчика относительно размера заявленной ко взысканию компенсации, суд не находит оснований для её снижения и полагает подлежащей взысканию в сумме 2 000 000 рублей. Основания для снижения отсутствуют.

В соответствии с частью 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Следовательно, товары, на которых размещены товарный знак правообладателя, являются контрафактной продукцией и подлежат изъятию из оборота и уничтожению.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» (ИНН: <***>) продукцию, содержащую изображения товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Модерн технолоджи» (ИНН: <***>) в пользу Джиэн Тобакко Швеция Эй Би 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков «ODEN’S» и «SIBERIA», 39 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Дорохова Н.Н.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 14.03.2023 3:21:00

Кому выдана Дорохова Надежда Николаевна