Гражданский кодекс часть 1

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Управляющая компания "Планета Нептун" об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции с использованием на упаковке товарного знака (знака обслуживания), исключительное право на который принадлежит истцу, для последующего уничтожения и взыскании 3 100 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 44 500,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Определением от 24.08.2016 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В судебном заседании от 26.10.2016 истец поддержал исковые требования. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

В порядке статьи 51 АПК РФ судом принято решение о привлечении к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора индивидуального предпринимателя ФИО3 (196601, Санкт-Петербург, <...>), в связи с чем, было отложено предварительное судебное заседание.

В судебном заседании от 14.12.2016, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Истец представил заключение от 05.12.2016 эксперта ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» ФИО7, которое приобщено к материалам дела.

Судом обозревалась продукция, представленная истцом.

Судом удовлетворено ходатайство ответчика о вызове в судебное заседание эксперта ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» ФИО7 для дачи пояснений по заключению от 05.12.2016, в связи с чем, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 01.02.2017 обеспечена явка эксперта ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» ФИО7, пояснения которой зафиксированы на аудиозаписи от 01.02.2017.

Ответчик заявил ходатайство о привлечении к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Аско» (196608, ФИО8, Санкт-Петербург, ул. Оранжерейная, 63/пом. 2Н).

Истец возражал против удовлетворения ходатайства.

В порядке статьи 51 АПК РФ судом удовлетворено ходатайство ответчика о привлечении к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Аско», в связи с чем, судебное заседание было отложено.

Протокольным определением от 17.03.2017 судебное заседание было отложено для предоставления сторонами дополнительных документов.

В судебном заседании 17.05.2017 стороны представили дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

В порядке статьи 46 АПК РФ судом удовлетворено ходатайство истца о привлечении ООО «Аско» к участию в дело в качестве ответчика, исключив его из числа третьих лиц.

С учетом уточненных требований у суда на рассмотрении требования о взыскании с ООО "Управляющая компания "Планета Нептун" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и взыскании с ООО «Аско» 3 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

Для ознакомления сторон с приобщенными документами, а также подготовки мотивированного отзыва ответчиком 2 ООО «Аско», судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 30.06.2017 стороны представили дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Истец заявил об отказе от иска в отношении ООО «Аско» о взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Одновременно с этим, ходатайствовал о привлечении ООО «Аско» к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ от иска заявлен уполномоченным лицом, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

При этих условиях, в силу требований пункта 4, части 1 статьи 150 АПК РФ, производство по делу в отношении ООО «Аско» было прекращено.

В порядке статьи 51 АПК РФ привлечь ООО «Аско» к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Истец поддержал исковые требования о взыскании с ООО "Управляющая компания "Планета Нептун" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Третье лицо ООО «Аско» возражало против удовлетворения исковых требований.

Третье лицо ИП ФИО3 представил пояснения по делу, подтвердив факт приобретения сувенирной продукции у ООО «УК «Планета Нептун», во исполнение агентского договора № 3/2015.

Для оценки доводов сторон и исследования представленных доказательств, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 19.07.2017 стороны поддержали свои правовые позиции.

В связи с неполучением каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из правовой позиции истца, индивидуальный предприниматель ФИО1 согласно свидетельству Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) № 537781, обладает исключительным правом на товарный знак «АСКО» (Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2015 с приоритетом от 26.07.2013 сроком действия до 26.07.2023), в отношении товаров 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

10.05.2016 года дилер истца – индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП <***>) уведомил истца о том, что в ходе исполнения ИП ФИО3 обязанностей по агентскому договору № 03/15 от 23.03.2015 им выявлен факт незаконного использования ООО «УК «Планета Нептун» товарного знака (знака обслуживания) истца, путем реализации сувенирной продукции с незаконно нанесенным на ней товарным знаком, в магазине розничной торговли ООО «УК «Планета Нептун», расположенном по адресу: 191119, <...>, литер А, пом. 153.

По поручению истца ИП ФИО3 осуществил приобретение контрафактной сувенирной продукции, реализуемой ответчиком с использованием товарного знака (знака обслуживания) истца в количестве 50 экземпляров, а именно:

1. (код 13442 секция № 1) «Кружка (фарфор) Тюлень/рыба Клоун» в количестве 1 экземпляра стоимостью 300 рублей, с нанесенным на изделие товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

2. (код 13443 секция № 1) «Кружка (фарфор) Акула/рыба Ангел» в количестве 1 экземпляра стоимостью 300 рублей, с нанесенным на изделие товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

3. (код 9513 секция № 2) «Колокольчик-вертушка «Акула/Красные рыбы» в количестве 1 экземпляра стоимостью 340 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

4. (код 13436 секция № 1) «Колокольчик-вертушка Тюлень/рыба Клоун» в количестве 1 экземпляра стоимостью 340 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

5. (код 13385 секция № 1) «Колокольчик, с фонарем» в количестве 2 экземпляров стоимостью 600 рублей (стоимость 1 экземпляра - 300 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

6. (код 13384 секция № 1) «Колокольчик, резной» в количестве 2 экземпляров стоимостью 580 рублей (стоимость 1 экземпляра - 240 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

7. (код 6420 секция № 2) «Колокольчик СПБ (вертушка)» в количестве 1 экземпляра стоимостью 270 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

8. (код 13382 секция № 1) «Колокольчик, ручка со стразом» в количестве 1 экземпляра стоимостью 290 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

9. (код 13383 секция № 1) «Колокольчик (вертушка)» в количестве 1 экземпляра стоимостью 290 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

10. (код 13442 секция № 1) «Кружка 4 см (фарфор)» в количестве 3 экземпляров стоимостью 285 рублей (стоимость 1 экземпляра - 95 рублей), с нанесенным на изделие товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

11. (код 13367 секция № 1) «Брелок тапок» в количестве 1 экземпляра стоимостью 125 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

12. (код 8959 секция № 2) «Ложка «Красные рыбы» (металл)» в количестве 1 экземпляра стоимостью 145 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

13. (код 13374 секция № 1) «Брелок-медаль двухцветный» в количестве 2 экземпляров стоимостью 400 рублей (стоимость 1 экземпляра - 200 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

14. (код 13377 секция № 1) «Брелок ключ (зналь)» в количестве 2 экземпляров стоимостью 340 рублей (стоимость 1 экземпляра - 170 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

15. (код 13368 секция № 1) «Брелок-стихи» в количестве 3 экземпляров стоимостью 495 рублей (стоимость 1 экземпляра - 165 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

16. (код 13370 секция № 1) «Брелок сердце (пара)» в количестве 2 экземпляров стоимостью 530 рублей (стоимость 1 экземпляра -265 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

17. (код 13372 секция № 1) «Брелок якорь» в количестве 3 экземпляров стоимостью 495 рублей (стоимость 1 экземпляра - 165 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

18. (код 13371 секция № 1) «Брелок ромб» в количестве 1 экземпляра стоимостью 165 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

19. (код 13366 секция № 1) «Брелок треуг.(металл)» в количестве 3 экземпляров стоимостью 495 рублей (стоимость 1 экземпляра - 165 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

20. (код 7274 секция № 2) «Брелок тапок «Тюлень» ( металл)»» в количестве 2 экземпляров стоимостью 220 рублей (стоимость 1 экземпляра - ПО рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

21. (код 13437 секция № 1) «Ложка Тюлень/Акул а» в количестве 2 экземпляров стоимостью 290 рублей (стоимость 1 экземпляра - 145 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

22. (код 13376 секция № 2) «Брелок тапок «Тюлень» (металл)» в количестве 2 экземпляров стоимостью 220 рублей (стоимость 1 экземпляра - ПО рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

23. (код 9297 секция № 2) «Брелок много подвесов» в количестве 1 экземпляра стоимостью 240 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

24. (код 9237 секция № 2) «Брелок штурвал «Акула/ Красные рыбы» (металл)» в количестве 1 экземпляра стоимостью 165 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

25. (код 13373 секция № 2) «Брелок много подвесов» в количестве 1 экземпляра стоимостью 240 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

26. (код 13369 секция № 1) «Брелок футболка» в количестве 1 экземпляра стоимостью 125 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

27. (код 6422 секция № 2) «Брелок надпись» в количестве 1 экземпляра стоимостью 165 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

28. (код 13375 секция № 1) «Брелок-медаль» в количестве 1 экземпляра стоимостью 165 рублей, с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

29. (код 6413 секция № 2) « Монетка (двухцветная)» в количестве 2 экземпляров стоимостью 450 рублей (стоимость 1 экземпляра - 225 рублей), с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

30. (код 8126 секция № 2) «Кофейная пара(4 предмета) фарфор» в количестве 2 экземпляров стоимостью 1080 рублей (стоимость 1 экземпляра -540 рублей), с нанесенным на изделия товарным знаком (знаком обслуживания) Истца;

31. (код 13411 секция № 1) «Магнит выдавлен.7,5x9 см» в количестве 2 экземпляров стоимостью 120 рублей (стоимость 1 экземпляра-60 рублей), с нанесенным на изделие товарным знаком (знаком обслуживания) Истца.

Факт приобретения товара подтверждается кассовым чеком № 8597 от 19.05.2016 на сумму 10 330 руб., где отражена информация о реализации ответчиком вышеуказанной сувенирной продукции с нанесенным на упаковку товарным знаком (знаком обслуживания) истца. При приобретении продукции ИП ФИО3 осуществлял видеофиксацию, на которой детально видно количество и вид закупаемой контрафактной продукции, в магазине розничной торговли ООО «УК «Планета Нептун».

После чего, 20.05.2016 года, закупленная в розничном магазине Ответчика сувенирная продукция с товарным знаком (знака обслуживания), исключительное право на который принадлежит ИП ФИО1, упакована ИП ФИО3 в прозрачные пластиковые пакеты, опечатана ИП ФИО1 и ИП ФИО3, и передана на хранение ИП ФИО1

По мнению истца, ООО «УК «Планета Нептун», незаконно использовало товарный знак (знак обслуживания) Истца, путем распространения в магазине розничной торговли контрафактной сувенирной продукции с использованием на упаковке сувенирной продукции и/или на сувенирной продукции, исключительное право на который принадлежит Истцу.

В нарушение статьи 1485 ГК РФ, на некоторых экземплярах из закупленной продукции в магазине розничной торговли ООО «УК «Планета Нептун» содержится обозначение АСКО ®, которое в соответствии со статьей 1485 ГК РФ указывает на то, что товарный знак официально зарегистрирован и охраняется на территории РФ, т.к. такое обозначение вправе использовать только правообладатель, это вводит оптовых покупателей и потребителей в заблуждение.

Нанесенное на продукцию ООО «АСКО» изображение зарегистрированного ИП ФИО1 товарного знака АСКО не может считаться использованием фирменного наименования, а нанесено для введения в заблуждение потребителей и оптовых покупателей Истца.

В материалах дела истец представил заключение эксперта от 05.12.2016, которое подтверждает, что сувенирная продукция, приобретенная в магазине розничной торговли ООО «УК «Планета Нептун», расположенном по адресу: 191119, <...>, литер А, пом. 153, является однородными товарами, в отношении которых действует правовая охрана на товарный знак (знак отличия), исключительное право на который принадлежит Истцу, что, в совокупности с выводом о сходстве обозначений, говорит о существующей возможности смешения, восприятия товаров как относящихся к одному производителю.

В связи с нарушением ответчиком исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 537781, истец на основании статьи 1515 ГК РФ заявил о взыскании 100 000,00 руб. компенсации.

В адрес ООО «УК «Планета Нептун» истец направил претензию от 15.06.2016 с требованием прекратить распространение контрафактной сувенирной продукции и взыскании компенсации.

В связи с оставлением ответчиком претензии без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, полагая, что истцом не представлено достаточных доказательств, полагать, что ответчик использовал товарный знак. Под действие товарного знака подпадают не все товары, указанные в чеке. Согласно свидетельству на товарный знак № 537781 приоритет товарного знака «АСКО» в отношении товаров – монета, брелок, магнит – не удостоверен. Вместе с этим, ответчик оспаривал заключение эксперта ФИО7, который пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения «АСКО», нанесенным на сувенирную продукцию с товарным «АСКО» по свидетельству № 537781.

В качестве доказательства использования товарного знака «Аско» истец представил распечатки таможенных деклараций № ИМ 40 ЭД 10216020/3010150025749, № ИМ 40 ЭД 10216020/181115/0028155, копии договоров № 02/15-3 от 20.02.2015 о выполнении работ по изготовлению Продукции (сувениры), № 03/15-2 от 17.03.2015.

По мнению ответчика, представленные копии таможенных деклараций не являются допустимыми доказательствами по настоящему делу, так как таможенная декларация должна иметь отметки должностных лиц и таможенной службы, которые в представленных документах отсутствуют, следовательно, не подтверждают декларирование указанных в них товаров.

Грузовая таможенная декларация (ГТД) заполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (далее - Инструкция).

В соответствии с пунктом 10 параграфа 1 Инструкции если дополнение составлено должностным лицом, каждый экземпляр дополнения в правом нижнем углу заверяется подписью должностного лица с проставлением оттиска личной номерной печати.

В соответствии подпунктом 49 пункта 15 Параграфа 2 в графе 54 основного и в строке под графами добавочных листов ДТ лицо, составившее ДТ, проставляет свою подпись, дату составления ДТ и удостоверяет сведения, заявленные в ДТ, проставлением печати декларанта или таможенного представителя, если в соответствии с законодательством государства - члена Союза декларант или таможенный представитель должны иметь печать.

В соответствии с пунктом 49 Параграфа 9 Инструкции установлено, что регистрационный номер ДТ вносится (проставляется) в первую строку графы "А" основного и добавочных листов ДТ и в верхний угол каждого экземпляра дополнения, если дополнение используется, и заверяется подписью должностного лица, зарегистрировавшего ДТ, с проставлением оттиска личной номерной печати.

Подпункт 3 пункта 43 параграфа 11 Инструкции предусмотрено, что под номером 3 указываются: сведения об условном выпуске товаров, производится запись: "Условный выпуск", заверяемые подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати.

Ответчик также отмечает, что между представленным договором № 03/15-1 от 17.03.2015 и таможенными декларациями № ИМ 40 ЭД 10216020/3010150025749, № ИМ 40 ЭД 10216020/181115/0028155 имеются противоречия.

Между ООО «Ладога» и ИП ФИО1 был заключен договор № 03/15-1 от 17.03.2015г. о выполнении работ по изготовлению продукции (сувениров), указанной в Техническом задании. Согласно техническому заданию № 1 к указанному договору ООО «Ладога» обязуется поставить ИП ФИО1 колокольчики в количестве 1 000,00 штук, кружки в количестве 2 000,00 штук, монеты количеством 1 000,00 штук, открытки на магнитном носителе в количестве 10 000,00 штук, общей стоимостью 430 500,00 рублей.

В копии таможенной декларации № ИМ 40 ЭД 10216020/3010150025749 указано, что предположительно, ООО «Ладога» растаможены товары:

- декоративные сувениры из полистоуна, изготовленные методом штамповки и сборки на магните – 4 500 штук, Guangzhou AEG, АСКО;

- картинки декоративные на мет. Поверхности Guangzhou AEG АКМ (обозначение «Аско» отсутствует) в количестве 65 000 штук;

- рельеф (металл) на магните) - Guangzhou AEG, АСКО, 51 000 шт.

Наименования продукции и их количество в договоре и таможенной декларации противоречат друг другу, договором не предусмотрено изготовление и поставка магнитов металлических и полипропилена, единственное и, предположительно совпадающее наименование - картинки декоративные на мет. поверхности (в декларации) и открытка на магнитном носителе (в договоре) и оно не содержит маркировки «Аско» в декларации, а содержит маркировку «АКМ». Таможенная декларация № ИМ 40 ЭД 10216020/3010150025749 является неотносимым доказательством по настоящему делу.

В копии таможенной декларации № ИМ 4 ЭД 10216020/181115/0028155 указано, что предположительно, ООО «Ладога» растаможены товары:

- декоративные сувениры из полистоуна, изготовленные методом штамповки и сборки на магните – 2 592 штук, Guangzhou AEG, АСКО;

- картинки декоративные на мет. Поверхности Guangzhou AEG АКМ (обозначение «Аско» отсутствует) в количестве 14 500 штук;

- рельеф (металл) на магните) - Guangzhou AEG, АСКО, 480 штук;

- шкатулка (металл) Guangzhou AEG, АСКО 480 штук;

- рельефы декоративные металл. Guangzhou AEG, АСКО 6 000 штук;

- декоративные сувенирные колокольчики Guangzhou AEG АКМ (обозначение «Аско» отсутствует) в количестве 39 240 штук;

- наперсток Guangzhou AEG, АСКО 48 000 штук.

Наименования продукции и их количество в договоре и таможенной декларации также противоречат друг другу, договором не предусмотрено изготовление и поставка магнитов металлических и полипропилена, шкатулок и наперстков, предположительно совпадающие наименования - картинки декоративные на мет. поверхности и не сдержат маркировки «Аско» в декларации, а содержит маркировку «АКМ». Таможенная декларация № ИМ 40 ЭД 10216020/181115/0028155 является неотносимым доказательством по настоящему делу.

Доказательств производства, ввоза на территорию Российской Федерации, оплаты и передачи ИП ФИО1 товаров, указанных в договоре, не представлено.

Между ООО «МКТ» и ИП ФИО1 был заключен договор № 02/15-3 от 20.02.2015 о выполнении работ по изготовлению продукции (сувениров), указанной в Техническом задании. Согласно техническому заданию № 1 к указанному договору ООО «АКМ» обязуется поставить ИП ФИО1 колокольчики в количестве 1 000,00 штук, открытки на магнитном носителе количеством 10 000,00 штук, монеты количеством 1 000,00 штук, кружек количеством 2 000,00 штук.

Вместе с тем доказательств производства, ввоза на территорию Российской Федерации, передачи по акту приемки-передачи ИП ФИО1, а также оплаты в материалы дела не представлено, следовательно, представленные в материалы дела договоры являются недостоверным доказательством по настоящему делу.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1485 ГК РФ также установлено, что правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности <*> либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

19 мая 2017 Постановлением Суда по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2016 по делу № А56-58258/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 по тому же делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При новом рассмотрении дела суду было рекомендовано учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, правомерно ли использовалось ответчиком обозначение «АСКО», с учетом положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, а также норм, регулирующих правовой режим коммерческих обозначений; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта.

Степень смешения установлена в заключении эксперта ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» ФИО7 от 05.12.2016, которая пришла к следующим выводам:

1. Обозначение «АСКО», нанесенное на исследованные товары и/или упаковку сувенирных товаров, находящиеся в прозрачных запечатанных пакетах, опечатанных ИП ФИО3 и ИП ФИО1, является сходным до степени смешения с Товарным знаком «АСКО» по Свидетельству № 537781.

2. Сувенирные товары, находящиеся в прозрачных запечатанных пакетах, опечатанных ИП ФИО3 и ИП ФИО1, являются однородными с товарами, в отношении которых действует правовая охрана Товарного знака «АСКО» по свидетельству № 537781.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства:

-факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов относятся к доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Однако, при наличии спора относительно степени смешения в ходе судебного разбирательства ответчиком не было заявлено ходатайства о назначении экспертизы.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции принял заключение эксперта в качестве доказательства, подтверждающего степень смешения сувенирной продукции с товарным знаком по свидетельству № 537781.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение АСКО, выполненное заглавными буквами русского алфавита нестандартным шрифтом Monotype Corsiva, который прилагается к наиболее распространенной программе WORD.

Как следует из материалов настоящего дела, ООО «УК «Планета Нептун» реализовывало сувенирную продукцию, поставленную ООО «Аско», с использованием обозначения, содержащее словесный элемент АСКО, что подтверждается кассовым чеком и видеозаписью закупки.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения, в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий - наличия предприятия, достаточных различительных признаков обозначения, а также его известности на определенной территории.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 5/29) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса (второй абзац пункта 62).

ООО «Аско» ранее обращалось в суд с подобными требованиями - о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.03.2015 о регистрации словесного товарного знака «АСКО» по свидетельству Российской Федерации № 537781; признании за ООО «АСКО» исключительного права на изображение (воспроизведение) товарного знака «АСКО» в отношении товаров 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Определением по делу № СИП-654/2015Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 судом принято к рассмотрению уточнение заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в следующей редакции: признать действия ИП ФИО1 по регистрации изображения (воспроизведения) товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 537781; злоупотреблением правом; принят отказ от требования в части признания за обществом «АСКО» исключительного права на изображение товарного знака, знака обслуживания «АСКО» в товарных группах 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов МКТУ. производство по делу в указанной части прекращено.

ООО «Аско» просило признать злоупотреблением правом действия предпринимателя ФИО1 по регистрации изображения (воспроизведения) товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 537781 по классам МКТУ:

-06 -изделия из обычных металлов художественные; колокола; колокольчики; статуэтки из обычных металлов;

-14 - брелоки (изделия ювелирные); брелоки для ключей; монеты;

-15 -колокольчики (инструменты музыкальные),

-16 - авторучки; брошюры; буклеты; принадлежности письменные;

-18 - зонты;

-21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдца; держатели для зубочисток; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; ложки для перемешивания (кухонная утварь); приспособления для открывания бутылок; тарелки; фляги; чашки;

-25 -головные уборы;

-26 - наперстки;

-34 - зажигалки, пепельницы.

Суд установил, что недобросовестное поведение предпринимателя по отношению к ООО «Аско» отсутствует и отсутствует злоупотребление правом при регистрации товарного знака АСКО, так как решением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2016 № СИП-654/2015 требование общества «АСКО» оставлено без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

В соответствии со статьей 1512 ГК РФ, оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 Постановления Пленума № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 Постановления от 26.03.2009 № 5/29 также разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Суд по интеллектуальным правам вынес Решение от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015, в котором, предварительно тщательно проверив все доводы и доказательства, представленные ООО «АСКО» не усмотрел в действия ИП ФИО1 признаков злоупотребления правом.

ООО «Аско» обращалось в Управление Федеральной Антимонопольной службы по СПб с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. В возбуждении дела Решением УФАС от 30/09/2016 отказано.

ООО «АСКО» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее -Управление), оформленного письмом от 30 сентября 2016 года № 78/21528/16, об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации в отношении ИП ФИО1, обязании УФАС по Санкт-Петербургу принять к производству дело.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.04.2017 по делу № А56-90562/2016 ООО «АСКО» отказано в удовлетворении требования в полном объеме.

Все действия ИП ФИО1, направленные на защиту своих законных интересов, как правообладателя товарного знака АСКО ,начаты ИП ФИО1 только после того, как решение СИП по делу № СИП-654/2015 вступило в законную силу.

ООО «Аско» не уведомило своих контрагентов, в т.ч. ООО «УК «Планета Нептун», о том, что оно неправомерно использует товарный знак АСКО и не имеет никаких оснований реализовывать продукцию с нанесением данного товарного знака.

На продукцию, приобретенную у Ответчика нанесен, знак охраны товарного знака АСКО ®, который в соответствии со статьей 1485 ГК РФ имеет значение: товарный знак зарегистрирован и охраняется на территории Российской Федерации.

Доказательств того, что ответчик действовал с разрешения правообладателя, ответчиком не представлены в материалы настоящего дела.

В силу пункта 4 статьи 1515 того же Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

-в размере от 10 000 до 5 000 0000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков; правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

В силу пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Таким образом, при определении размера компенсации суд, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие сведений о наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца в полном объеме.

Учитывая доказанность нарушения ответчиком исключительных прав истца, характер нарушения, суд считает обоснованным и соразмерным требование истца о взыскании компенсации в размере 100 000,00 руб.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается нарушение исключительных прав на товарный знак «АСКО» по свидетельству № 537781.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела и обосновываются статьями 1229, 1252, 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО "Управляющая компания "Планета Нептун" (местонахождение: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата д. 86, лит. А, пом. 153, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Санкт-Петербург, ИНН <***>, ФИО2 309784723900462) 100 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «АСКО» по свидетельству № 537781 и 4 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (Санкт-Петербург, ИНН <***>, ФИО2 309784723900462) из федерального бюджета 40 500,00 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кожемякина Е.В.