Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЕРЕКО» (далее – ООО «Сибереко») обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Эко-фабрика Сибирский кедр» (далее – ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр») о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 673502, при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-муклассам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), взыскании 6 809 781 рубля компенсации (т. 2, л.д. 52-53).

Уточненные исковые требования обоснованы статьями 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на зарегистрированный товарный знак № 673502, выразившемся в предложении к продаже товаров с нанесенным на их упаковках обозначением, сходным до степени смешения с указанным товарным знаком. Размер компенсации определен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, который, в свою очередь, рассчитан исходя из справедливой ставки роялти и размера выручки истца от реализации товаров с использованием спорного товарного знака, полученной в 2018-2021 годах.

ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» представило в соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на исковое заявление, в котором просило отказать в удовлетворении исковых требований. По мнению ответчика, им не использовалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца; наименование продукции «CEDRO» было придумано еще в 2018 году, в его регистрации в качестве товарного знака отказано в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью для части товаров, при этом при проведении экспертизы по существу заявки последней не противопоставлялась заявка № 2017737192 «КЕДРОКОФЕ», следовательно, Федеральная служба по интеллектуальной собственности не посчитала спорное обозначение схожим до степени смешения с товарным знаком истца. Справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности не соответствует положениям действующего законодательства Российской Федерации. Производство и реализация товаров, на упаковке которых содержалось обозначение «кедрокофе», ответчиком прекращены еще в декабре 2019 года в связи с началом производством товара, маркированного другим товарным знаком, право на использование которого принадлежит ответчику; в декабре 2019 года осуществлена информационная рассылка по базе покупателей с уведомлением о необходимости прекратить реализацию товара, его предложение к продаже, а в случае наличия остатков нереализованного товара возвратить в адрес поставщика. Размещение на указанных истцом сайтах фотографий продукции с обозначением «CEDROCOFFEE» не является предложением к продаже; на данных сайтах отсутствует дата публикаций предложения товаров к продаже. Размер заявленной компенсации ООО «Сибереко» не обоснован. Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку в направленной претензии содержались скриншоты сайтов с изображениями продукции, маркированной зарегистрированным за ответчиком товарным знаком.

В судебном заседании представитель истца заявил в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении исковых требований в части взыскания компенсации, просил взыскать с ответчика 5 000 000 рублей компенсации.

Уточнение обусловлено изменением истцом способа расчета компенсации, компенсация определена в максимальном размере, установленном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уточнение исковых требований принято судом.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Представители ответчика считали исковое заявление не подлежащим удовлетворению по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Исследовав материалы дела, доводы искового заявления, отзыва на него и дополнений к ним, заслушав представителей сторон, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования ООО «Сибереко» подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Сибереко» является правообладателем товарного знака № 673502 (словесное обозначение «КЕДРОКОФЕ») с датой приоритета 11.09.2017, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ – заменители кофе, напитки кофейные, напитки со вкусом кофе безалкогольные, что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака (т. 1, л.д. 22).

В 2018-2019 годах ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» осуществляло выпуск и реализацию продукции – концентраты и смеси для безалкогольных напитков со вкусом кофе. На упаковке данной продукции, разработанной на основании технического задания от 09.01.2018, нанесены надписи «CedroCoffee» (на внешней стороне), «Кедро-кофе» (на обратной стороне упаковки) (т. 1, л.д. 100-107; т. 2, л.д. 76).

В декабре 2019 года ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» проведена инвентаризация остатков упаковки, разработанной на основании технического задания от 09.01.2018, и данная упаковка списана по акту о списании товара от 31.12.2019 № 6 (приобщены в электронном виде – т. 2, л.д. 51).

03.07.2020 осуществлена государственная регистрация товарного знака № 765374, представляющего собой комбинированное обозначение в виде стилизованного словесного обозначения «Cedro», соединенного с графическим изображением кедровой шишки. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 35-го классов МКТУ, правообладатель ФИО4, дата приоритета – 21.11.2019. Правообладатель ФИО4 передал по лицензионному договору неисключительное право на использование данного товарного знака ответчику (т. 1, л.д. 61-62).

Решением комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области от 23.09.2020 по делу № 02-10/148-19 действия ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», выразившиеся в использовании на этикетках своего товара обозначения «CEDROCOFFEE», тождественного с принадлежащим ООО «Сибереко» товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 673502, признаны нарушением Федерального закона от 06.07.2005 № 135 «О защите конкуренции» (т. 1, л.д. 45-47).

По утверждению истца, общество «Эко-фабрика Сибирский кедр» в 2020-2021 годах незаконно использовало обозначение «КЕДРОКОФЕ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайтах https://siberia.eco/, https://ecofactory.ru/, а также иных сайтах при предложении к реализация товаров – заменителей кофе, что подтверждается универсальным передаточным документом от 24.12.2019 № 1926, скриншотами сайтов, протоколом осмотра доказательств от 26.07.2021 (т. 1, л.д. 27-28, 29-30, 31-32, 35-40).

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, ООО «Сибереко» направило ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» претензию с требованием прекратить незаконное использование спорного обозначения при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, выплатить компенсацию в размере 5 000 000 рублей (л.д. 48-50, 51).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ООО «Сибереко» в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе товарным знакам.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак № 673502 подтверждено представленным в материалы дела свидетельством о регистрации товарного знака. В этой связи истец вправе требовать от лиц, нарушающих его исключительное право, прекращения деятельности, связанной с использованием зарегистрированного товарного знака без разрешения правообладателя.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133).

Как разъяснено в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Факт использования словесного обозначения «CEDROCOFFEE» при выпуске продукции в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года обществом «Эко-фабрика Сибирский кедр» не оспаривался. На оборотной стороне упаковки использовано также обозначение «КЕДРО-КОФЕ».

Таким образом, словесное обозначение «CEDROCOFFEE»», использованное ответчиком до 2020 года в качестве наименования товара, представляет собой воспроизведение латиницей словесного элемента, зарегистрированного в качестве товарного знака № 673502 («КЕДРОКОФЕ»). На оборотной стороне также содержится словесное обозначение «КЕДРО-КОФЕ», схожее до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, размещение обозначения «КЕДРО-КОФЕ» на контрэтикетке усиливает сходство обозначения «CEDROCOFFEE», размещенного на внешней стороне упаковки товаров ответчика, и товарного знака истца № 673502, а именно фонетическое, графическое и смысловое сходство, повышая возможность смешения с товарным знаком истца по общему впечатлению.

Сходство данных обозначений подтверждается также справкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности, полученной в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Суд, исследовав образцы упаковок товара ответчика, выпускавшегося до декабря 2019 года, не нашел оснований не согласиться с выводами, изложенными в названной справке, относительно того, что обозначения «CEDROCOFFEE» и «КЕДРО-КОФЕ» (нанесенное на контрэтикетке) ассоциируется с товарным знаком истца в силу фонетического сходства словесных элементов (т. 1, л.д. 44).

Ссылка ответчика на несходство товарного знака истца и обозначения «CEDROCOFFEE» ввиду необходимости транскрипции данного обозначения на русский язык в виде «Седро Кофе» и формирования в связи с этим у потребителя связи названного товара с продукцией из цитрусов, отклонена судом. Размещение на упаковке изображения кедровой ветки и кедровой шишки, а на контрэтикетке также словесного обозначения «КЕДРО-КОФЕ» формирует у потребителя восприятие данного товара именно как заменителя кофе из сырья, произведенного с использованием кедровых орехов.

Доводы ответчика о том, что наименование продукции «CEDRO» было придумано еще в 2018 году, а в его регистрации в качестве товарного знака было отказано, поскольку оно не обладает различительной способностью для части товаров, не принимаются судом ввиду отсутствия законодательно установленного требования указания в качестве причин отказа государственной регистрации товарного знака всех оснований, перечисленных в статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, при наличии иных законных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака неуказание Федеральной службой по интеллектуальной собственности в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака о тождественности или схожести до степени смешения заявленного обозначения с другими товарными знаками не свидетельствует об отсутствии указанного обстоятельства. Тот факт, что ранее при отказе в государственной регистрации Роспатентом был дан анализ именно обозначению «CEDRO», а не «CEDROCOFFEE», связан с подачей ответчиком соответствующей заявки на регистрацию товарного знака «CEDRO». В связи с чем вывод ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» о том, что обозначение «COFFEE» является не частью наименования, а указанием на товар, и не должно рассматриваться при сопоставлении с товарным знаком истца «КЕДРОКОФЕ», неверен.

Сравнив обозначения, использовавшиеся истцом в зарегистрированном товарном знаке и ответчиком в упаковке реализуемого им товара, суд признал, что ответчик, используя словесные элементы «CEDROCOFFEE», «КЕДРО-КОФЕ», незаконно использовал для своей предпринимательской деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Обществом «Эко-фабрика Сибирский кедр» представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии в настоящее время у ответчика маркированной спорным обозначением продукции ввиду её полного списания, что подтверждается копией приказа об инвентаризации от 27.12.2019 № 9, копией инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей от 31.12.2019 № 40, копией сличительной ведомости от 31.12.2021 № 40, копией акта о списании товара от 31.12.2019 № 6.

Истцом не опровергнуты утверждения ответчика о том, что с декабря 2019 года ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» начало производство товара с новым собственным обозначением, которое впоследствии зарегистрировано в качестве товарного знака № 765374. Факт производства ответчиком в настоящее время продукции с нанесением на упаковку товарного знака № 765374, удаления с упаковки обозначений «CEDROCOFFEE» и «КЕДРО-КОФЕ» подтверждаются имеющимися в деле фотоснимками (т. 1, л.д. 27 и др.).

Вместе с тем, истцом представлены достаточно убедительные доказательства в пользу его утверждений о том, что и после декабря 2019 года при предложении к продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, произведенной ответчиком, используются обозначения «CEDROCOFFEE» и «КЕДРО-КОФЕ», в частности, при продаже товаров в сети «Интернет» продавцами продолжают размещаться изображения упаковок товаров, существовавших до 2020 года и содержащих изображения, сходные с товарным знаком истца. Данные обстоятельства подтверждаются, в частности, протоколом осмотра доказательств от 26.07.2021 (т. 1, л.д. 31-40), скриншотами сайтов (т. 2, л.д. 67-75). Кроме того, истцом представлены определенные доказательства того, что реализация товаров ответчика с использованием обозначений «Кедро-кофе», «Кедрокофе» может осуществляться и офлайн-ритейлерами, в подтверждение чего представлены кассовые и товарные чеки, выданные в 2020 году и 2021 годах (т. 1, л.д. 141-142).

Учитывая, что истцом представлены доказательства, свидетельствующие о продолжении нарушения его исключительных прав ввиду предложения к продаже, продажи, рекламы и ином введении в гражданский оборот продукции ответчика с использованием обозначений «CEDROCOFFEE» и «КЕДРО-КОФЕ», на ответчика перешло бремя доказывания того, что им приняты исчерпывающие меры для выведения из оборота товаров, маркированных этикетками, созданными до декабря 2019 года, и для уведомления контрагентов о необходимости исключения использования спорных обозначений при реализации товаров ответчика, возврата ранее нереализованных товаров и т.п.

В подтверждение исполнения названной обязанности ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» представило письмо об отзыве товара от 06.12.2019 без доказательств его направления контрагентам и ответы на это письмо трех контрагентов, расположенных на территории Томской области (ООО «Вкус Сибири», предпринимателя ФИО5, ООО «Сибирский кедр») (представлены в электронном виде – т. 2, л.д. 63).

Между тем указанные доказательства не подтверждают действительное принятие ответчиком мер по прекращению предложения к продаже, продажи, рекламы и иного введения в гражданский оборот продукции, поскольку доказательства направления названного письма иным контрагентам не представлены (в то время как имеющиеся в материалах дела документы свидетельствуют о предложении к продаже продукции ответчика на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе по каналам онлайн-продажи, антимонопольным органом установлена продажа ответчиком товаров в 11 регионов); подтверждение возврата продукции контрагентами в материалах дела также отсутствует. Ответчик в ходе судебного разбирательства отказался раскрыть доказательства направления письма об отзыве продукции иным контрагентам (в частности, тем, которые продолжали и продолжают реализацию продукции с использованием обозначений «CEDROCOFFEE» и «КЕДРО-КОФЕ») со ссылкой на коммерческую тайну.

Суждение ответчика о том, что размещение на указанных истцом сайтах фотографий продукции с обозначением «CEDROCOFFEE» нельзя рассматривать в качестве предложения товара к продаже, отклонено судом как необоснованное.

Статьями 1259, 1273, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе, в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Согласно статье 497 Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Таким образом, демонстрация товаров на сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» является предложением товара к продаже.

При таких обстоятельствах суд полагает, что ответчиком не представлены доказательства принятия исчерпывающих и достаточных мер для прекращения осуществления предложения к продаже, продажи, рекламы и иного введения в гражданский оборот продукции с использованием обозначений, нарушающих исключительное право истца, не опровергнуты документально подтвержденные доводы истца о том, что предложение к продаже и продажа продукции с использованием обозначений, нарушающих исключительное право истца, ведется до настоящего времени.

С учетом изложенного, исковые требования ООО «Сибереко» к ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-муклассам МКТУ, подлежат удовлетворению. В остальной части неимущественные требования ООО «Сибереко», касающиеся прекращения производства и хранения продукции удовлетворению не подлежат, поскольку производство и хранение таких товаров ответчиком в настоящее время не осуществляется.

Что касается требований общества «Сибереко» о взыскании с ответчика 5 000 000 рублей компенсации, судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании максимально установленного Кодексом размера компенсации, а именно в сумме 5 000 000 рублей.

Между тем, как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Таким образом, именно истец, предъявивший требование о взыскании компенсации в размере, превышающем минимальный установленный законом размер, обязан представить убедительное обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. Ответчик, в свою очередь, вправе оспорить размер требуемой истцом компенсации.

При этом размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Положение о присуждении судом обоснованной суммы компенсации означает, что присуждаемая судом сумма должна быть обоснована не только в случае уменьшения требуемой истцом компенсации, но и в случае присуждения заявленной правообладателем компенсации, превышающей минимальный установленный законом размер.

Несмотря на неоднократные указания арбитражного суда, истцом в материалы дела не представлено какое-либо обоснование размера взыскиваемой суммы, превышающей минимальный размер компенсации, подтверждающее соразмерность требуемой им максимальной установленной законом суммы компенсации допущенному нарушению, не представлены доказательства, обосновывающие размер компенсации.

Представленный истцом расчет упущенной выгоды таким доказательством не является, поскольку не позволяет оценить обоснованность произведенных истцом расчетов, в частности, не представляется возможным установить, в отношении какой именно продукции (товаров) выполнен этот расчет; величины, указанные в расчете, документально не подтверждены, первичные документы, подтверждающие заявленные показатели коммерческой деятельности, в материалы дела не представлены (т. 1, л.д. 41).

В этой связи суд счел заявленный истцом размер компенсации недоказанным. Вместе с тем, учитывая, что судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, размер компенсации подлежит определению судом с учетом всех обстоятельств дела, которые были установлены в ходе судебного разбирательства, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Так, при определении размера компенсации судом учтено, что истец и ответчик являются конкурентами на одном товарном рынке, осуществляют свою деятельность на территории Томской области.

Производство товаров с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, осуществлялось ответчиком в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года и в настоящее время прекращено; вместе с тем, истцом представлены достаточно убедительные доказательства того, что единичные случаи реализации произведенной до декабря 2019 года продукции выявлялись в 2020-2021 годах, а предложение к продаже этой продукции осуществляется некоторыми контрагентами ответчика до настоящего времени. Наряду с этим, количество ритейлеров, продолжающих осуществлять предложение к продаже продукции ответчика с использованием обозначений, сходных с товарным знаком истца, расценено судом как незначительное.

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» раскрыло сведения о динамике продаж товаров с наименованием «CEDROCOFFEE», согласно которым с декабря 2018 года по октябрь 2019 года ответчиком реализовано 54 540 штук упаковок на территории Российской Федерации. Учитывая имеющиеся в материалах дела сведения о стоимости аналогичной продукции истца без последующей торговой наценки (77 рублей за штуку без учета НДС), выручка ответчика от реализации указанного количества продукции составила от 4,2 млн. рублей до 5,5 млн. рублей.

Учитывая известность продукции ответчика как на территории Томской области, так и на территории иных регионов, широкий круг контрагентов, не вызывает сомнений, что введение ответчиком в оборот продукции с использованием обозначений, сходных с товарным знаком истца, привело к определенному уменьшению объемов реализации оригинальной продукции истца и причинило ему связанные с этим убытки. Об этом свидетельствуют и материалы, полученные антимонопольным органом, согласно которым спад продаж и выручки от реализации товара «КЕДРОКОФЕ» наблюдается с апреля 2019 года по сентябрь 2019 года. Однако из имеющихся в материалах дела доказательств не следует, что допущенное ответчиком нарушение привело к оттоку потребителей производимых истцом заменителей кофе, и что в случае отсутствия такого нарушения весь объем реализованной ответчиком контрафактной продукции был бы приобретен потребителями у истца. Напротив, из представленных истцом сведений о выручке от реализации товаров, использующих товарный знак, можно сделать вывод, что выручка за 2019 год существенно увеличилась по сравнению с 2018 годов (19,639 млн. рублей против 5,493 млн. рублей) (т. 2, л.д. 52).

Спорные обозначения на товаре размещены ответчиком без согласия правообладателя при очевидном наличии у ответчика сведений о производстве и реализации истцом, являющимся конкурентом на том же товарном рынке, схожей продукции. Это свидетельствует о грубом нарушении исключительных прав истца.

Из материалов дела усматривается, что хозяйственная деятельность как истца, так и ответчика характеризуется производством и реализацией широкой линейки товаров (напитки, варенье, мед, кедровые орехи, шоколад, кондитерские изделия и т.д.), в ассортименте которых заменители кофе занимают лишь незначительную долю. В этой связи суд полагает, что реализация товаров с использованием обозначений, сходных с товарным знаком истца, не являлась существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, равно как и не могла существенным образом снизить узнаваемость иных товарных знаков и коммерческих обозначений истца, подорвать доверие покупателей к его продукции.

Ссылка истца на то обстоятельство, что в образцах продукции ответчика было выявлено превышение дрожжей и плесени, наличие кишечной палочки, само по себе не свидетельствует о наличии оснований для присуждения максимального размера компенсации, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации. Из материалов дела не следует, что реализация ответчиком товаров с использованием спорных обозначений сформировало у потенциальных потребителей представление об имеющейся угрозе здоровью при потреблении продукции истца или иным образом повредило деловой репутации истца.

Таким образом, на основании представленных в материалы дела доказательств, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного ответчиком нарушения, учитывая характер допущенного правонарушения, его длительность, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание степень известности товарного знака, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера компенсации до 500 000 рублей. Данный размер компенсации, среди прочего, обеспечивает как восстановление прав истца, так и применение мер ответственности к нарушителю, учитывая количество реализованных ответчиком товаров с использованием спорного обозначения, возможной выручки от их реализации, справедливый размер платы за использование товарного знака (роялти в пределах 5 %) и штрафной характер компенсации.

Таким образом, исковые требования ООО «Сибереко» о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-муклассам МКТУ, взыскании 50 000 рубля компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак подлежат удовлетворению. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Довод ответчика о том, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку в направленной претензии содержались скриншоты сайтов с изображениями продукции, маркированной новым комбинированным товарным знаком, а не старым обозначением, в отношении которого предъявлен иск, судом отклонен.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 10 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если в претензии имеются указание на материально-правовой спор, связанный с нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности и подлежащий урегулированию сторонами, а также предложение ответчику согласовать условия досудебного урегулирования этого спора.

В направленной истцом претензии содержалось как указание на материально-правовой спор, так и существо требований к ответчику. Тот факт, что в описании нарушения истец ссылался на изображения новой упаковки, не содержащей обозначения, нарушающие исключительные права истца, могло явиться основанием для отказа в удовлетворении претензии, а не для вывода о несоблюдении претензионного порядка.

Кроме того, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у ответчика не имеется намерения добровольно урегулировать возникший спор с истцом, в связи с чем оставление искового заявления без рассмотрения не соответствовало бы целям претензионного порядка.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу ООО «Сибереко» подлежат взысканию 4 800 рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эко-фабрика Сибирский кедр» прекратить использование обозначения, сходного с товарным знаком № 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот товаров, относящихся к 30-му, 32-му классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко-фабрика Сибирский кедр» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СИБЕРЕКО» 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 4 800 рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску, всего: 504 800 (пятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья А.В. Кузьмин