Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Корягиной Я.Н., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Брянконфи» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к закрытому акционерному обществу «Черока» (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «РЫЖИК»; изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика этикетки и упаковки продукции, содержащей изображение обозначения «Рыжик-черока»; взыскании с ответчика компенсации в сумме 200 000 руб. 00 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности, паспорт; ФИО2, представитель по доверенности, паспорт;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности, паспорт, ФИО4, представитель по доверенности, паспорт.

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Брянконфи» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ЗАО «Черока» (далее - ответчик) об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «РЫЖИК»; изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика этикетки и упаковки продукции, содержащей изображение обозначения «Рыжик-черока»; взыскании с ответчика компенсации в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Из материалов дела судом установлено следующее.

Истцом в торговых супермаркетах ЗАО «Корпорация ГРИНН», ЗАО «Брянский Центральный Универмаг», ЗАО «Брянский ЦУМ» были обнаружены и приобретены товары- коржи кондитерские для тортов, маркированные словесным обозначением «Рыжик-черока», изготовителем которых является ЗАО «Черока», что подтверждается сведениями об изготовителе, размещенными на упаковке к данным товарам.

Истец является правообладателем словесного товарного знака «РЫЖИК» в отношении товаров 30 класса МКТУ (конфеты, кондитерские изделия), что подтверждается свидетельством на товарный знак №153556 с приоритетом от 29.06.1994г. Срок действия на товарный знак продлен до 29.07.2024г.

Истец производит кондитерские изделия, маркированные товарным знаком «РЫЖИК». Истец согласие ответчику на использование вышеупомянутого результата интеллектуальной деятельности не давал.

Договорных отношений между Истцом и Ответчиком об использовании словесного товарного знака «РЫЖИК» не имеется.

Вместе с тем, Ответчик использует при маркировке кондитерских изделий (коржи для торта) словесное обозначение «Рыжик-черока», нанесенное на лицевой стороне упаковки по центру. При этом словесный элемент «Рыжик» выполнен крупными печатными буквами с заглавной буквой «Р». Под ним, более мелким шрифтом, выполнен словесный элемент «черока». Таким образом, визуальный акцент сделан именно на словесный элемент «Рыжик».

17.04.2015г. Истец обратился к Ответчику с претензией-требованием о прекращении незаконного использования товарного знака «РЫЖИК» и об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак.

Письмом от 27.05.2015г. Ответчик признал факт использования товарного знака Истца и уведомил, что не будет предпринимать никаких действий по прекращению нарушения прав и интересов правообладателя данного товарного знака.

Также на официальном сайте Ответчика (http://www.cheroka.ru) размещены, рекламируются и предлагаются к продаже семь видов кондитерских изделий с наименованием «Рыжик», а именно: коржи для торта песочные «Рыжик-черока», коржи для торта песочные с ароматом топленого молока «Рыжик-черока», коржи для торта песочные ванильные «Рыжик-черока», коржи для торта песочные медовые «Рыжик-черока», коржи для торта песочные со вкусом варенной сгущенки «Рыжик-черока», коржи для торта песочные шоколадно-ванильные «Рыжик-черока», безэтикеточные коржи для торта для производителей тортов и пирожных, песочные «Рыжик-черока» ванильные, медовые, шоколадно-ванильные, шоколадно-медовые.

В соответствии с сертификатом соответствия № РОСС RU.AE41/H03139 и Декларации соответствия № РОСС RU.AE41.Д04453, выданных 22.04.2013г., ООО «Тульский центр Сертификации, мониторинга и содействия защите прав потребителей», Ответчик выпускает 17 видов коржей для тортов, маркированных словесным обозначением «Рыжик-черока», данный факт засвидетельствован нотариусом г. Брянска, что подтверждается протоколом осмотра доказательств 32АБ 1014284 от 17.12.2015г.

По поручению Истца Брянской торгово-промышленной палатой 21.09.2015г. было выдано экспертное заключение №091-03-01378 из которого следует, что внутри обозначения «Рыжик-черока», размещенной на упаковке товара «коржи для торта», находится слово «Рыжик», имеющее звуковое и смысловое тождество со словесным товарным знаком Истца- по свидетельству №153556 «Рыжик».

Таким образом, Истец полагает, что использование Ответчиком товарного знака «РЫЖИК» без разрешения правообладателя является незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и нарушением исключительных прав Истца, в связи с чем, Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

От ответчика поступил отзыв, в котором он возражал против удовлетворения заявленных требований, указал, что обозначение «Рыжик-Черока» на упаковке товара «коржи для торта», указывает на вид хорошо известного российским потребителям торта «Рыжик», аналогично названию торта «Наполеон», «Медовик», т.е. слово «Рыжик» обладает различительной способностью для индивидуализации определенного вида торта с конкретным хорошо известным российскому потребителю свойствами и не используется для маркировки иной продукции ЗАО «Черока».

Кроме того, Ответчик указал, что Истец с момента регистрации за собой указанного товарного знака до сегодняшнего дня не производил и не производит торт под названием «Рыжик», также как и не производил коржи для его приготовления в домашних условиях. ОАО «Брянконфи», согласно информации с официального сайта осуществляется производство конфет под названием «Рыжик», следовательно, продукция выпускаемая Истцом и Ответчиком не является однородной и не может быть сходной до степени смешения в глазах потребителей.

Представитель ответчика также указал, что в настоящее время рядом юридических лиц (в том числе и кондитерские фабрики), зарегистрированы товарные знаки, содержащие в своем наименовании словесный элемент «рыжик», в том числе и в отношении товаров по 30 классу МКТУ, например: «НАШ РЫЖИК» (свидетельство №192564 ООО «Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА», «ОЗОРНОЙ РЫЖИК» (свидетельство №240778, ЗАО Сормовская кондитерская фабрика», «ХИТРЫЙ РЫЖИК» (свидетельство №338523, ООО «Глобус»), «РЫЖИК» (свидетельства №234940, №497835 «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР» г. Люберцы), что, по мнению ответчика, снижает индивидуализирующие особенности словесного товарного знака истца по свидетельству №153556 «Рыжик».

Ответчик указал, что размещенное на упаковке товара словесное обозначение «Рыжик-Черока», значительно отличается от словесного товарного знака истца, что не позволяет говорить о сходстве до степени смешения с товарным знаком истца.

Истец представил возражения на отзыв Ответчика, в которых указал, что слова «Рыжик» и «Рыжик-Черока» по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам являются сходными до степени смешения и используются в отношении однородных товаров (мучные кондитерские изделия, конфеты) производимые как Истцом, так и Ответчиком, следовательно, Ответчик нарушает права Истца, поскольку право на использование слова «Рыжик» при производстве мучных кондитерских изделий, конфет зарегистрировано за Истцом товарным знаком № 153556 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ответ на запрос суда поступили копий материалов заявки на товарный знак №2000723227. Указанные документы, приобщены судом к материалам дела.

В ходе судебного заседания Истец поддержал заявленные требования, просил удовлетворить их в полном объеме.

Истец пояснил, что до настоящего времени коржи для тортов им не производились и не производятся. Производство указанного товара истец планирует начать в ближайшее время.

Ответчик возражал против заявленных требований, просил суд отказать в удовлетворении требований Истца в полном объеме, по основаниям указанным в отзыве и дополнении к отзыву на исковое заявление.

Суд, в ходе судебного разбирательства неоднократно предлагал сторонам заключить мировое соглашение, однако в ходе рассмотрения дела стороны не смогли урегулировать спор мирным путем.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд считает исковые требования истца к ответчику не подлежащими удовлетворению на основании нижеследующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Судом установлено и не оспорено ответчиком, что истец является правообладателем словесного товарного знака «РЫЖИК» в отношении товаров 30 класса МКТУ (конфеты, кондитерские изделия), что подтверждается свидетельством на товарный знак №153556 с приоритетом от 29.06.1994г. Срок действия на товарный знак продлен до 29.07.2024г.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 2 указанной статьи Кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В силу пункта 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами или услугами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» правовой позиции вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пункту 14.4.2 Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 № 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 №4322) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 данных Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) (п.п. "а" п. 14.4.2.2. Правил), графическим (визуальным) (п.п. "б" ) и смысловым (семантическим) (п.п. "в"). Признаки, перечисленные в подпунктах "а"-"в" пункта 14.4.2.2. Правил, могут использоваться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Судом установлено, что Истец является правообладателем товарного знака по свидетельству №153556 с приоритетом от 29.06.1994г. в отношении услуг 30 класса МКТУ, в том числе конфеты, кондитерские изделия.

Ответчик ЗАО «Черока» производит и предлагает к реализации коржи для приготовления торта в домашних условиях, на упаковке которых находится словесное обозначение «Рыжик-Черока».

Истец полагает, что надпись «Рыжик-Черока», на упаковке коржей для торта сходна до степени смешения с товарным знаком «РЫЖИК» по свидетельству №153556.

В ходе судебного заседания суд обозревал упаковку товара «коржи для торта» с нанесенной на ней надписью «Рыжик-Черока».

Суд, сравнив товарный знак Истца «РЫЖИК» по свидетельству №153556 с упаковкой товара «коржи для торта» с нанесенной на ней надписью «Рыжик-черока», используемой Ответчиком, пришел к выводу о том, что Ответчик не использует зарегистрированный товарный знак Истца, либо изображение сходное с ним до степени смешения, поскольку товарный знак Истца выполнен стандартным шрифтом, буквами черного цвета, одинакового размера, без выделения заглавных и строчных букв, буквы расположены горизонтально, без наклона, тогда как надпись «Рыжик- черока» размещенная на упаковке товара «коржи для торта», и в частности надпись «Рыжик» выполнена буквами желтого цвета, разного размера, буквы расположены по диагонали, под словом «рыжик» через дефис расположено слово «черока» выполненное буквами различного размера, оранжевого цвета расположенными также по диагонали.

Сравнимый товарный знак «Рыжик» и словесное обозначение «Рыжик-Черока», по мнению суда, воспринимаются как отличные друг от друга композиции, что достигается за счет различной внешней формы, различного размера, ориентации в пространстве, цветовой гаммы, а также за счет дополнительных фоновых изобразительных элементов, присутствующих в противопоставленном товарном знаке «Рыжик» и словесном элементе «Рыжик-Черока».

Кроме того, по мнению суда, наличие в словесном элементе «Рыжик-Черока», слова «черока», являющегося фантазийным словом придает индивидуализирующую способность оспариваемому словесному элементу (существенно удлиняет его звучание и обеспечивает иную семантическую окраску, отличную от значения одного слова «рыжик»).

ЗАО «Черока» использует слово «рыжик» как часть наименования коржей для одноименного торта, при этом указанное обозначение используется с элементами, не характерными для охраняемого обозначения «РЫЖИК» и графически отличается.

С учетом изложенного, изобразительная часть фирменного наименования Ответчика «Рыжик-Черока» не может быть признана сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №153556, зарегистрированным за Истцом. Сходство только фонетического звучания в названии продукции Ответчика с товарным знаком Истца, не может быть признано нарушением права на товарный знак.

С учетом вышеизложенного суд, руководствуясь указанными нормами закона, правовыми позициями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу, что в рассматриваемом случае отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство товарного знака истца и обозначений ответчика, в связи с чем, не установлена угроза смешения продукции ответчика с товарным знаком истца в глазах потребителя.

Ссылка истца в обосновании своих требований в том числе и на Экспертное заключение № 091-03-01378 от 21.09.2015г., подготовленное по поручению истца Брянской торгово-промышленной палатой, и представленное в материалы дела, в котором указано что товарный знак «Рыжик» является сходным до степени смешения с словесным обозначением «Рыжик-черока», не может быть признано судом безусловным доказательством того, что ответчик нарушает право истца, поскольку экспертом проводилось исследование лишь словесного элемента «Рыжик» без учета остальных элементов словесного обозначения.

Также суд, полагает, что проведение экспертизы для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака истца (Рыжик) и спорного обозначения, используемого ответчиком (Рыжик-Черока) не требуется, т.к. вопрос о сходстве может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, что подтверждается позицией Президиума ВАС РФ, высказанной в п. 13 Информационного письма от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», а также значительной судебной практикой (Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2016г. N310-ЭС15-12683 по делу А08-8801/2013; Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу А08-8802/2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 N С01-481/2016 по делу N А56-57248/2015 и др.).

Кроме того, согласно п. 13 Постановлению Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу.

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

Также судом установлено, и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, что в Государственном реестре товарных знаков РФ имеется серия товарных знаков со словесным элементом «Рыжик» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия), права на которые принадлежат различным юридическим лицам, например: «НАШ РЫЖИК» (свидетельство №192564 ООО «Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА», «ОЗОРНОЙ РЫЖИК» (свидетельство №240778, ЗАО Сормовская кондитерская фабрика», «ХИТРЫЙ РЫЖИК» (свидетельство №338523, ООО «Глобус»), «РЫЖИК» (свидетельства №234940, №497835 «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР» г. Люберцы).

Вышеуказанное, подтверждает возможность сосуществование товарных знаков включающих в свое содержание словесный элемент «Рыжик».

В связи с чем, суд полагает, что наличие в настоящее время самостоятельных товарных знаков с использованием словесного элемента «рыжик», в том числе и в отношении товаров по 30 классу МКТУ (кондитерские изделия), приводит к снижению индивидуализирующей способности словесного элемента «Рыжик» за счет его частого использования различными изготовителями для маркировки кондитерских изделий.

Так же суд отмечает, что словесный элемент «рыжик», имеет различное смысловое значение.

Согласно словарно-справочным источникам, словесный элемент «рыжик» имеет следующие значения:

1.Съедобный гриб с желтовато-розовой шляпкой и загнутыми краями, обычно растущий в низких, мшистых местах. Соленые рыжики

2.Однолетняя трава с желтыми цветками и шаровидными стручками, из семян которой добывается масло, употребляющееся в мыловаренном производстве.

3.Кличка рыжего кота, собаки (разг. фам.)

4.Ласкательное название ребенка, имеющего волосы рыжего цвета.

5. Фамилия Рыжик, которая ведет свое начало от аналогичного прозвища. Прозвище Рыжик образовано от прилагательного «рыжий», «красновато-желтый», «светло-коричневый» (о цвете волос, предметов).

В связи, с чем суд приходит к выводу о том, что слово «рыжик» используемое на упаковке товара ответчика, само по себе является многозначным.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст.1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом, установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, т.е. действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Данная позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ №310-ЭС15-12683 от 20.01.2016г.

Как следует из материалов дела и не оспорено сторонами, что Истец с даты регистрации товарного знака №153556 (в том числе мучные изделия) с приоритетом от 29.06.1994г. и до настоящего времени не производил такой вид продукции, как «коржи для торта», а также не является лицом, осуществляющим оборот указанной продукции.

С учетом вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака «РЫЖИК», а также изъятия из оборота и уничтожении за счет ответчика этикетки и упаковки продукции, содержащей изображение обозначения «Рыжик-черока», у суда не имеется.

Истцом, также заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 200 000 руб.00 коп.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Судом установлено, что зарегистрированный товарный знак Истца по свидетельству № №153556 не используется Ответчиком и не является сходным до степени смешения с надписью «Рыжик-Черока», размещенной на упаковке товара «коржи для торта».

Таким образом, суд не видит оснований для удовлетворения требования о взыскании 200 000 руб.00 коп. за незаконное использование товарного знака истца.

На основании вышеизложенного у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Истцом при обращении в арбитражный суд в исковом заявлении заявлены два требования неимущественного характера (об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «РЫЖИК»; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика этикетки и упаковки продукции, содержащей изображение обозначения «Рыжик-черока»), а также требование имущественного характера исходя из цены иска (о взыскании с ответчика компенсации в размере 200000 руб. 00 коп.).

При этом государственная пошлина оплачивается за каждое требование отдельно: за требование неимущественного характера в размере 6000 руб. 00 коп. за каждое требование; за требование о взыскании денежных средств исходя из цены иска (200000 руб. 00 коп.), в размере 7000 руб. 00 коп.

С учетом вышеизложенного размер государственной пошлины при подаче настоящего искового заявления должен составлять 19000 руб. 00 коп., из которых 7000 руб. 00 коп. за требования о взыскании компенсации в размере 200 000 руб. 00 коп. и 12000 руб. 00 коп. (6000,0 х 2) за требования неимущественного характера.

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 20000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением №858 от 01.03.2016г.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с отказом ОАО «Брянконфи» в удовлетворении исковых требований, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 19000 руб. 00 коп., относятся на истца.

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1000 руб. 00 коп., подлежит возврату Истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества «Брянконфи» отказать.

Возвратить открытому акционерному обществу «Брянконфи» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1000 руб. 00 коп., уплаченную на основании платежного поручения №858 от 01.03.2016г.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.

Судья А.П. Морозов