Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Вексель» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании с ответчика, с учетом уточнения, компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «HIGHLANDER» в сумме 500000 руб.

Истец пояснил, что 12.12.2014 в магазине «Дом обуви ТОФА», расположенном по адресу <...>, по договору розничной купли-продажи был приобретен товар: ботинки мужские, маркированные товарным знаком «HIGHLANDER», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №233479, исключительные права на который принадлежат истцу. Покупка подтверждается товарным чеком №1228 от 12.12.2014, в котором содержатся сведения о наименовании, количестве, стоимости товара, дате заключения договора розничной купли – продажи. В товарном чеке указаны ФИО продавца - индивидуального предпринимателя ФИО1 и его ИНН <***>. Выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей подтверждается, что указанный ИНН принадлежит индивидуальному предпринимателю ФИО1

При определении размера взыскиваемой компенсации истец вначале заявил требование о взыскании с ответчика 5 000 000 руб., сославшись на получение в январе 2015 года от участника ООО «Тульская обувная фабрика ТОФА» ФИО3 оферты о вознаграждении в размере 5 000 000 руб. за возможность использования исключительного права истца на товарный знак в определенный период времени, в последующем, сославшись на судебную практику (решение по делу №А40-26215/2015), истец снизил размер взыскиваемой компенсации до 500 000 руб.

Ответчик исковые требования истца не признал, пояснив, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу №СИП-90/2015 прекращена правовая охрана товарного знака «HIGHLANDER» в отношении товаров 25 класса (обувь). Основанием для прекращения правовой охраны послужило неиспользованием истцом ООО «Вексель» товарного знака «HIGHLANDER» для производства или продажи обуви в течение трех лет в период с 24.02.2012 по 23.02.2015. Поскольку истец не использовал товарный знак, то его возможное использование ответчиком не имело для истца никаких последствий и никак не отразилось на его материальном положении, на его репутации, на его доле на рынке обуви. При таких обстоятельствах размер подлежащей взысканию компенсации не может превышать установленный ст.1515 ГК РФ минимальный размер 10000 руб. Принимая во внимание не использование истцом товарного знака и не представление истцом доказательств реального нарушения его прав, ответчик считает требование истца о выплате ему компенсации злоупотреблением правами и просит в удовлетворении исковых требований истцу отказать. По смыслу ст. 1515 ГК РФ компенсация за незаконное использование товарного знака имеет своей целью в буквальном смысле этого выражения «компенсировать» правообладателю его потери от незаконного использования товарного знака. Компенсация не является штрафом, не имеет целью наказание нарушителя и не может быть для правообладателя средством заработка. Появление на рынке обуви с обозначением «HIGHLANDER» не могло вызвать у участников обувного рынка подозрений в контрафактности этой продукции, поскольку обувь под маркой «HIGHLANDER» ранее не продавалась в России, а «HIGHLANDER» не является обувным брендом. Приобретая и реализуя обувь под маркой «HIGHLANDER», участники обувного рынка не проявляли недобросовестности или неосмотрительности.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд считает исковые требования истца к ответчику подлежащими частичному удовлетворению на основании нижеследующего.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак «HIGHLANDER» по свидетельству №233479 подтверждаются копией свидетельства о регистрации Роспатентом товарного знака №233479 в отношении товаров, относящихся и к 25 классу МКТУ, в числе которых перечислена обувь.

Первоначально (26.12.2002) свидетельство было выдано ФИО4

В соответствии с приложением №1 к вышеназванному свидетельству 24.10.2005 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания была внесена запись о регистрации договора об уступке товарного знака от 19.10.2005 №РД0003203, по которому новым правообладателем стало ООО «ВГ-Сервис Инвест».

14.07.2011 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания была внесена запись о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, по которому исключительные права на товарный знак №233479 перешли от ООО «ВГ-Сервис Инвест» к ООО «Вексель».

Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 24.10.2021. (запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания от 18.10.2011).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается кодексом.

Из материалов дела следует, что 12.12.2014 в магазине «Дом обуви ТОФА», расположенном по адресу <...>, по договору розничной купли-продажи был приобретен товар: ботинки мужские, на которых имеется надпись «HIGHLANDER», сходная до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №233479, исключительные права на который принадлежали истцу.

Факт продажи подтверждается товарным чеком №1228 от 12.12.2014, в котором содержатся сведения о наименовании, количестве, стоимости товара, дате заключения договора розничной купли-продажи, ФИО продавца - ИП ФИО1 и его ИНН.

В материалы дела представлен также составленный нотариусом г. Москвы ФИО5 по заявлению ООО «Вексель» протокол осмотра от 15.07.2015, в котором зафиксированы результаты осмотра заявленного имущества: ботинок мужских 44 размера HIGHLANDER TOFA, цвет коричневый, артикул 99729-6 и находившегося в коробке вместе с ботинками товарного чека. В соответствии с описанием в протоколе осмотра, на язычке и внутри каждого из ботинок имеются надписи «HIGHLANDER TOFA». К протоколу осмотра приложены выполненные нотариусом в процессе осмотра фотографии закупленного товара.

В связи с тем, что покупка спорных товаров оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства, товарный чек является допустимым доказательством, подтверждающим факт розничной купли-продажи спорного товара в торговой точке ответчика.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику права на использование товарного знака №233479 ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, реализация ответчиком спорного товара, с изображением товарного знака, исключительные права на который принадлежали истцу, является нарушением исключительных прав последнего.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика, с учетом уточнения, компенсацию в размере 500000 руб.

Суд при определении размера компенсации учитывает следующее:

Истец в иске указал, что при закупке 12.12.2014 одной пары ботинок он обнаружил, что обувь, маркированная товарным знаком «HIGHLANDER» присутствовала в магазине в изобилии. Однако доказательств указанного обстоятельства истец не представил. Ответчик наличие у него иного, помимо закупленного истцом, товара, маркированного товарным знаком «HIGHLANDER», отрицает. В связи с этим, суд при принятии решения исходит из того, что истцом доказан единичный факт продажи товара с надписью, сходной до степени смешения с товарным знаком №233479.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу №СИП-90/2015 по исковому заявлению ООО «Тульская обувная фабрика «ТОФА» к ООО «Вексель» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «HIGHLANDER» по свидетельству №233479 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «HIGHLANDER» по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении части товаров 25-го класса МКТУ, а именно: «обувь; башмаки; ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши (с застежками); гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь; купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо (обувь); сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов» вследствие его неиспользования.

Как следует из текста вышеназванного Решения, основанием для досрочного прекращения судом правовой охраны послужило неиспользованием истцом ООО «Вексель» товарного знака «HIGHLANDER» для производства или продажи обуви в течение трех лет в период с 24.02.2012 по 23.02.2015.

В связи с этим суд согласен с доводом ответчика о том, что поскольку истец не использовал товарный знак «HIGHLANDER», при производстве, либо реализации обуви, то использование указанного товарного знака ответчиком не отразилось на материальном положении, репутации, либо доле истца на рынке обуви.

Вышеуказанное обстоятельство не служит основанием для вывода о злоупотреблении истцом, обратившимся с настоящим иском к ответчику, своим правом, существовавшем у истца на момент закупки.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу №СИП-90/2015 не служит основанием для освобождения ответчика, осуществившего продажу спорного товара до вынесения указанного Решения, от ответственности за нарушение существовавших на момент закупки прав истца на товарный знак.

Однако, с учетом установленного вышеназванным судебным решением факта длительного неиспользования товарного знака и доказанного единичного факта нарушения ответчиком права истца, суд считает возможным снизить размер подлежащей взысканию компенсации до минимального значения - 10000 руб.

Ссылку истца в обоснование размера заявленных им исковых требований на предложение со стороны ФИО6 и судебное решение по делу №А40-26215/2015 суд считает не убедительными, т.к. отсутствуют доказательства реализации поступившего от ФИО6 предложения, а судебная практика по искам истца к различным ответчикам о защите исключительных прав на товарный знак «HIGHLANDER» является разнообразно и исходит из конкретных обстоятельств каждого рассматриваемого дела, о чем свидетельствует решение арбитражного суда по делу №А14-4107/15.

С учетом изложенного, суд удовлетворяет исковые требования истца частично, в сумме 10000 руб.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Вексель» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ООО «Вексель» 10000 руб.

В удовлетворении остальных исковых требований ООО «Вексель» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000 руб..

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

Судья Л.Д. Тажеева