Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лашуня Ю. С. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ,

заинтересованные лица: ООО «Асткол-Альфа», ФИО2

при участии:

от административного органа – представитель не явился;

от лица, привлекаемого к административной ответственности – ФИО3, представитель по доверенности от 27.11.2012г.; ФИО4 по доверенности от 29.02.2012

третье лицо: - ФИО2

от ООО «Аскольд Альфа»- представитель не явился.

Сущность спора: Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (далее – заявитель) обратилось в арбитражный суд с требованием о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – лицо, привлекаемое к административной ответственности, Предприниматель) к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В качестве заинтересованного лица в участию в деле привлечены ООО «Асткол-Альфа», ФИО2

В судебное заседание представители административного органа, ООО «Аскольд Альфа», извещенных надлежащим образом, в силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ) о времени и месте заседания суда, не явились. Согласно статье 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представитель предпринимателя против требований административного органа возражал.

ФИО2 поддержала позицию административного органа, полагая, что в действиях предпринимателя имеется состав правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 29.11.2012 г. по 03.12.2012 г. и с 03.12.2012 г. по 06.12.2012 г.

Суд установил:

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в ходе проверки установлено, что в 12 час. 25 мин 13.02.2012 Индивидуальный предприниматель ФИО1, по месту фактического осуществления деятельности магазина «Клубничка» по адресу <...>, осуществляла розничную продажу комплекта женского эротического белья двухпредметный, состоящий из комбинации и трусов, изготовленный из 100% полиэстра белого цвета, комбинация с отделкой голубого кружева, трусики с отделкой белого кружева и бантика из голубой атласной ленты по цене 1450 рублей. На бумажном ярлыке, наклеенном на упаковку товара, указана информация об изготовителе «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)), USA 3240 East 26 Street Vernon CA 90023 USA, в верхней части упаковки имеется надпись DISTRIBUTED BY SHIRLEY OF HOLLYWOOD. Установлено, что предлагаемый к продаже товар имеет товарный знак сходный с охраняемым на территории Российской Федерации знаком № 253630. При этом спорный товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)) нанесен только на упаковку товара, а на самом товаре (комплект двухпредметный женского эротического белья) спорного обозначения нет. Таким образом, индивидуальный предприниматель ФИО1 осуществляла розничную продажу товара с признаками контрафактности (незаконным использованием товарного знака SHIRLEY OF HOLLYWOOD, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков) в нарушении ст. 1484 Гражданского кодекса РФ.

В ходе проверки произведено изъятие товара о чем составлен протокол изъятия вещей и документов от 13.02.2012 г.

Выявленный факт отражен в акте проверки № 220 от 13.02.2012 г.

По установленному проверкой факту 23.08.2012 г. заместителем начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО5 в отсутствии предпринимателя составлен в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 протокол № 1218 от 23.08.2012 г. по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Поскольку дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.10. КоАП РФ, совершенных индивидуальными предпринимателями, согласно абзацу 3 части 3 статьи 23.1. КоАП РФ рассматриваются арбитражными судами, административный орган с настоящим заявлением и материалами административного производства обратился в арбитражный суд.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и дав оценку имеющимся в материалах дела доказательствам, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ, незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

Согласно пункту 1 статьи 1477 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в реестре.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В статье 1229 ГК РФ указано, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Таким образом, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ст. 14.10 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, проверкой установлен факт реализации предпринимателем товара – комплекта женского эротического белья двухпредметный, состоящий из комбинации и трусов, изготовленный из 100% полиэстра белого цвета, комбинация с отделкой голубого кружева, трусики с отделкой белого кружева и бантика из голубой атласной ленты по цене 1450 рублей. На бумажном ярлыке, наклеенном на упаковку товара, указана информация об изготовителе «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)), USA 3240 East 26 Street Vernon CA 90023 USA, в верхней части упаковки имеется надпись DISTRIBUTED BY SHIRLEY OF HOLLYWOOD.

Между тем, как следует из материалов дела, обладателем исключительных прав на товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD» является Нэшнл Корсет Сепплай Хаус, Инк. (US), адрес: 3240 Ист 26 с Стрит, Верной, Калифорния 90023, Соединенные Штаты Америки.

Сведения о том, что правообладателем на территории Российской Федерации является ООО «Асткол-Альфа» не нашли подтверждения в судебном заседании, поскольку представленная суду доверенность от 26.11.2012 г. выданная провообладателем предоставляет ООО «Асткол-Альфа» право импортировать продукцию под торговой маркой «SHIRLEY OF HOLLYWOOD» и продавать её своим клиентам в России. Исключительных прав на товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD» данная доверенность не предотсавляет.

При этом в судебном заседании установлено, что Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю не обращалось к правообладателю за информацией о наличии договорных отношении, в т.ч. лицензионного договора, с индивидуальным предпринимателем ФИО1

Вывод о незаконности использования товарного знака был сделан на основании не представления доказательств наличия вышеуказанных договорных отношений предпринимателем.

Конституционным Судом РФ в определении от 20.12.2001 года № 287-0 указано, что нарушением исключительного права правообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака, или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
В частности, на основании положений Мадридского соглашения «О международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года (в редакции от 02.10.1979 года) товарные знаки получают защиту в каждой из стран, присоединившихся к этому соглашению, в частности, в Российской Федерации.
Кроме того, согласно пункту 3 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицирована Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968) знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.
В соответствии с положениями статей 9, 10 Парижской конвенции, единственным основанием наложения ограничений при ввозе товаров, маркированным зарегистрированным товарным знаком, на территорию страны, присоединившейся к Конвенции, признается незаконное снабжение товара зарегистрированным товарным знаком и введение потребителя в заблуждение.
Объективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, выражается в незаконном использовании чужого товарного знака на однородных товарах, т.е. на товарах, на которых незаконно воспроизведен товарный знак.
Системное толкование вышеназванных норм позволяет сделать вывод о том, что не всякое нарушение права на товарный знак образует объективную сторону состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, а лишь то, которое связано с оборотом контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

С учетом изложенного статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Судом в судебном заседании факт незаконного воспроизведения на товаре (упаковке) товарного знака «SHIRLEY OF HOLLYWOOD» (факт контрафактности товара) не установлен.

Как было сказано выше к правообладателю за разъяснением о возможности отнесения товара к контрафактныму, административный орган не обращался.

Из материалов дела следует, что товар приобретен у лица, имеющего полномочия на продажу на территории Российской Федерации, подлинного товара с данным товарным знаком.

Кроме того, в ходе производства по делу об административном правонарушении Патентным Поверенным РФ ФИО6 проведена экспертиза.

Из Экспертного заключения по результатам проведения экспертизы в соответствии с определением Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Хабаровскому краю следует, что перед экспертом были поставлены следующие вопросы

Вопросы, поставленные перед экспертом:

1. Имеются ли на представленной изъятой продукции товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)), либо сходные до степени смешения обозначения.

2. Кто является правообладателем товарного знака «SHIRLEY OF
HOLLYWOOD» , на территории Российской Федерации.

3. Каковы признаки контрафактности.

4. Сертифицировалась ли данная продукция на территории Российской Федерации.

5. Какова сумма ущерба, причиненного правообладателю..

6. Имеется ли у индивидуального предпринимателя ФИО1
договор на использование товарного знака «SHIRLEY OF HOLLYWOOD))
при введении товаров с указанным товарным знаком в гражданский оборот
(выражал ли правообладатель свое согласие).

При этом, на 4 и 5 вопрос ответы не даны, т.к. выходят за пределы специальных познаний Патентного поверенного.

На первый вопрос был дан ответ о том, что на бумажном ярлыке, наклеенном на упаковку товара указана информация о торговой марке: SHIRLEY OF HOLLYWOOD (ШИРЛИ ОФ ГОЛЛИВУД), которая совпадает с обозначением по спорному товарному знаку до степени смешения, т.е. обнаруживается звуковое (фонетическое) и семантическое (смысловое) сходство.

Данным заключением также подтверждено, что правообладателем товарного знака SHIRLEY OF HOLLYWOOD на территории Российской Федерации является правообладатель из США - Нэшнл Корсет Сепплай Хаус, Инк. Дата публикации - 12.10.2003 г. (вопрос 2).

На вопрос о контрафактности товара (вопрос 3) патентным поверенным указано следующее:

«Основными нормативными документами, устанавливающими критерии однородности, являются:

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 (далее - Правила);

Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 198 (далее - Рекомендации).

Правила определяют, что вопрос о сходстве до степени смешения может быть рассмотрен только в отношении однородных товаров (п. 14.4.2). Для установления однородности принимаются во внимание основные признаки: род, назначение товара, материал (п. 3.1. Рекомендаций). Таким образом, под однородными товарами понимают товары, относящиеся к одной той же родовой или видовой группе и имеющие одинаковое назначение (п. 3.1.1. Рекомендаций).

Критерий «смешение товаров на рынке» используется для установления факта о законности использования товарного знака. Смешение товаров на рынке означает, что использование товарного знака правообладателя на однородных товарах третьего лица только тогда незаконно, когда вызывает смешение товаров с товарами правообладателя. Это показывает, что на рынке одновременно наличествует товар, производимый правообладателем, и однородный товар третьего лица, маркированный тождественным или сходным до степени смешения обозначением.

Следовательно, товар - комплект двухпредметный женского эротического белья можно признать контрафактным».

Из изложенного следует, что на вопрос о контрафактности товара ответ был дан с точки зрения наличия признаком тождественности (схожести до степени смешения) товарного знака. Указанное свидетельствует о наличии на товаре знака SHIRLEY OF HOLLYWOOD, тождественного ему либо сходного до степени смешения товарного знака о не приводит к выводу о контрафактности самого товара.

Какие - либо выводы о том, что реализуемый предпринимателем товар имеет признака контрафактного т.к. поддельного товара, не являющегося товаром произведенным правообладателем, о незаконности нанесения на товар (упаковку) товарного знака SHIRLEY OF HOLLYWOOD экспертное заключение не содержит.

Кроме того, следует отметить, что в ответе на последний вопрос патентный поверенный указала, что установлено, что предлагаемый индивидуальным предпринимателем ФИО1 к продаже товар имеет товарный знак, сходный с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком № 253630. При этом спорный товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)) нанесен только на упаковку товара, а на самом товаре (комплект двухпредметный женского эротического белья) спорного обозначения нет.

В ходе проведения анализа выяснено, что товарный знак «SHIRLEY OF HOLLYWOOD)), имеющий свидетельство № 253630 (исключительное право действует до 08.08.2012г.) не внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Поэтому у правообладателя товарного знака разрешения на его использование испрашивать не требуется.

При квалификации действий лица по использованию подлежащего правовой охране товарного знака в качестве административного правонарушения, необходимо учитывать, что незаконность его использования может не только посягать на общественные интересы, лежащие в плоскости публичных правоотношений (в частности, ввод в оборот на территории Российской Федерации контрафактной продукции), но и нарушать исключительное право правообладателя на товарный знак.

Учитывая, что защита товарного знака в гражданско-правовом порядке предусматривает совокупность мер гражданско-правовой ответственности и комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, применение мер публичной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака не может преследовать цели защиты частных интересов правообладателя и должно быть направлено, в первую очередь, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок.

Кроме того, отношения по незаконному использованию товарного знака на продукции, не обладающей признаками контрафактности, могут быть урегулированы на основе принципа диспозитивности, в то время как императивный метод правового регулирования, применяемый в публичных отношениях, не предполагает возможности такого разрешения правового конфликта, в частности, санкция статьи 14.10 КоАП РФ, предусматривает обязательную конфискацию (изъятие из оборота) контрафактной продукции.

Таким образом, закон не рассматривает товары, не обладающие признаками незаконного воспроизведения товарного знака, в качестве предмета административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ. Предмет правонарушения является необходимым элементом объективной стороны правонарушения.

Продукция, на которой товарный знак воспроизведен легитимным правообладателем, таким квалифицирующим признаком не обладает.

Согласно, части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица

В силу части 5 статьи 205 АПК, по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности.

В случае непредставления административным органом, составившим протокол, доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанного органа по своей инициативе.

Учитывая, что в ходе рассмотрения дела доказательств достаточных доказательств, для вывода о незаконным нанесении на товар (упаковку) товарного знака, суду не представлено, суд приходит к выводу об отсутствии состава правонарушения, что в силу пункта 2 части 1 статьи 24.5. КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность.

Как разъяснено в пунктах 15.1, 15.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 10 от 02.06.2004 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», арбитражный суд, вынося решение об отказе в привлечении лица к административной ответственности, не вправе применить административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения. Вместе с тем в резолютивной части соответствующего решения вопрос об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, должен быть разрешен с учетом положений пунктов 1 - 4 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ. На основании пункта 1 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ соответствующие вещи, если они не изъяты из оборота, подлежат возвращению законному владельцу (при его неустановлении передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.167-170, 176, 207-211 АПК РФ, ст. 30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, отказать.

Продукцию, изъятую у индивидуального предпринимателя ФИО1 согласно протокола изъятия от 13.02.2012 г. возвратить владельцу.

Решение вступает в законную силу по истечении десятидневного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Зверева А. В.