Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола помощником судьи Давлетовой Л.Х., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, место жительства:
г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью «Очкарик» (место нахождения: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>
д. 15, ОГРН <***> от 04.10.2005, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Юкоз Медиа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.05.2006, место нахождения: 121087, <...>), обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица18.09.2002, место нахождения: 119021, <...>) о прекращении нарушений права на товарные знаки и взыскании компенсации,

с участием представителей сторон:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.08.2014,

от ООО «Очкарик» – представитель по доверенности ФИО3 по доверенности
№ б/н от 02.09.2014,

от ООО «Юкоз медиа» – ФИО4 по доверенности от 25.08.2014,

от ООО «Яндекс» – ФИО5 по доверенности от 17.07.2013 № 88,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Очкарик»
о прекращении нарушений права на товарные знаки и взыскании компенсации.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.05.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Юкоз Медиа».

Определением арбитражного суда от 31.07.2014 принято уточнение исковых требований. Этим же определением арбитражного суда привлечены в качестве соответчиков по делу: общество с ограниченной ответственностью «Юкоз Медиа», общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»; общество с ограниченной ответственностью «Юкоз Медиа» исключено из состава третьих лиц.

Определением от 06.10.2014 суд принял к рассмотрению уточнение исковых требований.

Определением от 17.11.2014 арбитражный суд принял к рассмотрению уточнение исковых требований, согласно которому истец просит:

1. Обязать ООО «Очкарик» прекратить нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки «Очкарик» по Свидетельству № 226985 от 05 ноября 2002 года, «Очкарик» по Свидетельству № 283478 от 03 марта 2005 года, «Ochkarik» по Свидетельству № 283479 от 03 марта 2005 года, а именно:

• запретить использование обозначений «Очкарик», «ochkarik» «ОЧКАРИК-NV», «ochkarik-nv», «ОЧКАРИК», сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам № 226985, № 283478, № 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в связи с чем удалить указанные обозначения из товаросопроводительных документов, с сайта http://ochkarik-nv.narod.ru/, из названия торговой точки «САЛОН ОПТИКИ «ОЧКАРИК»»;

• запретить использование обозначения «Очкарик», сходного до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам № 226985, № 283478, № 283479, в фирменном наименовании Ответчика, на печати и вывеске при оказании Ответчиком услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ,
в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

• запретить использование обозначений «ochkarik», «ОЧКАРИК-NV», «ochkarik-nv», сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам
№ 226985, № 283478, № 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ; в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru;

2. Обязать ООО «Юкоз Медиа» удалить доменное имя ochkarik-nv.narod.ru
в течение десяти дней с даты вступления решения Суда в законную силу;

3. Взыскать с ООО «Очкарик» компенсацию в размере 1 350 000 руб.
за множественное длительное нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки по свидетельствам № 226985, № 283478, № 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками,
в фирменном наименовании ООО «Очкарик», на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске;

4. Взыскать солидарно с ООО «Очкарик», ООО «Юкоз-Медиа», ООО «Яндекс» компенсацию в размере 1350 ООО руб. за множественное длительное нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки по свидетельствам № 226985, № 283478, № 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru
и на сайте http://оchkarik-nv.narod.ru/ (заявление об уточнении исковых требований
от 10.11.2014, том 6 л.д. 117- 119).

Определением от 17.11.2014 судебное разбирательство отложено на 16.12.2014.

Представители сторон в судебное заседание явились.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме с учетом уточнения.

Представители ответчиков пролагали иск не подлежащим удовлетворению, поддержали доводы, изложенные в отзывах на исковое заявление (том 2 л.д. 2-8; том 3
л.д. 4-9; том 4 л.д. 73-79; том 5 л.д. 2-5, 51-57; том 6 л.д. 92-96; том 7 л.д. 20-24, л.д. 37-40; том 8 л.д. 3-5).

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Истец, обосновывая свои исковые требования, указывает, что индивидуальный предприниматель ФИО1 является правообладателем:

- товарного знака со словесным элементом «очкарик» по свидетельству № 226985 от 05.11.2002, зарегистрированного по заявке № 2001735955 с приоритетом от 06.12.2001 в отношении товаров и услуг 09,35 и 42 класса МКТУ;

- товарного знака со словесным элементом «очкарик» по свидетельству № 283478 от 03.03.2005 зарегистрированного по заявке № 2004716402 с приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44 классам МКТУ;

- товарного знака со словесным элементом «Ochkarik» по свидетельству № 283479 от 03.03.2005 зарегистрированного по заявке № 2004716915 с приоритетом от 28.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44 классам МКТУ (далее – товарные знаки, том 1 л.д. 30-60).

По мнению истца, ответчик (ООO «Очкарик») в своем фирменном наименовании, на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске, сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/, а также в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru
использует обозначения «очкарик», «ochkarik», «ОЧКАРИК-NV», «ochkarik-nv», сходные до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных товаров и услуг. Незаконные действия ответчика при использовании обозначения «очкарик», «ochkarik», «ОЧКАРИК-NV», «ochkarik-nv», сходного до степени смешения с товарным знаками «очкарик», «Ochkarik» по свидетельствам № 226985, № 283478, № 283479, нарушают исключительные права истца на товарные знаки, вводят потребителей в заблуждение и уменьшают покупательский спрос на его продукцию, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенных нарушений и выплаты компенсации.

Также истец полагает, что надлежащими ответчикам по делу применительно к требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца являются ООО «Юкоз Медиа» - администратор домена «narod.ru», фактический владелец доменного имени «ochkarik-nv.narod.ru», а также ООО «Яндекс», являвшийся администратором доменов «narod.ru», «ochkarik-nv.narod.ru» до 23.04.2013. По мнению истца, ООО «Юкоз Медиа» и ООО «Яндекс» также нарушали исключительные права истца на товарные знаки путем администрирования обозначений, сходных до степени смешения, в доменном имени «ochkarik-nv.narod.ru», которое обеспечивало доступ потребителей к сайту, использовавшемуся ООО «Очкарик» для продвижения товаров и услуг однородных тем, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском (уточненным в ходе судебного разбирательства).

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право, - к лицу, совершающему такие действия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 14.4.2.2 Правил).

Между тем, слово «очкарик» является общепринятым, широко распространенным и используемым в повседневном разговорном обиходе, обозначающим человека, носящего очки (слово «очкарик» обозначает – человек в очках (обычно о мужчине или мальчике) (Толковый словарь ФИО6.)).

Наименование «Очкарик» является неоригинальным, не обладающим различительной способностью, его использование не может привести к смешению товарных знаков.

Кроме того при сопоставлении товарных знаков истца «Очкарик», «Ochkarik» и изображения на вывеске, документации ответчика (том 1 л.д. 99-103, том 5 л.д. 137) суд пришел к выводу о том, что они различны по визуальному восприятию, так как в отношении товарных знаков по свидетельствам № 226985 и № 283478 товарный знак изображен в виде написания русскими буквами круглой формы с написанием первой заглавной буквы «О», которая горизонтально находится частично сверху или снизу относительно второй строчной буквы «ч». При этом в использованном шрифте характерными являются и остальные строчные буквы «к», «а», «р», «и», поскольку такой шрифт обычно не применяется.

В наименовании ответчика «Очкарик» применен обычный односложный шрифт. обычно применяемый при регистрации юридических лиц, в официальных документах, на печати.

В вывеске над входом в помещение, где расположен ответчик также в отличие
от товарного знака истца использован шрифт, где все буквы одинаковы по величине и являются заглавными, визуально значительно отличаются от шрифта товарного знака «Очкарик» по свидетельствам № 226985 и № 283478. Само наименование ответчика на вывеске написано на фоне оправы очков в виде двух эллипсовидных колец, что указывает на существенное отличие в написании товарного знака «Очкарик» с использованным ответчиком наименованием.

Сравнительный анализ товарных знаков истца и обозначения ответчика позволяет сделать вывод о наличии одного тождественного элемента, а именно самого слова (очкарик), однако это не свидетельствует об угрозе смешения объектов.

Кроме того, согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

В рассматриваемом случае сходство до степени смешения, вопреки доводам истца, является неочевидным.

Также истцом не доказана сама вероятность и угроза смешения у потребителей обозначений истца и ответчика; доказательства того, что потребители ошибочно обращаются за получением услуг к ответчику, ожидая получить услуги у истца.

Истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств того, что оказываемые ответчиком (ООО «Очкарик») услуги (продукция) ассоциируются у потребителя преимущественно с услугам (продукцией), оказываемыми истцом. При этом, как следует из представленной в материалы дела выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО1 (истца), последний осуществляет виды деятельности, отличные от видов деятельности, осуществляемых ответчиком – ООО «Очкарик» (том 1 л.д. 137-144).

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В рассматриваемом случае, вопреки доводам истца, в отсутствие доказательств сходства товарных знаков истца и используемого ответчиком обозначения до степени смешения, а также вероятности смешения у потребителей обозначений истца и ответчика, суд не усматривает фактов недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Кроме того, суд принимает во внимание, что бесспорные доказательства того, что сайт http://ochkarik-nv.narod.ru/ был создан именно ответчиком (ООО «Очкарик») суду не представлены. При этом, ответчик данный факт отрицает.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В силу статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В обоснование заявленного ко взысканию размера компенсации истец представил лицензионные договоры от 19.04.2012 № 1, № 2 и № 3, заключенные между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (лицензиаром) и ООО «Оптик-Вижн», ОАО «Московское объединение «Оптика», ООО «Очкарик»
(ОГРН <***>) (лицензиатами), в соответствии с которыми лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение право использования товарных знаков в отношении всех товаров, работ и услуг, для которых соответствующие товарные знаки зарегистрированы на неисключительной основе (неисключительную лицензию) на всей Российской Федерации, для обозначения производимых и реализуемых лицензиаром товаров и оказываемых лицензиатом работ и услуг (том 1 л.д. 108-134).

Согласно пункту 4.1. лицензионных договоров за использование прав, предоставленных по договору, лицензиат уплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение по ставке, согласованной сторонами в размере 5 % от дохода лицензиата от использования прав, передаваемых по договору в предпринимательской деятельности лицензиата, но не менее 600 000 рублей за каждый год (12 месяцев) использования предоставленных прав (минимальное вознаграждение).

Между тем, как следует из представленных в материалы выписок из единого государственного реестра юридических лиц (том 8 л.д. 3-151, том 9 л.д. 1-53), ФИО1 является генеральным директором ОАО Московское объединение «Оптика», а также учредителем ООО «Оптик-Вижн». Генеральным директором
ООО «Оптик-Вижн» в период с 17.11.2009 по 07.12.2010 являлась ФИО7, которая с 02.05.2006 по настоящее время является генеральным директором
«ООО «Очкарик» (ОГРН <***>).

Как следует из представленных истцом свидетельств на товарные знаки (том 1 л.д. 30-59), ФИО1, являясь генеральным директором ОАО «Московское объединение «Оптика», приобрел у последнего права на три товарных знака (знака обслуживания), которые впоследствии, 19.02.2012 передал по лицензионным договорам за лицензионную плату в размере не менее 600 000 рублей вышеуказанным взаимосвязанным юридическим лицам (в том числе, ОАО «Московское объединение «Оптика»). При таких обстоятельствах оснований полагать, что заявленная ко взысканию сумма компенсации является соразмерной не имеется.

Как следует из материалов дела, в настоящее время ООО «Очкарик» переименовано в ООО «Оптика Сервис Плюс» (том 5 л.д. 120-122); на основании заключенного
ООО «Очкарик» с рекламным агентством договора произведен демонтаж вывески «Очкарик», расположенный над входом в салон оптики по ул. Ленина, д.15,
в г. Нижневартовске, установлена новая вывеска «Оптика» (том 5 л.д. 123-125; том 9).

Кроме того, определением от 01.12.2014 суд удовлетворил ходатайство
ООО «Юкоз Медиа» об обеспечении доказательств, поручил судебному приставу Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с участием специалиста отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности этого же управления, произвести осмотр сайта с доменным именем http://ochkarik-nv.narod.ru/ .

Во исполнение указанного определения суда судебным приставом-исполнителем ОСП по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийкому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ФИО8 совместно с начальником отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности этого же управления ФИО9 произведен осмотр сайта с доменным именем http://ochkarik-nv.narod.ru/ , по результатам которого составлен Акт о совершении исполнительных действий от 08.12.2014, согласно которому по результатам осмотра вышеуказанный сайт не найден (404-ошибка) (том 9 л.д. 77-78).

Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, истец свою позицию по делу не уточнил, настаивал на заявленных требованиях в полном объеме (в редакции уточнения
от 10.11.2014, том 6 л.д. 117-119).

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

За рассмотрение настоящего спора в арбитражном суде истец заплатил государственную пошлину в размере 38 500 руб. 00 коп. (том 1 л.д. 150), тогда как, учитывая объем заявленных истцом требований (с учетом уточнения размера исковых требований) государственная пошлина подлежала уплате в размере 44 500 руб. 00 коп..
В связи с чем, государственная пошлина в размере 6 000 рублей подлежит доплате в доход федерального бюджета.

В соответствии с нормами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца, как на лицо не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья С.А. Гавриш