Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Писаренко Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Вахняк Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ, г. Пфорцхайм Германия, к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Челябинск, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО2, ФИО3, о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО4 – представителя на основании доверенности от 17.01.2012 г., сроком действия до 06.09.2013 г., предъявлен паспорт,

от ответчика - ФИО5 – представителя на основании доверенности от 27.12.2010 г., сроком действия три года, предъявлено удостоверение адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к ФИО1, являющегося индивидуальным предпринимателем, о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак «WEGOMA» путем запрета использовать (администрировать) доменные имена «wegoma.ru», «wegomarus.ru» в сети Интернет, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «WEGOMA» в размере 4 000 000 руб. 00 коп.

Определением арбитражного суда от 15.03.2011 г. в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ФИО2, ФИО3

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 09.02.2012 г. в судебном заседании объявлен перерыв до 12 часов 00 минут 10.02.2012 г.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.асов 00 минут 21

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, представил отзыв, в котором указал, что ответчик является обладателем исключительных прав на товарный знак «WEGOMA», что подтверждается решением о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), таким образом, ответчик является администратором доменных имен www.wegoma.ru,www.wegomarus.ru на законных основаниях.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ.

Как установлено в судебном заседании, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «WEGOMA» по международной регистрации № 912657 с приоритетом от 14 июня 2006 г., охраняемой на территории Российской Федерации в отношении товаров 7 класса МКТУ что подтверждается свидетельством о регистрации от 20.10.2006 г.

Исковые требования истец мотивировал тем, что истец являясь обладателем исключительных прав на товарный знак «WEGOMA», не передавал ответчику в установленном законом порядке права на использование товарного знака; регистрация и использование ответчиком доменов «wegoma.ru» и «wegomarus.ru» вводит в заблуждение пользователей сети Интернет и направляют их на интернет-сайты, которые содержат информацию о товарах, однородных товарам, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак «WEGOMA» (7 международная классификация товаров и услуг), поскольку доменные имена используются в отношении следующих товаров: форматно-раскроечные станки, кромкооблицовочные станки, стружкоососы и пылеудаляющие аппараты, автоподатчики, ручные кромкооблицовочные станки, пилы ручные, пильные диски и фрезы, фрезера ручные, рубанки, вакуумные держатели, ручной инструмент, подрезатели кромки, оснастка, струбцины, сверлильно-присадочные станки, погружные торцовочные пилы, инструменты для производства мебели и переработки искусственного камня, сверлильно-присадочные станки и прочие станки. Таким образом, истец не имеет возможности зарегистрировать доменное имя «wegoma.ru» и «wegomarus.ru» по причине занятости указанного доменного имени другим лицом.

Истцом в подтверждение указанных фактов представлены нотариально заверенные протоколы о производстве осмотра доказательств от 10.06.2010 г. и от 15.09.2010 г.

Согласно информации, предоставленной истцу на адвокатский запрос Автономной некоммерческой организации «Региональный Сетевой Информационный Центр», пользователем домена «wegoma.ru» (так называемым Администратором домена) по состоянию на 11.10.2010 г. являлся ответчик - ФИО1.

Как следует из письма письмо Автономной некоммерческой организации «Региональный Сетевой Информационный Центр» (исх. № 305-С от 15.03.2011 г.), домен wegoma.ru зарегистрирован 26.09.2006 г. ФИО6, 08.10.2009 г. права на домен были переданы ФИО1, 12.01.2011 г. права на домен были переданы текущему администратору ФИО3

Кроме того, ответчик является также администратором домена «wegomarus.ru», что подтверждается данными справочной службы WhoisАвтономной некоммерческой организации «Региональный Сетевой Информационный Центр», доступной в сети Интернет по адресу: http://www.nic.ru/whois/ по состоянию на 24.10.2010 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Статьей 12 ГК РФ в качестве одного из способов защиты нарушенного права определено присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

То есть, законом предусмотрено условие, при котором включение в доменное имя обозначения, совпадающего или сходного до степени смешения с товарным знаком, будет являться нарушением, а именно: использование его в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован.

Распечатка материалов сайта ответчика, представленная истцом, свидетельствует о том, что ответчиком предоставляются услуги по поиску информации в сети Интернет, то есть услуги, аналогичные предоставляемым истцом.

В ходе рассмотрения дела, арбитражным судом назначена судебная экспертиза, производство которой поручено эксперту Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» ФИО7, на разрешение которой поставлены следующие вопросы:

1. Является ли словесное обозначение wegoma, используемое в качестве названия домена в зоне RU, тождественным или сходным до степени смешения с международным товарным знаком по свидетельству № 912657?

2. Является ли словесное обозначение wegomarus, используемое в качестве названия домена в зоне RU, тождественным или сходным до степени смешения с международным товарным знаком по свидетельству № 912657?

3. Является ли словесное обозначение wegoma, используемое на страницах вебсайта www.wegoma.ru, тождественным или сходным до степени смешения с международным товарным знаком по свидетельству № 912657?

4. Является ли словесное обозначение wegoma, используемое на страницах вебсайта www.wegomarus.ru, тождественным или сходным до степени смешения с международным товарным знаком по свидетельству № 912657?

5. Являются ли товары, упоминаемые на вебсайте www.wegoma.ru однородными с товарами, указанными в свидетельстве на товарный знак № 912657?

6. Являются ли товары, упоминаемые на вебсайте www.wegomarus.ru,однородными с товарами, указанными в свидетельстве на товарный знак № 912657?

Согласно заключению установлено:

1. Словесное обозначение wegoma, используемое в составе названия домена в зоне RU, является тождественным с международным товарным знаком по свидетельству № 912657.

2. Словесное обозначение wegomarus, используемое в составе названия домена в зоне RU, является сходным до степени смешения с международным товарным знаком по свидетельству № 912657.

3. Словесное и комбинированное обозначения wegoma, используемые на страницах вебсайта www.wegoma.ru, являются сходными до степени смешения с международным товарным знаком по Свидетельству № 912657.

4. Словесное обозначение wegoma, используемое на страницах вебсайта www.wegomarus.ru, является сходным до степени смешения с международным товарным знаком по Свидетельству № 912657.

5. Товары, упоминаемые на вебсайте www.wegoma.ru, являются однородными с товарами, указанными в свидетельстве на товарный знак № 912657.

6. Товары, упоминаемые на вебсайте www.wegomarus.ru, являются однородными с товарами, указанными в свидетельстве на товарный знак № 912657.

В судебном заседании допрошен эксперт ФИО7, подтвердивший выводы, изложенные в составленном им заключении.

Представитель ответчика в судебном заседании заявил ходатайство о назначении дополнительной/повторной экспертизы в связи с недостаточной ясностью и полной заключения эксперта.

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные по делу доказательства, доводы представителей сторон, суд не установил наличие противоречий в выводах судебного эксперта; представителем ответчика не представлено доказательств недостоверности выводов, изложенных экспертом в заключении.

Кроме того, согласно представленному ответчиком заключению специалиста - патентного поверенного РФ ФИО8, последний подтвердил доводы, изложенные экспертом в заключении в части обозначение WEGOMA сходным до степени смешения с доменными именами «wegoma.ru», «wegomarus.ru».

Совокупность документально подтвержденных обстоятельств, позволяет арбитражному суду сделать вывод о том, что деятельность ответчика, являвшегося владельцем доменных имен «wegoma.ru», «wegomarus.ru» вводит в заблуждение пользователей сайта относительно производителя услуг, чьи права на их исключительное предоставление подтверждены регистрацией товарного знака «WEGOMA», и лишает истца возможности вести свою деятельность в России в сети Интернет путем регистрации на себя соответствующего доменного имени. Указанные обстоятельства позволяют суду квалифицировать действия ответчика как акт недобросовестной конкуренции в отношении истца, требующий пресечения в виде запрета использования доменного имени «wegoma.ru», «wegomarus.ru».

Как следует из Решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, представленного ответчиком в судебном заседании, на имя ФИО9 зарегистрирован товарный знак «WEGOMA» № 435118 для услуг 35 класса МКТУ, в том числе - представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, в том числе интернет-магазины; продажа аукционная: продвижение товаров (для третьих лиц) на основании заявки, поданной 16.07.2010 г.

Представителем ответчика в судебное заседание представлены письменные пояснения патентного поверенного РФ ФИО8 (регистрационный номер 1063), согласно которым доменные имена www.wegoma.ru,www.wegomarus.ru - символьные обозначения, предназначенные для идентификации информационных ресурсов и адресации запросов в сети Интернет и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и обычаями делового оборота не входят в число охраняемых средств индивидуализации, согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ и не является самостоятельным обозначением, способным отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от товаров и услуг других юридических или физических лиц, поскольку доменное имя не является ни товаром, ни услугой. Представляя товары различных производителей через «интернет-магазин», ФИО9 оказывает услуги в соответствии с перечнем товаров по свидетельству на товарный знак «WEGOMA» № 435118.

Так же представителем ответчика в материалы дела представлено заключение специалиста - патентного поверенного РФ ФИО8 (регистрационный номер 1063), согласно которому обозначение «WEGOMA» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 435118 правообладателя ФИО1 является сходным до степени смешения с доменными именами «wegoma.ru», «wegomarus.ru», по данным по состоянию на 09.02.2012 г. на сайтах, использующих средство адресации (доменное имя) wegoma.ru, wegomarus.ru правообладателем товарного знака (знака обслуживания) представлены с целью розничной продажи товары различных производителей с целью их розничной продажи, что соответствует перечню услуг 35 класса МКТУ по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 435118 правообладателя ФИО1

Представителем ответчика в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств по состоянию на 12.01.2012 г. - информационных ресурсов, находящихся по адресам:

1) www.archive.org-Web-Search: http: // wegoma. de - Jul 16 2006 - deutsche Version- Unternehmen - «WEGOMA» International – Eurona,

2) www.wegoma.ru,

3) www.wegomarus.ru.

Регистрация товарного знака «WEGOMA» ответчиком, как установлено судом, осуществлена после регистрации товарного знака истцом (международная регистрация № 912657 от 14.06.2006 г.).

Предметом спора является использование доменного имени, которое, как установлено в настоящем споре, фактически трансформировалось в средство, выполняющее функцию товарного знака, и используется ответчиком для индивидуализации товаров и услуг, право на оказание которых принадлежит в силу статьи 3 Закона РФ «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» исключительно истцу.

Кроме того, довод ответчика, изложенные в письменных пояснениях патентным поверенным РФ ФИО8 о том, что доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, и что истец не представил доказательств обладания исключительными правами в отношении использования обозначения «WEGOMA» в доменном имени, а потому ответчик не может быть лишен права на его использование не состоятелен.

Предметом данного спора является защита прав на товарный знак «WEGOMA». Нарушением права правообладателя товарного знака, согласно действующему законодательству, является в том числе, размещение его без разрешения правообладателя в доменном имени в сети Интернет. Деятельность ответчика по использованию доменного имени квалифицирована судом как акт недобросовестной конкуренции, пресечение которой в отношении объектов промышленной собственности осуществляется в соответствии с положениями статьи 10bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности. Согласно пункту 1 указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подпункту 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Кроме того, представителем ответчика в материалы дела представлен договор передачи исключительной лицензии на использование товарного знака, подписанный 05.06.2008 г. между Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ (лицензиар) и ФИО1 (лицензиатом), согласно которому:

- лицензиар является обладателем исключительных прав на товарный знак WEGOMA по международной регистрации № 912657 от 14.06.2006 г. с приоритетом от 14.06.2006 г. (пункт 1),

- лицензиат желает использовать на условиях настоящего договора лицензию на использование товарного знака WEGOMA в целях применения, ввоза, предложения к продаже, продажи, регистрации доменного имени wegoma.ru, wegomarus.ru, wegoma-holz.ru (пункт 2),

- лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора исключительную лицензию на использование товарного знака WEGOMA на территории Российской Федерации, при этом лицензиату предоставляются права: на использование продукции по лицензии и/или специальной продукции, включая ее продажу; регистрацию на свое имя лицензиата доменных имен wegoma.ru, wegomarus.ru, wegoma-holz.ru (пункт 2.1.),

- лицензиар обязуется зарегистрировать договор в органах государственной сласти Российской Федерации (пункт 3.4.),

- лицензиат вправе указывать в соответствующих рекламных материалах, а так же в сети Интернет товарный знак WEGOMA продаваемой продукции в Российской Федерации (пункт 5.1.),

- настоящий договор заключен на срок действия международной регистрации № 912657 товарного знака WEGOMA (пункт 7.1).

В материалах дела имеются рекламные проспекты продукции с товарным знаком WEGOMA, на которых указаны спорные доменные имена.

Как пояснил в судебном заседании представитель истца, истец имел намерение предоставить ответчику исключительную лицензию на использование товарного знака WEGOMA на территории Российской Федерации, в связи с чем был подписан представленный представителем ответчика договор. Но указанный договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, в связи с чем он является недействительным.

В соответствии с положениями статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (пункт 1).

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора (пункт 2).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Представитель ответчика не представил суду доказательства, подтверждающие государственную регистрацию договора от 05.06.2008 г., подписанного сторонами.

Таким образом, требование истца о запрете индивидуальному предпринимателю ФИО1 использовать (администрировать) доменные имена «wegoma.ru» и «wegomarus.ru» в сети Интернет является обоснованным и, таким образом, подлежит удовлетворению.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушения исключительного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с участием требования разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерно использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно разъяснениям пункта 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера компенсации следует учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличии ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в размере от десяти до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом доказанности материалами дела случая незаконного использования товарного знака, характера и длительности правонарушения, степени вины ответчика, исходя из принципа разумности и справедливости, арбитражный суд считает необходимым взыскать компенсацию с ответчика в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы, понесенные последним, в виде государственной пошлины в размере 27 000 руб. 00 коп., стоимости экспертизы в размере 28 125 руб. 00 коп. (пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований).

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО1 использовать (администрировать) доменные имена «wegoma.ru» и «wegomarus.ru» в сети Интернет.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ компенсацию за нарушение исключительного права в размере 1 000 000 руб. 00 коп., судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 27 000 руб. 00 коп., стоимости экспертизы в размере 28 125 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Писаренко Е.В.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда - http://18aas.ru.