Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кургане 16 июня 2022 г. гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Планета» к Новиковой Т.М. о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака,

по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Планета» на решение Кетовского районного суда Курганской области от 16 сентября 2021 г.

Заслушав доклад судьи Гусевой А.В. об обстоятельствах дела, пояснения представителя истца Чистобаевой В.И., ответчика Новиковой Т.М., ее представителя Новиковой Е.Б., судебная коллегия

установила:

общество с ограниченной ответственностью «Планета» (далее по тексту – ООО «Планета») обратилось в суд с иском к Новиковой Т.М. о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака.

В обоснование иска указывало, что в ходе закупки, произведенной 9 июня 2018 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: <адрес>, установлен факт продажи контрафактного товара (набор для рисования). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: Новикова Т.М., дата продажи: 9 июня 2018 г., ИНН продавца: №. На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 632208, исключительные права на который принадлежат истцу ООО «Планета». Осуществив продажу контрафактного товара, ответчик нарушила исключительное право истца на товарный знак. Разрешение на такое использование объекта интеллектуальной собственности истца путем заключения соответствующего договора ответчик не получала, следовательно, такое использование осуществлено незаконно, то есть с нарушением исключительных прав истца на товарный знак № 632208. Просило взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 632208 в размере 10 000 руб., судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства - товара, приобретенного у ответчика, в сумме 250 руб., стоимость почтовых отправлений в виде искового заявления в размере 373 руб. 54 коп., сумму оплаченной государственной пошлины в размере 400 руб.

Представитель истца ООО «Планета» в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен своевременно и надлежащим образом, в ходатайстве просил рассмотреть дело без его участия, на исковых требованиях настаивал.

Ответчик Новикова Т.М. в судебном заседании с иском не согласилась, указала, что истцом доказан только факт принадлежности ему указанного права, но не факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. Полагает, что в данном случае роль фонетического сходства противопоставляемых обозначений не влияет существенным образом на вывод о сходстве этих обозначений, поскольку установлено отсутствие высокой степени сходства сравниваемых обозначений по другим критериям сравнения. Указывает, что при сравнении товарного знака истца и обозначений, размещенных на реализованном ответчиком товаре, обозначения, размещенные на товаре, не ассоциируются с товарным знаком № 632208 с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия. В материалы дела не представлено доказательства фактического смешения обозначения товарного знака. Учитывая низкую степень сходства товарного знака № 632208 и обозначения, размещенного на товаре ответчика, неочевидную однородность товара, для которого зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика, низкую различительную способность товарного знака, а также влияние иных обстоятельств, полагает, что обозначение на спорном товаре ответчика, не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 632208, право на который принадлежит истцу.

Кетовским районным судом Курганской области 16 сентября 2021 г. постановлено решение, которым в удовлетворении исковых требований ООО «Планета» отказано.

Не согласившись с решением суда, ООО «Планета» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме, взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

В обоснование указывает, что судом первой инстанции не дана оценка экспертному заключению патентного поверенного Российской Федерации № 1810 от 26 октября 2020 г., а также оставлено без рассмотрения ходатайство истца о приобщении к материалам дела копии указанного экспертного заключения. Выражает несогласие с выводом суда о том, что изображение, размещенное на спорном товаре, не сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Указывает, что в силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее по тексту – Правила), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (редакция от 23 ноября 2020 г.) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Настаивает, что судом первой инстанции не учтен род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость. Указывает, что спорный товар по своему функциональному назначению является головоломкой из набора элементов для составления картины и является аналогичным товару, производимому правообладателем. Кроме того, при визуальном сравнении изображения зарегистрированного товарного знак истца с реализованным ответчиком товаром (набором для творчества), считает возможным установить визуальное сходство до степени смешения. Также обращает внимание, что общее оформление упаковки товара, реализованного ответчиком, повторяет оформление упаковки оригинального товара, что вводит потребителей в заблуждение. Обратная сторона контрафактного товара так же, как и упаковка оригинального товара оформлена в стиле ночного неба в синих тонах со звездами, имеются вставки «стикеры» палитрой желтого и горчичного цвета, также над надписью «Рисуй светом» присутствует изображение мальчика не в полный рост, ниже которого также расположена надпись «Рисуй светом». Обращает внимание, что судом первой инстанции произведен анализ лишь лицевой стороны упаковки спорного товара, обратная же сторона упаковки полностью проигнорирована. Настаивает, что в совокупности с оформлением упаковки, однородностью товаров, изображение на упаковке реализованного ответчиком товара вызывает смешение с товарным знаком правообладателя и вводит потребителей в заблуждение. Выражает несогласие с выводом суда об отсутствии сходства изображения на спорном товаре с товарным знаком истца, в связи с различием шрифтов, а также при отсутствии признаков графического и цветового подражания, поскольку суд первой инстанции не учел влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения в целом, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. Настаивает, что права обладателя товарного знака могут быть нарушены посредством использования самого товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. Указывает, что не заявлял, что обозначения, нанесенные на товары, являются тождественными. Кроме того, вопреки выводам суда, при восприятии сравниваемых обозначений внимание потребителей сосредоточено на словесных элементах. В сравниваемых обозначениях полностью совпадают словосочетания (звуки) «Рисуй светом», составляющие идентичную схожесть словесного элемента, а именно по 4 слога в каждом обозначении. Между словесными элементами противопоставленных обозначений «Рисуй светом!» и «Рисуй светом» имеется явное фонетическое сходство, ввиду полного вхождения двух словесных элементов противопоставленных обозначений в спорный товарный знак. При этом не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих элементов. Указанные обстоятельства свидетельствуют о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Наличие восклицательного знака не опровергает явное созвучие сравниваемых элементов при произношении. При восприятии спорных обозначений в целом они стойко ассоциируются друг с другом за счет установленной высокой степени звукового сходства и значительно повышает возможность смешения обозначений потребителями. Считает, что из представленных доказательств и фактических обстоятельств дела в совокупности следует, что различия в буквенном и фонетическом составе словесных элементов сравниваемых обозначений, как и наличие изобразительного элемента в спорном обозначении, не приводят к различному общему зрительному впечатлению. Таким образом, оценивая указанные доказательства в совокупности, у суда имелись все основания для признания факта схожести обозначения и степени однородности товаров.

В возражениях на апелляционную жалобу Новикова Т.М. выразила согласие с решением суда, указав на несостоятельность доводов апелляционной жалобы истца.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда от 9 декабря 2021 г. решение Кетовского районного суда Курганской области от 16 сентября 2021 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Планета» – без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20 апреля 2022 г. указанное апелляционное определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела представитель истца ООО «Планета» Чистобаева В.И., действующая на основании доверенности и принимавшая участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции посредством системы видеоконференц-связи, доводы апелляционной жалобы поддержала, просила решение суда отменить.

Ответчик Новикова Т.М. и ее представитель Новикова Е.Б., допущенная к участию в деле на основании устного ходатайства ответчика, с доводами апелляционной жалобы не согласились, просили решение суда оставить без изменения.

Проверив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на жалобу, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смещений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Из материалов дела следует, что ООО «Планета» является правообладателем товарного знака № 632208 (логотип – «Рисуй светом! набор для творчества!»), что подтверждается свидетельством от 11 октября 2017 г.

Новикова Т.М. с 24 ноября 2014 г. по 14 января 2019 г. являлась индивидуальным предпринимателем, в качестве ее дополнительного вида деятельности значится торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (выписка из ЕГРИП от 18 июня 2021 г.).

9 июня 2018 г. в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, ИП Новиковой Т.М. был реализован товар: набор для рисования в темноте, стоимостью 250 руб., что подтверждается товарным чеком от 9 июня 2018 г., видеозаписью, а также самим товаром, приобщенным судом к материалам настоящего дела в качестве вещественного доказательства. На упаковке данного товара имеется изображение «Рисуй светом», сходное, по мнению истца, до степени смешения с товарным знаком № 632208.

Факт реализации спорного товара ответчик Новикова Т.М. в ходе разрешения спора не оспаривала.

Поскольку исключительные имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, использованные при продаже ответчиком товара, принадлежат истцу, а ООО «Планета» не давало своего разрешения ИП Новиковой Т.М. на использование принадлежащих истцу прав, не вводило приобретенный товар в гражданский оборот, общество обратилось с настоящим иском в суд.

Проанализировав установленные обстоятельства дела в совокупности с приведенными выше нормами права, регулирующими спорные правоотношения, суд первой инстанции пришел к выводу о невозможности смешения спорного обозначения и товарного знака, правообладателем которого является истец, в связи с чем отказал истцу в удовлетворении заявленных исковых требований.

Судебная коллегия с таким выводом суда первой инстанции согласиться не может по следующим основаниям.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью суда в силу части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632208 подтвержден материалами дела.

По смыслу пункта 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (части 1 - 4 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Следуя указаниям суда кассационной инстанции о необходимости решения вопроса о судьбе направленных истцом в материалы дела доказательств, судебная коллегия приходит к следующему.

Действительно, согласно штампу суда, поступившие от ООО «Планета» в электронном виде, в том числе отзыв на возражения на доводы истца, экспертное заключение патентного поверенного Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 1810, были зарегистрированы 16 сентября 2021 г., то есть после принятия судом первой инстанции итогового решения по делу, при этом, направлены в суд данные доказательства были 15 сентября 2021 г., то есть до начала проведения судебного заседания и подлежали оценке наряду с иными собранными по делу доказательствами.

Вместе с тем, проанализировав данные документы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ссылка истца на экспертное заключение патентного поверенного Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 1810, во всяком случае, не может быть принята во внимание, поскольку, как верно отмечено ответчиком в письменных пояснениях относительно доводов апелляционной жалобы истца, данное заключение дано в отношении товара, реализованного ООО «Стиль», не являющимся участником настоящего спора, тогда как статья 59 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации об относимости доказательств, предусматривает, что суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

В рамках рассматриваемого спора ходатайств о назначении судебной экспертизы относительно реализованного непосредственно ответчиком Новиковой Т.М. товара не поступало.

Представленные в ходе апелляционного рассмотрения дела заключения патентных поверенных от 12 ноября 2021 г., от 11 мая 2022 г. и от 14 июня 2022 г., составлены после вынесения обжалуемого решения суда, в связи с чем не могут быть приняты во внимание судебной коллегией, поскольку в силу части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Доказательств отсутствия у истца такой возможности материалы дела не содержат, что свидетельствует о том, что при наличии процессуальной заинтересованности в представлении дополнительных доказательств ООО «Планета» имело возможность направления таковых до рассмотрения инициируемого истцом спора по существу заявленных им требований.

Принимая во внимание изложенное, а также исходя из занимаемой как истцом, так и ответчиком позиции о том, что специальных знаний для установления юридически значимых по делу обстоятельств не требуется, судебная коллегия, с учетом предмета иска, приходит к выводу, что материалы дела содержат документы, достаточные для их оценки без предоставления дополнительных доказательств.

Так, применяя вышеуказанную методику определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Из свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 632208 следует, что последний имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг – 28 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Товарный знак № 632208 является комбинированным, представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом!», сочетающейся с надписью мелким шрифтом «набор для творчества». Голова мальчика изображена до уровня плеч. При этом словесный элемент «набор для творчества» является неохраняемым.

Исходя из данных, имеющихся на официальном сайте правообладателя товарного знака № 632208, в цветовом решении знака использованы оранжевый (волосы на голове мальчика), бежевый (лицо и пальцы мальчика), болотный (слов «Рисуй», световая указка и фон для надписи «набор для творчества»), белый (надпись «светом!») и черный цвета (надпись «набор для творчества»).

Представленный в материалы дела товар, приобретенный истцом у ответчика, идентичен по своему оформлению, отличается лишь размером упаковки.

Также установлено, что на товарном знаке истца и товарах, реализованных ответчиками, используется словесное обозначение «Рисуй светом».

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оценив сходство сравниваемых обозначений по звуковым (фонетическим) признакам, можно отметить наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, идентичное расположение звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов (слов) и их одинаковое расположение, полное вхождение одного обозначения в другое, полное совпадение ударений.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по фонетическому признаку: «Рисуй светом!» и «Рисуй светом».

Оценивая сходство сравниваемых обозначений по графическим (визуальным) признакам, судебная коллегия считает необходимым отметить, что имеются различия как в используемых шрифтах словесных обозначений, так и цветовом исполнении обозначений. Словесное обозначение, размещенное на товаре, реализованном ответчиком, выполнено в бирюзово-голубой цветовой гамме с черным обрамлением; на товарном знаке истца словесные элементы «Рисуй цветом!» представлены в болотно-белой цветовой гамме с черным обрамлением.

В части графического написания букв, в сравниваемых обозначениях используются печатные буквы, с применением заглавной (первая буква в словосочетании) и строчных букв, при этом в словесном обозначении, используемом на товарах истца, буква «у» выполнена в письменном виде.

Расположение букв по отношению друг к другу идентичное: одно слово расположено под другим. Сравниваемые словесные обозначения выполнены с использованием алфавита на основе кириллицы.

Степень сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию оценивается судом как средняя.

Оценив сходство сравниваемых обозначений по смысловым (семантическим) признакам, судебная коллегия отмечает, что заложенные в обозначение понятия, идеи - рисование светом, подобны друг другу; элементы обозначений, имеют одинаковую смысловую нагрузку.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по смысловому (семантическому) признаку.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Словесный элемент «Рисуй светом!», входящий в состав охраняемых элементов товарного знака истца, является доминирующим, сильным элементом товарного знака.

При этом, сильный элемент товарного знака истца и словесный элемент сравниваемого обозначения являются тождественными.

Вхождение доминирующих словесных элементов «Рисуй светом» товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как уже было отмечено выше, товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров по 28 классу «головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр» МКТУ, к которому также относится и товар ответчика - игровой набор для рисования в темноте.

В этой связи, можно сделать вывод о том, что товар, реализованный ответчиком, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, предназначены для игр, преимущественно для одного круга потребителей – товары для детей.

Таким образом, товар, реализованный ответчиком, является однородным с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Обозначения, использованные на товаре, приобретенном у ответчика, и товарный знак истца имеют определенное графическое сходство, одинаковое смысловое значение, тождественны по фонетическому признаку.

Анализируя сравниваемые обозначения с учетом их восприятия в целом (общего впечатления), судебная коллегия также приходит к выводу, что обозначения, размещенные на товаре, ассоциируются с товарным знаком истца с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений, в связи с чем, имеется вероятность смешения обозначений на спорном товаре, реализованном ответчиком, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 632208, право на который принадлежит истцу.

Учитывая, что правообладатель разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал, то использование указанного знака является незаконным.

В этой связи, следует признать доказанным факт использования ответчиком товарного знака правообладателя № 632208.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 59, 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец произвел расчет исходя из минимального размера компенсации – 10000 руб.

Ходатайств о снижении размера компенсации ниже низшего предела, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации, ответчиком заявлено не было.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 632208 к ответчику Новиковой Т.М. в размере 10000 руб., заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства - товара приобретенного у ответчика, и стоимости почтовых отправлений.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В силу части 2 той же статьи данные правила относятся также к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

В случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов (часть 3 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, помимо прочего относятся связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами (абзац 8 статьи 94 названного кодекса).

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу.

Согласно пункту 2 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, также могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Как следует из материалов дела, для приобретения товара по спорным правоотношениям истцом было затрачено 250 руб., что подтверждается товарным чеком от 9 июня 2018 г., а также понесены почтовые расходы на отправку искового заявления в адрес ответчика в размере 373 руб. 54 коп., что подтверждается кассовым чеком от 28 мая 2021 г.

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого истец имеет приоритет, в отсутствие согласия истца.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в размере стоимости вещественного доказательства – товара, приобретенного у ответчика, в сумме 250 руб., а также почтовые расходы в размере 373 руб. 54 коп.

В соответствии с частью 4 статьи 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных жалоб, представлений.

Из материалов дела следует, что при обращении в суд с исковым заявлением ООО «Планета» была произведена оплата государственной пошлины в размере 400 руб., о чем в материалы дела представлено платежное поручение № 2286 от 24 мая 2021 г., кроме того, при подаче апелляционной жалобы истец оплатил государственную пошлину в размере 3 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 4820 от 18 октября 2021 г.

Поскольку суд апелляционной инстанции, найдя заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы ответчика, пришел к выводу о наличии оснований для отмены состоявшегося по делу решения суда, с Новиковой Т.М. в пользу ООО «Планета» в соответствии со статьями 98, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию судебные расходы по оплате последним государственной пошлины за подачу искового заявления и апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Кетовского районного суда Курганской области от 16 сентября 2021 г. отменить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Планета» к Новиковой Т.М. о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака удовлетворить.

Взыскать с Новиковой Т.М. в пользу общества с ограниченной ответственностью «Планета» в счет компенсации за нарушение прав на использование товарного знака 10000 руб., судебные расходы в размере стоимости вещественного доказательства – товара, приобретенного у ответчика, в сумме 250 руб., почтовые расходы в размере 373 руб. 54 коп., государственную пошлину в размере 3 400 руб.

Судья – председательствующий:

Судьи:

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 22 июня 2022 г.