Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «КАМАЗ» к Ермолаеву Вячеславу Анатольевичу о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, расходов по госпошлине

по апелляционной жалобе с учетом дополнения к ней ПАО «КАМАЗ»

на решение Ленинского районного суда г. Иркутска от 19 мая 2017 года,

установила:

В обоснование иска ПАО «КАМАЗ» указало, что является правообладателем общеизвестных товарных знаков КАМАЗ с изображением бегущей лошади. Лицензионные договоры на использование товарных знаков, договоры об уступке прав на товарные знаки истец с ответчиком, не заключал.

Судебными актами по делу № А19-2377/2016 Арбитражного суда Иркутской области, Четвертого арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам установлен факт незаконного использования общеизвестных товарных знаков ПАО «КАМАЗ» на фасаде здания ТЦ «Вертикаль» по адресу <адрес изъят> путем размещения на рекламной конструкции - баннере надписи синего цвета «Оригинальные запчасти КАМАЗ» и изображения бегущей лошади, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 17 июля 2015 года.

В связи с незаконным использованием товарного знака в адрес Ермолаева В.А. направлена претензия 28 сентября 2016 года. Однако почтовый конверт был возвращен почтой России с отметкой об истечении срока хранения, что подтверждается обратным почтовым отравлением.

ПАО «КАМАЗ» просило суд взыскать с Ермолаева В.А. компенсацию за незаконное использование общеизвестных товарных знаков на фасаде здания ТЦ «Вертикаль» по адресу <адрес изъят> путем размещения на рекламной конструкции - баннере надписи синего цвета «Оригинальные запчасти КАМАЗ» и изображения бегущей лошади в размере 100 000 рублей; расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 200 рублей.

Решением Ленинского районного суда г. Иркутска от 19 мая 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней представитель ПАО «КАМАЗ» по доверенности Хусиханов У.С. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное.

В обоснование доводов жалобы указывает, что суд неправильно применил нормы материального и процессуального права. При вынесении решения судом не учтено, что товарные знаки могут использоваться третьими лицами исключительно с согласия правообладателя. Лицензионные договоры на использование товарных знаков либо договоры об уступке прав на товарные знаки истец с ответчиком не заключал. Неправильно оценив представленные истцом доказательства, суд пришел к необоснованному выводу об отсутствии незаконного использования Ермолаевым В.А. товарных знаков ПАО «КАМАЗ». Кроме того, суд не учел, что 01.06.2017 между ПАО «КАМАЗ», ООО «Региональный центр ЗМЗ» и Ермолаевым В.А. подписано соглашение о признании факта незаконного использования товарных знаков ПАО «КАМАЗ», в котором ответчик признал факт незаконного размещения товарного знака.

Ответчиком факт незаконного использования товарных знаков был подтвержден соглашением от 01 июня 2017 года. Заверенная копия была приложена к апелляционной жалобе. Указанное соглашение не могло быть представлено в суд первой инстанции. Кроме того, п. 2.2 соглашения был добровольно исполнен Ермолаевым В.В.

Возражений на апелляционную жалобу не поступило.

Заслушав доклад судьи Астафьевой О.Ю., объяснения представителя ПАО «КАМАЗ» по доверенности Шуварова Р.Р., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, Ос проверив законность и обоснованность принятого судебного акта в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом дополнения к ней, судебная коллегия приходит к следующему.

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционной инстанции предусмотрены ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Такими основаниями в данном деле являются несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенным в решении суда, обстоятельствам дела; не правильное применение норм материального и процессуального права; неправильное истолкование закона.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции установил, что ПАО «КАМАЗ» является обладателем исключительных прав на товарный знак, содержащий словесный элемент в латинской транскрипции «КАМАZ», а также комбинированный товарный знак, содержащий изобразительный элемент в виде бегущей лошади и словесный элемент «КАМАZ» в латинской транскрипции; Ермолаев В.А. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, доказательств осуществления им предпринимательской деятельности материалы дела не содержат, а сам по себе факт размещения им вывески на фасаде здания с надписью «Оригинальные запчасти «КАМАZ» и изображение бегущей лошади не следует рассматривать как незаконное использование знака. Поскольку доказательств, подтверждающих осуществление Ермолаевым В.А. действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки, правообладателями которых является истец, суду не представлено, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Судебная коллегия не может согласиться с такими выводами суда, считает их необоснованными, сделанными на основе неверного толкования норм материального права и несоответствующими обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны разъяснения по применению вышеуказанных положений ГК РФ. Так в п. 43 постановления указано, что применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как видно из материалов дела ПАО «КАМАЗ» является правообладателем товарного знака, содержащего словесный элемент в латинской транскрипции «КАМАZ», а также комбинированного товарного знака, содержащего изобразительный элемент в виде бегущей лошади и словесный элемент «КАМАZ» в латинской транскрипции, что подтверждено свидетельствами на общеизвестный товарный знак №№ 35, 36.

В связи с выявленным фактом ПАО «КАМАЗ» обращалось с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

При проведении проверки было установлено, что ООО «Региональный центр ЗМЗ» осуществляет деятельность по реализации автозапчастей по адресу: <адрес изъят> - ТЦ «Вертикаль».

Между ООО «Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» и ООО «Региональный центр ЗМЗ» заключен договор поставки запасных частей № 00_ /ОПЗЧ-13 от 25.11.2013. Вывеска с изображением товарного знака была размешена на основании договора № 10 на право размещения наружной рекламы от 01.04.2015, заключенного с Ермолаевым В.М.

Поскольку в действиях ООО «Региональный центр ЗМЗ» нарушений положений закона о защите конкуренции установлено не было, и не добыто доказательств, свидетельствующих осуществление предпринимательской деятельности в возбуждении дела отказано.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 04.05.2016 по делу № А19-2377/2016 по иску ПАО «КАМАЗ» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области о признании незаконным решения об отказе в возбуждении дела, изложенного в письме от 26.11.2015 № 11463, в удовлетворении исковых требований ПАО «КАМАЗ» было отказано.

Отказывая в иске, суд указал на отсутствие совокупности условий, при наличии которых оспариваемое решение подлежит признанию незаконным; отсутствие правовых оснований для применения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2016 решение Арбитражного суда Иркутской области от 4.05.2016 оставлено без изменения.

Оставляя решение суда без изменения, судебная коллегия указала на то, что действия ООО «Региональный центр ЗМЗ», ООО «Вертикаль», гражданина Ермолаева В.А. не образуют недобросовестную конкуренцию, а у Иркутского УФАС отсутствовали правовые основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Доводы о незаконности размещения спорной вывески, содержащей изображения товарных знаков, могут быть рассмотрены арбитражными судами в случае предъявления отдельных исков о запрете использования соответствующего товарного знака.

Постановлением суда по интеллектуальным спорам от 17.11.2016 решение Арбитражного суда Иркутской области от 04.05.2016 по делу № А19-2377/2016 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2016 по тому же делу оставлены без изменения, поскольку судами не было установлено конкурентных отношений, как необходимого элемента для привлечения к ответственности за недобросовестную конкуренцию.

При этом, судом по интеллектуальным спорам указано на возможность ПАО «КАМАЗ», как в правообладателя товарных знаков, защищать свои прав в гражданско-правовом порядке.

Суд первой инстанции, признал необоснованной ссылку истца на представленные судебные акты и пришел к выводу, что они не доказывают законность требований о компенсации за нарушение исключительного права.

Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда.

Поскольку судом не было учтено, что при разрешении спора в Арбитражном суде Иркутской области разрешался вопрос о законности отказа в возбуждении дела за недобросовестную конкуренцию; интеллектуальный суд, оставляя в силе судебные акты, указал на возможность ПАО «КАМАЗ» защитить свои права, как правообладателя товарного знака, в гражданско-правовом порядке.

Согласно ответу ООО «Вертикаль» на запрос от 25.09.2015, договору № 10 от 01.04.2015 вывеска синего цвета с надписью «Оригинальные запчасти КАМАZ» и изображение бегущей лошади, расположенные на фасаде здания «ТОЦ Вертикаль» по адресу: <адрес изъят> размещена в соответствии с договором на право размещения наружной рекламы № 10 от 01.04.2015, заключенным между ООО «Вертикаль» и Ермолаевым В.А.

Из представленного в дело договора на право размещения наружной рекламы № 10 от 01.04.2015 видно, что Ермолаевым В.А. и ООО «Вертикаль» заключен договор, в соответствии с которым Ермолаеву В.А. предоставлено право размещения рекламы на рекламной конструкции – фасаде здания по адресу: <адрес изъят>, за что Ермолаев В.А. оплачивает арендную плату в размере 5 000 руб. в месяц.

При этом, п. 2.2.5 договора на Ермолаева В.А. возложена обязанность изготовить, согласовать с компетентными органами (в случае необходимости), осуществить монтаж и демонтаж наружной рекламы на рекламной конструкции своими силами и за свой счет.

Таким образом, Ермолаев В.А. принял на себя обязательство изготовить рекламную конструкции, произвести монтаж и ее демонтаж, а также согласование ее размещения с компетентными органами.

Воспроизведение товарных знаков Ермолаевым В.А., монтаж и размещение данной рекламы не отрицалось в суде первой инстанции ответчиком. При этом, какого-либо акта о демонтаже рекламной конструкции, отчета о демонтаже в связи с расторжением договора рекламной конструкции материалы дела не содержат.

Тот факт, что Ермолаев В.А. не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не свидетельствует правовые основания для отказа в иске о компенсации за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно отчету о размещении наружной рекламы на рекламной конструкции от 01 апреля 2015 года (приложение № 2) рекламная конструкция находится в технически исправном состоянии и пригодном для коммерческой эксплуатации.

Лицензионного договора с ПАО «КАМАЗ» ни у ООО «Региональный центр ЗМЗ», ни у Ермолаева В.А. суду не представлено.

В соответствии с дилерским соглашением, заключенным с 01.05.2014 сроком до 30.04.2019, официальным дилером ОАО «КАМАЗ» назначено ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», специализацией дилера является реализация автомобилей КАМАЗ и запасных частей, оказание сервисных услуг. В соответствии со ст. 8 Соглашения дилеру дано право на размещение рекламной информации, изготовление и размещение средств наружной рекламы ОАО «КАМАЗ».

При решении вопроса о тождестве и сходстве товарных знаков, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 за N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе, доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Согласно положениям пунктов 5 и 6 указанных Методических рекомендаций N 197 при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Аналогичная правовая позиция закреплена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 года, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Сравнивая указанные в свидетельствах на общеизвестные товарные знаки № 35 и № 36 и зафиксированные в протоколе осмотра доказательств рекламные конструкции судебная коллегия приходит к выводу, что они имеют сходство до степени смешения.

Таким образом, материалами дела подтвержден факт использования ответчиком изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками, правообладателями которых является истец ПАО «КАМАЗ».

Право на использование товарных знаков, на изготовление рекламной конструкции и размещение средств наружной рекламы истцом ответчику не передавалось, осуществление ответчиком в соответствии с заключенным договором аренды рекламной конструкции от 01 апреля 2015 года № 10 деятельности по изготовлению, размещению наружной рекламы (изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками) без согласования с истцом незаконно, нарушает права обладателя товарного знака, и дает основания требовать компенсации в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

С учетом этих обстоятельств суд первой инстанции пришел к неверному выводу об отказе в иске и отсутствии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Определяя размер компенсации, судебная коллегия приходит к следующему.

Размер взыскиваемой с компенсации определен истцом в твердой сумме в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации в числе прочего надлежит учитывать продолжительность нарушения исключительных прав с 01 апреля 2015 года по 30.06.2015 года. А также то обстоятельство, что материалы дела не содержат достоверных сведений о демонтаже рекламной конструкции. Каких-либо актов, отчетов о демонтаже конструкции в связи с расторжением договора № 10 от 01.04.2015 в материалах дела нет. Ответчик не ходатайствовал о снижении суммы компенсации, не представлял доказательства неразумности данной суммы и несоответствии ее балансу интересов сторон.

При таких обстоятельствах сумму компенсации в размере 100 000 руб. судебная коллегия находит соответствующей принципам разумности и справедливости. При этом судебной коллегией учтено, что ответчиком факт использования изображения сходного до степени смешения с товарными знаками истца в отсутствие правовых оснований по существу не оспаривался в суде первой инстанции.

Кроме того, из приложенного к дополнению к апелляционной жалобе соглашению, заключенному между ПАО «КАМАЗ», ООО «Региональный центр ЗМЗ» и Ермолаевым В.А. от 01.06.2017, Ермолаев В.А. признает факт незаконного размещения и использования на фасаде здания ТЦ «Вертикаль» по адресу: <адрес изъят> рекламной конструкции - баннера с обозначением синего цвета «Оригинальные запчасти КАМАZ» и изображение бегущей лошади, сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателя и обязуется не нарушать исключительные права правообладателя в предпринимательской и иной деятельности, гарантирует выплатить за незаконное использование товарных знаков 100 000 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 18 200 руб.

Согласно платежному поручению № 384292 от 05 июня 2017 года Ермолаев В.А. оплатил ПАО «КАМАЗ» 118 200 руб.

Каких-либо ходатайств о снижении размера компенсации ответчиком в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции и в апелляционной инстанции не заявлено.

Поскольку на момент разрешения спора в суде первой инстанции и апелляционной инстанции истец не отказался от заявленных им исковых требований, а основания для взыскания компенсации в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с Ермолаева В.А. в пользу ПАО «КАМАЗ» судебной коллегией были установлены, судебная коллегия полагает необходимым в соответствии с п. 2 ст. 328, п. 3 и 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ отменить полностью решение Ленинского районного суда г. Иркутска от 19 мая 2017 года и принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований ПАО «КАМАЗ» к Ермолаеву Вячеславу Анатольевичу о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб., расходов по государственной пошлине 3 200 руб.

С учетом платежного поручения от 05.06.2017 о перечисления ответчиком в добровольном порядке компенсации и судебных расходов, решение о взыскании сумм не подлежит исполнению.

Руководствуясь статьями 328, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда

определила:

решение Ленинского районного суда г. Иркутска от 19 мая 2017 года отменить полностью.

Принять по делу новое решение.

Исковые требования ПАО «КАМАЗ» к Ермолаеву Вячеславу Анатольевичу о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, расходов по госпошлине удовлетворить.

Взыскать с Ермолаева Вячеслава Анатольевича в пользу ПАО «КАМАЗ» за незаконное использование общеизвестных товарных знаков на фасаде здания ТЦ «Вертикаль» по адресу: <адрес изъят> путем размещения на рекламной конструкции - баннере надписи синего цвета «Оригинальные запчасти КАМАЗ» и изображения бегущей лошади в размере 100 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины 3 200 руб.

Судья-председательствующий С.А. Черткова

Судьи Е.Н. Трофимова

О.Ю. Астафьева