Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Маллинкродт Спешэлти Фармасьютикалс Айрлэнд Лимитед к Индивидуальному предпринимателю Дмитриеву О.В., Баишеву О.В. о защите исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Компания Маллинкродт Спешэлти Фармасьютикалс Айрлэнд Лимитед, дополнив требования, обратилась в суд с иском к ИП Дмитриеву О.В., Баишеву О.В. о защите исключительных прав на товарный знак, указав в обоснование своих требований, что компании Маллинкродт принадлежит исключительная лицензия на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» на территории РФ, что подтверждается свидетельством о международной регистрация товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г. в отношении товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты) с действием на территории РФ в соответствии с Мадридским соглашением, справкой Роспатента в отношении международной регистрации товарного знака № 765952 по состоянию на 23.12.2015 г., публикацией в отношении международной регистрации товарного знака № 765952 из Официального бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 22 за ноябрь 2015 г. по адресу в сети Интернет http://wwwl.fips.ru/Archive/TM/2015FULL/2015.11.25/Index.htm, уведомлением о государственной регистрации исключительной лицензии № РД0184341 от 29.10.2015 г. В соответствии с требованиями п. 1, 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235, ст. 1480 ГК РФ исключительная лицензия была должным образом зарегистрирована в Роспатенте, что предоставляет компании Маллинкродт право защиты исключительных прав на товарный знак. Компания Маллинкродт является фармацевтической компанией, занимающейся продвижением и реализацией лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» на территории Российской Федерации на основании исключительной лицензии, предоставленной компанией Новартис АГ. В 2015 г. компанией Маллинкродт был обнаружен Интернет-сайт с доменным именем synacthen.ru, администратором домена synacthen.ru является Баишев О.В. Согласно п. 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в доменах. RU и. РФ, утвержденных Решением № 2011-18/81 от 05.10.2011 г. Координационного центра национального домена сети Интернет, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. Таким образом, будучи администратором домена synacthen.ru, Баишев О.В. несет ответственность за выбор доменного имени, а равно и за размещенную на нем информацию. Домен synacthen.ru предназначен для предложения к продаже и продажи лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», что непосредственно следует из информации, зафиксированной нотариусом г. Москвы ФИО10 в Протоколе осмотра от 04.12.2015 г. Протоколом осмотра зафиксировано предложение к продаже лекарственных препаратов «СИНАКТЕН ДЕПО» по следующим веб-адресам: http://synacthen.ru/ - раздел «Главная страница»; http://synacthen.ru/drugie-preparatyi.html - раздел «Препараты»; http://synacthen.ru/drugie-preparatyi/synacthen.html - раздел «СИНАКТЕН ДЕПО. Заказать препарат»; http://synacthen.ru/oformit-zakaz.html - раздел «Оформление заказа». Протоколом осмотра также зафиксировано, что данная информация размещена на указанном веб-сайте с 04.08.2014 г., что подтверждается информацией из Интернет-архива Wayback Machine («Машина Времени») по адресу//web.archive.orgyweb/20140804025844/http://synacthen.ru/. Указанным выше протоколом осмотра также зафиксирован онлайн-заказ препарата «СИHAKTEH ДЕПО» через специальную вкладку «Оформление заказа». Как следует из информации, зафиксированной нотариусом г. Москвы ФИО10 в дополнительном Протоколе осмотра от 05.12.2015 г., по результатам осуществленного онлайн-заказа и оплаты товара нотариусом была получена упаковка товара в виде коробки из синтетического материала персикового цвета (со словесными обозначениями «SYNACTHEN.RU» и «TRANSFARMA»), к которой прилагается рекламная брошюра (со словесными обозначениями «СИНАКТЕН ДЕПО» и «TRANSFARMA»), плитка шоколада (со словесным обозначением «TRANSFARMA»), а также упакованные в фольгу пластмассовый контейнер с жидкостью («АККУМУЛЯТОР ХОЛОДА МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АХ-10») и картонная коробка лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» с ампулой внутри. Также нотариусу были переданы Заявка на доставку (поручение) № от 03.12.2015 г. и Накладная № от 04.12.2015 г., подписанные отправителем и содержащие синюю печать с реквизитами ИП Дмитриева О.В., которые соответствуют реквизитам ИП Дмитриева О.В., указанными в Выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, ответчики нарушают исключительное право истца на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО», поскольку Баишевым О.В. осуществляется администрирование домена synacthen.ru с использованием товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО», а ИП Дмитриевым О.В. посредством домена synacthen.ru осуществляется использование товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» путем размещения на товарах, в предложениях о продаже товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Степень смешения между товарным знаком «СИНАКТЕН ДЕПО» и доменом synacthen.ru очевидна по всем трем критериям (при том, что достаточно установления хотя бы одного из них): 1) звуковое сходство подтверждается идентичностью звуков в сравниваемых обозначениях «СИНАКТЕН» и «SYNACTHEN»; 2) графическое сходство подтверждается тем, что сравниваемые обозначения «СИНАКТЕН» и «SYNACTHEN» являются транслитерациями, тождественными по общему зрительному впечатлению; 3) смысловое сходство подтверждается совпадением значения сравниваемых обозначениях «СИНАКТЕН» и «SYNACTHEN» и подобием заложенных в них понятий. При этом обозначения «СИНАКТЕН» и «SYNACTHEN» используются как взаимозаменяемые как в инструкции и на упаковках лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», так и в информации, размещенной под доменом synacthen.ru. При этом следует иметь в виду, что словесный элемент «ДЕПО» не принимается во внимание при анализе сходства до степени смешения по причине того, что он не является оригинальным элементом, идентифицирующим товар на рынке, а представляет собой научный термин, обозначающий то, что психотропное средство рассчитано на продленное действие. Следовательно, сходство до степени смешения между товарным знаком «СИНАКТЕН ДЕПО» и доменным именем synacthen.ru, а также обозначениями «СИНАКТЕН ДЕПО», используемыми в информации под доменным именем synacthen.ru и на упаковке закупленного нотариусом лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», очевидны. Согласие на использование товарного знака предоставляется правообладателем или исключительным лицензиатом в письменной форме, однако Баишеву О.В. и ИП Дмитриеву О.В. право использования товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» никогда не предоставлялось. Претензионные письма, направленные в адрес Баишева О.В. и по адресу, указанному на веб-сайте (http://svnacthen.ru/kontaktvi-transfarma.html) от 10.06.2015 г. и 16.09.2015 г. об использовании товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» без согласия правообладателя или исключительного лицензиата, что является нарушением, оставлены без ответа, нарушения товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» не устранены. Принимая во внимание характер нарушения - предложение к продаже и реализация лекарственного препарата без соответствующей лицензии на осуществление медицинской/фармацевтической деятельности с грубыми нарушениями законодательства об обращении лекарственных средств, срок незаконного использования исключительных прав на товарный знак (информация под доменным именем размещена как минимум с 04.08.2014 г.), вероятные убытки от допущенных Ответчиками нарушений, в том числе репутационные, связанные с реализацией контрафактных товаров, качество которых не может быть подтверждено производителем, и материальные, связанные с неполучением Истцом лицензионных платежей, а также, принимая во внимание, что попытки досудебного урегулирования спора были проигнорированы Ответчиками, считает, что компенсация за нарушение исключительных прав должна составить 500 000 руб., которая подлежит взысканию с Баишева О.В. и ИП Дмитриева О.В. солидарно. Просит суд запретить ИП Дмитриеву О.В. использовать исключительные права на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» (международная регистрация № 765952 от 19.09.2001 г.), в том числе путем его размещения на товарах, в предложениях о продаже товаров, на документации, связанной с введение товаров в гражданский оборот, в сети Интернет, включая в доменном имени synacthen.ru; запретить Баишеву О.В. использовать исключительные права на международную регистрацию товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» (международная регистрация № 765952 от 19.09.2001 г.) в доменном имени synacthen.ru; взыскать солидарно с ИП Дмитриева О.В. и Баишева О.В. компенсацию за нарушение исключительных прав на международную регистрацию товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» (№ 765952 от 19.09.2001 г.) в размере 500 000 руб. (т. 1 л.д. 4-20, т. 2 л.д. 103-108).

В судебном заседании представитель истца Маллинкродт Спешэлти Фармасьютикалс Айрлэнд Лимитед по доверенности Ходаков И.Д. поддержал заявленные требования по изложенным обстоятельствам. Дополнительно пояснил, что в соответствии с правилами передачи администрирования лицо, которому передается домен, должно заключить договор, подтвердить свое согласие, данное право считается переданным с момента изменения в реестре информации об администраторе. Перенос от 09.06.2015 г. был без смены владельца. Истец не может утверждать, что Баишев О.В. самостоятельно размещал информацию, но ответственность за размещенную на сайте информацию несет именно администратор домена, и он не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права. Ранее в судебном заседании (т. 2 л.д. 85) ИП Дмитриев О.В. указывал, что спорный домен зарегистрирован Баишевым О.В. по его заказу. Также своими пояснениями Дмитриев О.В. подтвердил, что со спорного сайта имеется возможность сделать заказ. В отзыве на исковое заявление (т. 2 л.д. 19) Дмитриев О.В. утверждал, что осуществлял доставку лекарственных препаратов на основании договоров поручения, его представитель Лавренцов В.В. также подтвердил данный факт в судебном заседании (т. 2 л.д. 87). Ответчик Дмитриев О.В. также подтвердил, что ему принадлежат телефонные номера, с которых звонили нотариусу ФИО10 с предложением о предварительном заказе – после осуществления ФИО10 заказа на сайте. Согласно ч. 5 ст. 61, ст. 310 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. Представленные доказательства являются подлинными, нотариальные действия в порядке ст. 310 ГПК РФ не оспаривались. Неправомерные действия, совершенные ответчиками, за которые истец просит взыскать компенсацию в солидарном порядке, заключаются со стороны ИИ Дмитриева О.В. – в размещении информации о продаже, факте продажи, ввозе, хранении, перевозке лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», как контрафактного товара, поскольку сам Дмитриев О.В. признал, что занимался доставкой лекарства, использовании товарного знака на документации, связанной с введением товара в оборот, использовании на упаковке товара, со стороны Баишева О.В. – в регистрации доменного имени, размещении информации на сайте. При наличии сайта, на котором распространяются контрафактные лекарственные средства, истец не может гарантировать безопасность потребителей, что также причиняет вред его репутации. По факту взлома электронной почты Дмитриева О.В. к истцу никаких мер административного, уголовного порядка не применялось. Заявление на регистрацию исключительного права в Роспатент было подано истцом в июне 2015 г.

Ответчик Баишев О.В. и его представитель адвокат Карпеченков И.Н. в судебном заседании исковые требования не признали в полном объеме по основаниям, изложенным в письменных возражения на исковое заявление (т. 3 л.д. 35-38). Баишев О.В. пояснил, что сайт был подготовлен им по просьбе и для целей использования ИП Дмитриева О.В., на момент регистрации сайта со слов Дмитриева О.В. ему были известны цели создания спорного сайта – реклама медицинских препаратов, получение заказов на доставку, имеющиеся в деле скриншоты сомнений в достоверности не вызывают, вся информация на сайте под доменным именем synacthen.ru им размещалась по предоставлению и указанию ИП Дмитриева О.В. и иногда его представителя Трухан А.В. Наименование сайта предоставил Дмитриев О.В. без каких-либо объяснений. Указал, что никаких препятствий к тому, чтобы снять с себя статус администратора домена, у него не было. Сам он совершил все необходимые действия – ему была предоставлена анкета Дмитриева О.В., которую тот зарегистрировал на РЕГ.РУ, по представленным данным (номер анкеты, дата регистрации) сведения были внесены в нотариальное заявление. Дмитриеву О.В. необходимо было в личном кабинете принять право администрирования доменом после перенаправления данных из РЕГ.РУ. Дмитриев О.В. сообщил ему, что данные приняты, сам он проверить данный факт не мог. Полагает, что Дмитриев О.В. ввел его в заблуждение, сообщив, что принял администрирование доменом. Сам Баишев О.В. иных действий по выяснению и разрешению этого вопроса до судебного разбирательства не предпринимал, на тему, принял ли Дмитриев О.В. администрирование, с последним после сентября 2015 г. не общался. В одностороннем порядке снять с себя администрирование невозможно, ответчик домен не аннулировал, поскольку не знал, что продолжает являться его администратором, кроме того, у него были хорошие отношения с Дмитриевым О.В., он ему доверял. Заявление истца о досудебном урегулировании спора получил, также в мае 2015 г. ему звонили с просьбой передать домен, на что он пояснил, что домен ему не принадлежит, и посоветовал обратиться к Дмитриеву О.В., телефоны которого указаны на сайте. Представитель ответчика Карпеченков И.Н. указал, что поскольку Баишев О.В. формально являлся администратором сайта и не осуществлял владение и пользование сайтом, он должен быть освобожден от ответственности. Полагал, что в данном случае на ответчиков может быть возложена долевая ответственность, при определении размера взыскания должны быть учтены реальные обстоятельства, факт совершения Баишевым О.В. указанного нарушения впервые, его согласие на передачу доменного имени истцу и др. (т. 3 л.д. 38).

Ответчик ИП Дмитриев О.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в суд поступило его заявление об отложении рассмотрения дела по семейным обстоятельствам (т. 3 л.д. 17-21), которое оставлено судом без удовлетворения как необоснованное. Ранее в судебных заседаниях ответчик ИП Дмитриев О.В. и его представители Лавренцов В.В., Ожима А.А. требования не признали по доводам письменного отзыва на исковое заявление (т. 2 л.д. 16-19), согласно которого права истца на использование товарного знака и, соответственно, на правовую защиту таких прав возникло только после государственной регистрации. Договор исключительной лицензии – 29.10.2015 г., и именно с этой даты у истца возникли права на рассматриваемый товарный знак, то есть на момент направления претензионных писем от 10.06.2015 г. и 16.09.2015 г. в адрес Баишева О.В. истец не имел никаких прав на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» и, соответственно, не мог предъявлять каких-либо требований и претензий в части незаконного использования указанного товарного знака, а так же не обладал какими-либо правовыми основаниями выступать от имени правообладателя товарного знака. Считали действия истца не основанными на нормах права и фактически являющимися злоупотреблением правом, а также попыткой ввести третьих лиц в заблуждение относительно правообладателя указанного товарного знака. Довод о нарушении им законодательства об обращении лекарственных средств необоснован, поскольку ИП Дмитриев О.В. никогда не осуществлял продажи и реализации лекарственного препарата «SYNACTHEN DEPOT», кроме того, сам истец не произвел никаких действий, направленных на производство или реализацию продукции под указанным товарным знаком на территории РФ, соответственно, заявлять о каких-либо репутационных убытках у истца нет никаких оснований. Доказательств того, что ответчики осуществляют свою деятельность в рамках группы 05 МКТУ, в рамках которой зарегистрирована правовая охрана товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО», истцом не предоставлено. Представленные протоколы осмотров не могут служить достаточным доказательством изложенных в них обстоятельствам, так как они выполнены с нарушением ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, содержат неполные и противоречивые сведения. Вывод истца о степени смешения между товарным знаком «СИНАКТЕН ДЕПО» и доменом synacthen.ru по всем трем обозначенным истцом критериям является необоснованным. ИП Дмитриев О.В. подтвердил, что сайт является информационным, с середины 2015 г. он не пользуется сайтом в связи с его многочисленными недочетами, представленные истцом доказательства являются недостоверными.

В суд поступило заявление ответчика ИП Дмитриева О.В. о подложности доказательств (т. 3 л.д. 5-7), в котором ответчик указывает, что в обоснование основного довода искового заявления истцом представлено доказательство в виде протокола осмотра вещественных доказательств с приложением к нему заявки № от 03.12.2015 г., накладной курьерской службы MAIL BOXESETS №, по которой 05.12.2015 г. года ИП Дмитриев О.В., якобы, осуществил доставку продукции с товарным знаком истца, и ксерокопии фотографий этих «доказательств», а также протокола осмотра сайта, якобы принадлежащего ответчику, к которому приложены скриншоты этого сайта. Считает, что представленные истцом доказательства, во-первых, являются подложными и, во-вторых, получены незаконным путем, поскольку подпись и печать на заявке № от 03.12.2015 г. и накладной курьерской службы MAIL BOXESETS № не принадлежат ИП Дмитриеву О.В., так как указанных документов он никогда не заполнял и не подписывал и у него совершенно другая печать, по виду и содержанию отличная от представленной истцом; скриншоты сайта изготовлены посредством фотомонтажа, так как оспариваемый сайт изначально, при своем создании содержал специальные блокировки для доступа определенных программ. Заявка на доставку товара № от 03.12.2015 г. и накладная курьерской службы № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не заполнялись и не подписывались, ответчик никогда не принимал указанной в доказательствах истца заявки и никакой коробки с какой-либо продукцией не отправлял. При получении любой онлайн-заявки оспариваемого сайта заказчику автоматически должно прийти прямое уведомление о сделанной заявке, а также обратное уведомление о поступлении этой заявки на корпоративную почту ответчика. В материалах, представленных истцом, отсутствует скриншот уведомления о заказе с сайта, которое в автоматическом режиме получает заказчик при действительном заказе с сайта, что говорит о подложности самого заказа. На всех сайтах, принадлежащих Дмитриеву О.В., этот механизм уведомления о заказе используется всегда. На запрос Дмитриева О.В. в Смоленский филиал курьерской компании MAIL BOXESETS о предоставлении информации по накладной № от 04.12.2015 г. получен ответ, что отправление по запрашиваемому номеру накладной указанной курьерской службой вообще не осуществлялось, и информация о таком отправлении в ее базе данных отсутствует. Накладная курьерской компании MAIL BOXESETS № от 04.12.2015 г. составлена с огромным количеством нарушений сетевых правил отправки-доставки корреспонденции и грузов, обязательных для любой курьерской компании. Имеются противоречия в дате осмотра сайта «synacthen.ru», который согласно протокола производился нотариусом 04.12.2015 г., и осуществлением онлайн-заказ продукции ответчика на сотрудника нотариальной конторы ФИО14, который, согласно заявке осуществлен 03.12.2015 г., чего в принципе не может быть. В приложениях к протоколу осмотра отсутствует подтверждение оплаты за доставленный товар, а также указания на его получение заказчиком ФИО14 Исходя из даты упаковки, указанной на коробке - 05.12.2015 г. и ее доставки в этот же день в 10:20 время, время ее доставки является нереальным. Скриншот принадлежащего Дмитриеву О.В. логотипа «TRANSFARMA», нанесенного на шоколадку, на дату 04.12.2015 г. ни на какой шоколадке появиться не мог, поскольку в обозначенное в протоколе осмотра сайта время сходный логотип еще находился в стадии разработки. Макет этого логотипа письмом от 04.12.2015 г. был переслан Дмитриеву О.В. разработчиком на электронный адрес doctor-9111@maii.ru для согласования его дальнейшей разработки. Поэтому этот логотип мог быть получен истцом только при неправомерном доступе к переписке с разработчиком по электронной почте и последующего его монтажа. А это значит, что приложенный к протоколу скриншот логотипа сфабрикован. В ходе такого незаконного проникновения в электронную почту ответчика, совершенного 01.03.2016 г., из электронной почты Дмитриева О.В. были удалены два письма с макетами логотипа от 04.12.2015 г. и от 19.11.2015 г. В соответствии с уведомлениями службы безопасности ООО MAIL.RU взлом электронного почтового ящика истца был осуществлен из города Дублин, Ирландия, где находится штаб-квартира фирмы истца, о чем им был подано заявление в отдел полиции по г. Смоленску. Доступа к архиву сайта «synacthen.ru» у нотариуса быть не могло, поскольку указанный сайт был заблокирован специальным кодом при его разработке и получить доступ к нему с применением указанных в протоколе нотариуса программ в принципе невозможно, информация на скриншотах не совпадает с имеющейся на оспариваемом сайте информацией.

Третье лицо ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, извещено надлежащим образом. В суд поступил письменный отзыв на исковое заявление, в котором указано, что доменное имя synacthen.ru было зарегистрировано на основании заявки от пользователя и строго в соответствии с Правилами регистрации доменных имен RU и РФ. На момент приема заявки указанное доменное имя не было зарегистрировано в реестре, не входило в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с п. 3.2.1 Правил и подлежало регистрации на данные заявителя в соответствии с Правилами. Доменное имя synacthen.ru было зарегистрировано на имя и по поручению пользователя, заключившего договор-оферту. Владельцем доменного имени synacthen.ru по состоянию на 29.09.2016 г. в соответствии с регистрационными данными является Баишев О.В. (т. 3 л.д. 30-31).

Привлеченные судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонная ИФНС по г. Смоленску и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Роспатент согласно поступившего ходатайства просил рассмотреть дело в отсутствие представителя (т. 3 л.д. 1-2). Согласно правовой позиции Роспатента вопрос о нарушении исключительных прав истца на товарный знак не относится к его компетенции, поддержаны доводы письменного отзыва (т. 2 л.д. 198-200).

В силу ч.ч. 3-5 ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика ИП Дмитриева О.В., третьих лиц ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», Межрайонной ИФНС по г. Смоленску, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заслушав объяснения представителя истца, ответчика Баишева О.В. и его представителя, специалистов, исследовав письменные материалы дела, обозрев вещественные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В судебном заседании установлено, что истец компания Маллинкродт является правообладателем товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» на территории РФ, что подтверждается свидетельством о международной регистрация товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г. в отношении товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты) с действием на территории РФ в соответствии с Мадридским соглашением (т. 1 л.д. 21-29), справкой Роспатента в отношении международной регистрации товарного знака № 765952 по состоянию на 23.12.2015 г., согласно которой зарегистрировано распоряжение исключительным правом на товарный знак по лицензионному договору № РД0184341 от 29.10.2015 г. (т. 1 л.д. 30), публикацией от 25.11.2015 г. в отношении международной регистрации товарного знака № 765952 из Официального бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (т. 1 л.д. 31), уведомлением о государственной регистрации исключительной лицензии № РД0184341 от 29.10.2015 г. (т. 1 л.д. 32-34), уведомлением о предоставлении лицензии на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» от 03.07.2015 г. (т. 2 л.д. 6-7), сведениями ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) (т. 2 л.д. 198-203)..

Обращаясь в суд с настоящим иском, Компанией Маллинкродт указано, что в 2015 г. ею был обнаружен Интернет-сайт с доменным именем synacthen.ru, предназначенный для предложения к продаже и продажи лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», в результате чего неправомерно используется принадлежащий истцу товарный знак в указанном доменном имени при предложении к продаже товаров.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлены письменные доказательства, в том числе, протокол осмотра от 04.12.2015 г., составленный нотариусом г. Москвы ФИО10, скриншоты указанного сайта (т. 1 л.д. 54-106), из которых следует, что в сети Интернет размещена информация с предложением к продаже препарата «СИНИКТЕН ДЕПО», обладателем исключительных прав на данный товарный знак является Компания Маллинкродт. Указанным протоколом осмотра также зафиксирован онлайн-заказ препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» через специальную вкладку «Оформление заказа».

Протоколом осмотра нотариуса от 05.12.2015 г. (т. 1 л.д. 107-108, 111-130, т. 2 л.д. 65-83) по результатам осуществленного онлайн-заказа и оплаты товара нотариусом была получена упаковка товара в виде коробки из синтетического материала персикового цвета (со словесными обозначениями «SYNACTHEN.RU» и «TRANSFARMA»), к которой прилагается рекламная брошюра (со словесными обозначениями «СИНАКТЕН ДЕПО» и «TRANSFARMA»), плитка шоколада (со словесным обозначением «TRANSFARMA»), а также упакованные в фольгу пластмассовый контейнер с жидкостью («АККУМУЛЯТОР ХОЛОДА МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АХ-10») и картонная коробка лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» с ампулой внутри.

Вещественное доказательство в виде полученной нотариусом указанной коробки и ее содержание, представленные истцом, обозревались судом в судебном заседании.

Также нотариусу были переданы Заявка на доставку (поручение) № от 03.12.2015 г. и Накладная № от 04.12.2015 г. (т. 1 л.д. 109-110, т. 2 л.д. 67, 67об.), подписанные отправителем и содержащие синюю печать с реквизитами ИП Дмитриева О.В., которые соответствуют реквизитам ИП Дмитриева О.В., указанными в Выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 131).

Согласно накладной № от 04.12.2015 г. стоимость приобретенного препарата «Синактен депо» (1 шт.) составила 2 200 руб., курьерское вознаграждение – 500 руб, а всего уплачено 2 700 руб.

Ответчик Баишев О.В. является администратором доменного имени synacthen.ru, что подтверждается представленной информацией ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (т. 1 л.д. 35-38, т. 2 л.д. 153, т. 3 л.д. 30-31), на котором размещалось предложение к продаже и осуществлялась продажа путем принятия онлайн-заказов лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», на использование которого исключительным лицензиатом является компания Маллинкродт.

Претензионными письмами от 10.06.2015 г. и 16.09.2015 г. истец проинформировал ответчика Баишева О.В. о том, использование им товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» без согласия правообладателя или исключительного лицензиата является нарушением исключительных прав на товарный знак (т. 1 л.д. 132-145).

Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями сторон, а также письменными материалами дела.

Разрешая заявленные требования, суд исходит из следующего.

Согласно разъяснений, данных в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований указанного Закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительной лицензии на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» на территории РФ нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Поскольку исключительная лицензия зарегистрирована в Роспатенте в соответствии с требованиями п. 1, 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ, у истца возникло право на защиту исключительных прав на товарный знак с 29.10.2015 г.

В соответствии с п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах. RU и. РФ (т. 1 л.д. 39-53), утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 г. № 2011-18/81, администратор – пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре; домен – область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая уникальным доменным именем и обслуживаемая наборов серверов DNS; домен. RU – домен верхнего уровня с уникальным обозначением «ru».

Согласно п. 3.1.3 указанных Правил поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно выписке из ЕГРИП дополнительными видами деятельности ИП Дмитриева О.В. являются розничная торговля фармацевтическими товарами, курьерская деятельность (т. 1 л.д. 131).

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Дмитриевым О.В. (заказчик) и ООО «Парнас» в лице генерального директора Баишева О.В. был заключен договор №, предметом которого являлась разработка сайта для заказчика и его поддержка по техническим вопросам сроком 1 месяц с момента выполнения работ (т. 3 л.д. 39-41).

После написания сайта он был передан ИП Дмитриеву О.В. посредством отправки Баишевым О.В. на электронную почту последнего паролей доступа (т. 3 л.д. 51). При этом учетная запись и домен synacthen.ru были зарегистрированы на Баишева О.В., до настоящего времени администратором спорного домена является ответчик Баишев О.В.

Возражения ответчика Баишева О.В. относительно того, что права администрирования домена synacthen.ru с 09.06.2015 г. фактически переданы им ИП Дмитриеву О.В., не могут быть приняты судом во внимание.

Как следует из ответа REG.RU от 21.03.2016 г. на обращение Баишева О.В., перенос домена в аккаунт на сайте REG.RU был осуществлен 09.06.2015 г. без смены владельца. При этом в своем обращении от 20.03.2016 г. Баишев О.В. называет себя администратором домена «synacthen.ru» (т. 3 л.д. 66).

Согласно п. 6.2, 6.4 Правил регистрации доменных имен лицо, которому передается право администрирования, должно заключить с регистратором, осуществляющим поддержку сведений об этом доменном имени, договор о регистрации услуг доменных имен и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в соответствии с указанным договором. Регистратор обязан выполнить заявку администратора в течение трех рабочих дней с даты получения такой заявки, заключения договора с лицом, которому передается право администрирования, и подтверждения этим лицом согласия на получения права администрирования. Право администрирования доменного имени считается переданным с момента изменений в Реестре информации об администраторе доменного имени.

Предпринятые Баишевым О.В. меры по передаче прав администрирования спорного сайта ИП Дмитриеву О.В. – направления в адрес РЕГ.РУ нотариально заверенного заявления о передаче права администрирования домена (т. 3 л.д. 52-55, 68), не являются достаточными и не повлекли фактическую смену администратора, поскольку, согласно представленных сведений РЕГ.РУ перенос домена был осуществлен без смены владельца (т. 3 л.д. 66), изменения в Реестр не вносились, до настоящего времени администратором домена synacthen.ru является Баишев О.В.

После получения от компании Маллинкродт сведений о нарушении ее исключительных прав на товарный знак (май-июнь 2015 г.) Баишевым О.В. не были предприняты все зависящие от него меры для прекращения нарушения прав истца.

В ходе рассмотрения данного дела по ходатайству сторон по предмету спора были заслушаны в качестве специалистов ФИО15, ФИО16 и ФИО17

Специалист ФИО15 – инженер по специальности, в судебном заседании 24.03.20016 г. при обозрении скриншотов сайта synacthen.ru указал на имеющиеся несоответствия, допустил возможность их редактирования (т. 2 л.д. 127-131).

Специалист ФИО16 – Патентный поверенный РФ, в судебном заседании 11.05.2016 г. (т. 2 л.д. 184-192) пояснила, что в 2013 г. она консультировала Дмитриева О.В. по вопросу является ли нарушением прав кого-либо на общеизвестное наименование synacthen (синактен) использование доменного имени synacthen.ru (т. 2 л.д. 111-117). Подтвердила сделанный ею вывод о наличии схожести до степени смешения доменного имени с товарным знаком СИНАКТЕН ДЕПО с учетом транслитерации знака, однако, на момент проведения исследования данный товарный знак не был зарегистрирован на территории РФ, в Реестре Роспатента и ВОИС не было информации о том, что имеется лицо, уполномоченное на территории РФ, распоряжаться данным товарным знаком. Таким образом, использование домена synacthen.ru не нарушало критерия определения сходства до степени смешения. СИНАКТЕН является лекарственным препаратом по 5 классу МКТУ «препараты фармацевтические», препарат «синактен» известен примерно с 70-х годов, а термин «депо» указывает на его пролонгированное действие, как модификация лекарственного препарата СИНАКТЕН, указывающая на его особые свойства. Само слово «синактен» не может быть товарным знаком, так как является общеупотребительным термином для форм препаратов со схожими действиями, давно введено в торговый оборот, до регистрации товарного знака СИНАКТЕН ДЕПО в РФ. Указала, что вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по всем перечисленным признакам в их совокупности, но все это является предметом отдельного экспертного исследования, на что ею было указано еще при проведения исследования в 2013 г. Полагала, что доминирующим элементом знака является «ДЕПО» по фонетическим, графическим признакам. Сомневалась относительно вывода о нарушении прав на товарный знак, данного в заключении 2013 г., поскольку изменилось законодательство, 29.10.2015 г. было зарегистрировано право истца на товарный знак СИНАКТЕН ДЕПО. Пояснила, что сделать сейчас однозначный вывод относительно общеупотребительного значения термина «синактен» затрудняется, считала необходимым проведения исследования также лингвистом. Считала, что любая размещенная на сайте информация о предложении к продаже препарата СИНАКТЕН ДЕПО, доставке, инструкции по применению (если они не являются общедоступными) по смыслу ст. 1484 ГК РФ является нарушением прав лицензиата.

Специалист ФИО17 – Патентный поверенный РФ, в судебном заседании 11.05.2016 г. (т. 2 л.д. 184-192) пояснила, что наименования домена synacthen.ru и зарегистрированного товарного знака СИНАКТЕН ДЕПО сходны до степени смешения по всем признакам: в свидетельстве указана международная регистрация в отношении товарного знака, написанного на кириллице, указана транслитерация латинскими буквами. Считала, что в товарном знаке доминирующим является слово «СИНАКТЕН», как и в доменном имени synacthen.ru, по общепринятой правоприменительной практике Роспатента такое значение определяется тем, какое место и объем занимает словесное обозначение в знаке и его смысловому значению. Охраняемыми являются оба словесных элемента – СИНАКТЕН и ДЕПО, факт наличия неохраняемого элемента должен быть зафиксирован в правоустанавливающем документе (свидетельстве на выдачу товарного знака) и указан в перечне неохраняемых элементов на сайте Роспатента. Так как в свидетельстве от 19.09.2001 г., выданном Новартис АГ (т. 1 л.д. 21, об.) после строки транслитерация ссылки на неохраняемый элемент не имеется, по умолчанию все элементы являются охраняемыми. При регистрации при установлении неохраняемых элементов в товарном знаке после экспертизы Роспатента заявителю посылается уведомление о наличии неохраноспособных элементов с просьбой согласиться на дискломацию (изъятие из товарного знака) этих элементов. Если неохраняемый элемент занимает доминирующее положение и заявитель не согласен с дискломацией, то в регистрации товарного знака может быть отказано. «Синактен» является «сильным» элементом товарного знака, так как является торговой маркой лекарственного препарата с определенной химической формулой (тетрокозактин), о котором знают специалисты много лет. Правовая охрана не предоставляется в случае, если наименование является общеизвестным (подп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), а согласно подп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ являющихся общепринятыми символами и терминами. В данном случае, «Синактен» не вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается сведениями справочников, не стал общепринятым символом либо термином, как, например, «ксерокс» применительно к товарному классу 5 МГТУ (фармацевтические препараты), использование его в доменном имени является нарушением прав лицензиата. Согласно ст. 1484 ГК РФ сходные до степени смешения обозначения запрещено использовать без разрешения правообладателя товарного знака. Вхождение в наименование товарного либо, его части, общеупотребимого термина не влечет автоматического прекращения действия охраны товарного знака, так как предусмотрена иная процедура. Данный факт может быть доказан при оспаривании регистрации товарного знака в Палате по патентным спорам. Доменное имя synacthen.ru может ввести потребителя в заблуждение в отношении представленных на сайте товаров, так как потребитель может подумать, что это сайт производителя или правообладателя товарного знака. Считала, что исходя из представленных стороной истца доказательств (т. 1 л.д. 66, 71, 77, 81) наименования доменного имени и зарегистрированного товарного знака, а также обозначениями «СИНАКТЕН ДЕПО», используемыми в информации под доменным именем, документации и на упаковке закупленного нотариусом лекарственного препарата сходны до степени смешения, фактически усматривается однородность товаров и услуг сравниваемых позиций, при этом для защиты права в данном случае достаточно иметь регистрацию по товарному классу 5 МГТУ (фармацевтические препараты). Содержание сайта с рекламой препарата, предложением о продаже, доставке является нарушением исключительных прав на товарный знак.

С целью установления существенных для разрешения возникшего спора обстоятельств, для которых необходимы специальные познания в области прав на средства индивидуализации, принимая во внимание противоречия в пояснениях специалистов ФИО16 и ФИО17 относительно предмета спора, судом по делу была назначена независимая судебная экспертиза в отношении товарного знака, производство которой поручено эксперту ООО «Центр патентных судебных экспертиз» патентному поверенному ФИО18 (т. 2 л.д. 193-196).

Согласно заключению эксперта ООО «Центр патентных судебных экспертиз» патентного поверенного ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 241-256) обозначение наименования доменного имени synacthen.ru является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству о международной регистрации товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г. «СИНАКТЕН ДЕПО» и с его транслитерацией. Товары, представляемые сайтом под доменным именем synacthen.ru, являются однородными с товарами 5 класса МКТУ, охраняемыми товарным знаком «СИНАКТЕН ДЕПО». Первый словесный элемент товарного знака – «СИНАКТЕН» является охраняемым обозначением, входящим в зарегистрированный товарный знак по свидетельству о международной регистрации товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г. «СИНАКТЕН ДЕПО». Латинская транслитерация первого элемента товарного знака является обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству о международной регистрации товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г. «СИНАКТЕН ДЕПО». Первый словесный элемент товарного знака – «СИНАКТЕН» не является общеупотребимым для обозначения товаров определенного вида, не является общепринятым символом и термином. Ответ на вопрос, является ли использование доменного имени synacthen.ru нарушающим права истца как обладателя исключительной лицензии на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО», относится к компетенции суда. Первый словесный элемент товарного знака – «СИНАКТЕН» является доминирующим, сильным.

Суд полагает, что данное заключение патентного поверенного ООО «Центр патентных судебных экспертиз» ФИО18 соответствует всем предъявляемым к нему требованиям, является полным, обоснованным и мотивированным, включает перечень используемой нормативной документации, при проведении экспертизы экспертом в процессе исследования был проведен комплекс процедур по изучению, оценке и анализу дополнительной информации, содержащейся в предоставленных эксперту материалах. Указанные процедуры проводились с использованием нормативной проверки, документального контроля, прослеживания, сопоставления и аналитических процедур, при исследовании применялся метод сопоставительного и терминологического анализа в пределах имеющихся у эксперта специальных познаний в области охраны интеллектуальной собственности. При этом эксперт ФИО18 является патентным поверенным РФ (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам №), евразийским патентным поверенным (св. №).

С учетом данных о квалификации и стаже работы эксперта, а также того, что при проведении экспертизы эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, у суда нет оснований сомневаться в обоснованности произведенного им экспертного заключения, в связи с чем, данное заключение принимается судом во внимание.

Заключение эксперта сторонами не оспорено.

Оценивая представленные сторонами доказательства в их совокупности, а также экспертное заключение эксперта ООО «Центр патентных судебных экспертиз» патентного поверенного ФИО18, суд приходит к выводу, что спорное доменное имя synacthen.ru сходно до степени смешения с товарным знаком истца «СИНАКТЕН ДЕПО» и используется ответчиками без согласия правообладателя (исключительного лицензиата).

Однородность между фармацевтическими препаратами, на которые распространяется охрана товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» и лекарственным препаратом «СИНАКТЕН ДЕПО», информация о котором размещена под доменным именем synacthen.ru, очевидна.

Действия ответчиков по незаконному использованию (без согласия Компании-правообладателя) товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» подтверждаются протоколами осмотра, составленными 04.12.2015 г. и 05.12.2015 г. нотариусом города Москвы ФИО10, заключением патентного поверенного ФИО18 С момента регистрации сайта с доменным именем synacthen.ru, администратором которого до настоящего времени является ответчик Баишев О.В, ответчиком ИП Дмитриевым О.В. использовал доменное имя с целью предложения к продаже и непосредственной реализации лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО». Таким образом, осуществление ответчиком предложения, оказания услуг 05 класса МКТУ являются однородными с услугами истца, то есть аналогичной деятельностью.

Доказательства, представленные истцом, в том числе, протоколы осмотра нотариуса признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными.

Согласно ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.

При этом возражения ответчика ИП Дмитриева О.В. относительно указанных протоколов осмотра, изложенные в предыдущих судебных заседаниях и в заявлении о подложности доказательств (т. 3 л.д. 5-7), не могут быть приняты судом по внимание.

Согласно ст. 310 ГПК РФ заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий. Такое заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия. Ответчик ИП Дмитриев О.В. с таким заявлением в установленном законом порядке не обращался.

Факт оттиска печати, отличного от представленного суду ИП Дмитриевым О.В. в части указания в центре логотипа «TRANSFARMA», имеющейся на заявке № от 03.12.2015 г. и накладной курьерской службы MAIL BOXESETS № от 04.12.2015 г. (т. 2 л.д. 34, 67), не исключает ее принадлежность ответчику ИП Дмитриеву О.В. и наличие у него нескольких печатей, кроме того, реквизиты, указанные в данной печати (ИНН, ОРГНИП), соответствуют реквизитам ИП Дмитриева О.В., указанным в выписке из ЕГРИП. Подпись в указанных документах могла быть выполнена работником службы курьерской доставки, что не противоречит правилам и не ставит под сомнение факт доставки товара.

Использование логотипа «TRANSFARMA» в документах об отправке, на упаковке товара и шоколадном батончике, имеющемся в курьерском отправлении, указывает на их принадлежность ответчику ИП Дмитриеву О.В., который ранее в судебных заседаниях пояснял, что данный логотип им разрабатывался, а также представил электронною переписку в отношении разработки дизайна логотипа (т. 2 л.д. 34-35). Представленный ответчиком ИП Дмитриевым О.В. скриншот содержит изображение продукции «TRANSFARMA» с указанием на спорный сайт, факт принадлежности себе и использования сайта synacthen.ru в предпринимательской деятельности ИП Дмитриев О.В. никогда не отрицал.

Возражения ответчика ИП Дмитриева О.В. в части того, что на его запрос в Смоленский филиал курьерской компании MAIL BOXESETS о предоставлении информации по накладной № от 04.12.2015 г. получен ответ, что отправление по запрашиваемому номеру накладной указанной курьерской службой вообще не осуществлялось, и информация о таком отправлении в ее базе данных отсутствует (т. 2 л.д. 29-31, т. 3 л.д. 8-9), что свидетельствует о недостоверности доказательства, опровергаются информацией, представленной ООО «Смоленск-МБИ» (т. 2 л.д. 223), согласно которой ИП Дмитриев О.В. является контрагентом ООО «Смоленск-МБИ» (с ним заключен договор поручительства и договор на оказание услуг по доставке экспресс-отправлений), бланк «накладная MailBoxesEtc» не является документом отчетности, находится в свободном доступе, бланки выдаются организациям-отправителям, а также находятся по адресу: <адрес> в «клиентской зоне» и доступны для любых физических лиц, приходящих в офис компании, что не исключает возможности нахождения данного бланка у ИП Дмитриева О.В. и его использование ответчиком.

Довод ответчика ИП Дмитриева О.В. о несоответствии дат в заявке № (03.12.2015 г.) и протоколом осмотра нотариуса от 04.12.2015 г. опровергается самим фактом доставки отправления. Кроме того, после оформления нотариусом онлайн-заказа продукции ответчика 04.12.2015 г. на абонентский номер, указанный нотариусом при заказе товара, поступил звонок от оператора с абонентским номером №» с целью уточнения заказа, что подтверждается детализацией услуг телефонной связи (т. 2 л.д. 161-165), принадлежность указанного номера лично ИП Дмитриеву О.В. самим ответчиком в судебном заседании 11.05.2016 г. не оспаривалась (т. 2 л.д. 161, 162, 186 об.), данный номер указан как контактный на сайте ответчика. Принадлежность второго абонентского номера №), на который поступил звонок нотариусу 05.12.2015 г. с целью уточнения времени доставки и места передачи заказанного товара, ответчиком ИП Дмитриевым О.В. оспаривается, что не исключает его принадлежность работнику курьерской службы и на существо вопроса не влияет.

Несоответствий в скриншотах сайта суд не усматривает, поскольку их достоверность подтверждена протоколами нотариуса, достоверность данного доказательства сомнений у суда не вызывает, действия нотариуса в порядке ст. 310 ГПК РФ не оспорены. Показания специалиста ФИО15, допрошенного в судебном заседании 24.03.2016 г., не могут быть приняты судом во внимание, поскольку носят предположительный характер, не подтверждены никакими доказательствами. Ответчик Баишев О.В., являющийся инженером по образованию и специалистом в данной области, в судебном заседании пояснил, что имеющиеся в деле скриншоты с сайта под доменным именем synacthen.ru, представленные истцом, сомнений в их достоверности не вызывают, их копировании с электронной версии сайта технически возможно, указание Дмитриева О.В. о том, что на момент изготовления скриншотов нотариусом программа была заблокирована от копирования скриншотов, не соответствует действительности.

Факты неправомерного доступа к компьютерной информации ИП Дмитриева О.В. и взлом его электронного почтового ящика не установлены, никаких постановлений в отношении истца по данному факту не принималось (т. 3 л.д. 10-16).

Поэтому доводы, изложенные в заявлении ИП Дмитриева О.В. от 26.09.2016 г., не являются основанием для признания доказательств по делу подложными в силу ст. 186 ГПК РФ. Ранее в судебном заседании 11.05.2016 г. было оставлено без удовлетворения ходатайство ИП Дмитриева О.В. о проведении почерковедческой и судебно-технической экспертизы в отношении подписи и печати на накладной № от 04.12.2015 г. и заявке на доставку (поручение) № от 03.12.2015 г. (т. 2 л.д. 118), в связи с необоснованностью и нецелесообразностью по выше изложенным обстоятельствам. Ходатайств по установлению фальсификации иных доказательств суду не заявлялось.

Сам факт доставки товара – фармацевтического препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» с вложением плитки шоколада «TRANSFARMA», путем онлайн-заказа на сайте synacthen.ru, пользователем которого является ИП Дмитриев О.В., опровергает его доводы о непричастности к реализации и доставке товара. Доказательств того, что розничная продажа и доставка были осуществлены третьим лицом с использованием сайта Дмитриева О.В., ответчиком в нарушение положений п. 1 ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.

Суд расценивает доводы ответчика как способ уйти от ответственности.

На основании изложенного, оценивая представленные сторонами доказательства в совокупности с нормами права, суд приходит к выводу о нарушении ответчиками ИП Дмитриевым О.В. и Баишевым О.В. исключительных прав истца, в связи с чем, указанное право полежит защите, и признает обоснованными требования истца о запрете ответчикам по использованию товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО», принадлежащих Компании Маллинкродт, в том числе путем его размещения на товарах, в предложениях о продаже товаров, на документации, связанной с введение товаров в гражданский оборот, в сети Интернет, включая в доменном имени synacthen.ru.

Пунктом 1 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст.1252 ГК РФ).

Согласно п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Истцом Компанией Маллинкродт также были заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знаки «СИНАКТЕН ДЕПО» (Международная регистрация товарного знака № 765952 от 19.09.2001 г.), в размере 500 000 руб. солидарно с двух ответчиков.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать компенсацию в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Кодекса.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 Постановления № 5/29).

В п. 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 г. № СП-21/4, указано, что требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Кроме того, следует учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

На основании изложенного, исходя из нарушений, допущенных ответчиками в отношении незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании компенсации обоснованно и подлежит удовлетворению.

При определении размер компенсации суд учитывает характер нарушения, степень вины нарушителей, а именно – администрирование домена с именем synacthen.ru, сходным до степени смешения с товарным знаком «СИНАКТЕН ДЕПО», размещение на сайте под спорным доменным именем (изначально при создании сайта) информации о лекарственном препарате «СИНАКТЕН ДЕПО» ответчиком Баишевым О.В., который до настоящего времени является администратором спорного сайта, введение в гражданский оборот лекарственного препарата «СИНАКТЕН ДЕПО» путем размещения информации на спорном сайте, рекламы, предложения к продаже, продаже, ввозе, хранении, перевозке, использовании наименования товарного знака в документации, на упаковке товара ответчиком ИП Дмитриевым О.В., вероятные убытки правообладателя от допущенных ответчиками нарушений (в том числе репутационные, связанные с реализацией контрафактных товаров, качество которых не может быть подтверждено производителем, и материальные, связанные с неполучением истцом лицензионных платежей), срок незаконного использования товарного знака (с 29.10.2015 г.), исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, поскольку факт продажи лекарственного препарата был зафиксирован однократно (05.12.2015 г.). Исходя из изложенного, суд определяет размер компенсации за незаконное использование товарного знака истца в размере 80 000 руб., подлежащей взысканию с ответчиков солидарно.

Довод ответчика Баишева О.В. об отсутствии его вины в совершенном нарушении прав истца на товарный знак опровергается представленными материалами дела, а довод о неприменении солидарной ответственности основан на неправильном толковании норм права.

Обстоятельства, изложенные ответчиком Баишевым О.В. в заявлении о недобросовестности (т. 3 л.д. 62-63), выводов суда не опровергают и не являются основанием для освобождения ответчика от ответственности.

При этом суд исходит из следующего, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Материалами дела данные факты установлены.

Баишев О.В. подтверждал, что на момент регистрации доменного имени знал о цели использования сайта ИП Дмитриевым О.В. как «доставки и реализации лекарственных средств, в том числе препарата «СИНАКТЕН ДЕПО», что с момента получения права администрирования и по настоящее время доменное имя используется для рекламы, возмездного оказания услуг по доставке и продажи, в том числе спорного препарата, то есть фактического осуществления заказчиком-пользователем сайта ИП Дмитриевым О.В. деятельности аналогичной деятельности истца. При названных обстоятельствах действия Баишева О.В., как администратора домена synacthen.ru, нарушают исключительные права истца.

Вместе с тем Баишев О.В. при наличии соответствующих оснований недобросовестности не лишен права обратиться к ИП Дмитриеву О.В. с регрессным требованием.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Маллинкродт Спешэлти Фармасьютикалс Айрлэнд Лимитед удовлетворить частично.

Запретить ИП Дмитриеву О.В. использовать исключительные права на товарный знак «СИНАКТЕН ДЕПО» (международная регистрация № 765952 от 19.09.2001 г.), в том числе путем его размещения на товарах, в предложениях о продаже товаров, на документации, связанной с введение товаров в гражданский оборот, в сети Интернет, включая в доменном имени synacthen.ru.

Запретить Баишеву О.В. использовать исключительные права на международную регистрацию товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» (международная регистрация № 765952 от 19.09.2001 г.) в доменном имени synacthen.ru.

Взыскать солидарно с ИП Дмитриева О.В. и Баишева О.В. компенсацию за нарушение исключительных прав на международную регистрацию товарного знака «СИНАКТЕН ДЕПО» (международная регистрация № 765952 от 19.09.2001 г.) в размере 80 000 (Восьмидесяти тысяч) руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение месяца со дня его изготовления в мотивированной форме.

Судья А.А. Болотина

Мотивированное решение суда изготовлено 05.10.2016 г.