Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «НПК «ФИО3» о защите исключительных прав, а также по встречному исковому заявлению ООО «НПК «ФИО3» к ФИО2 о праве преждепользования,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд к ответчику с вышеупомянутым иском. В обоснование указала, что она является правообладателем патента РФ № ****** на полезную модель «******», дата приоритета 27.12.2011г. На дату подачи искового заявления патент является действующим. Из сведений, приведенных в сети Интернет, Истцу стало известно о том, что ООО «НПК «ФИО3» изготавливает приводы для штанговых скважинных насосов типа ПШСНГ «******», которые обладают признаками, присущими независимому пункту формулы полезной модели по патенту № ******. Ответчик не заключал с истцом лицензионного договора, предоставляющего ему право на использование полезной модели № ******. Признаки привода ПШСНГ «******» приведены в Протоколе осмотра сайта по адресу http://geron-uns.ru и в техническом описании ПШСНГ Р 120 х4А.00.00.000 ТО от 2013 года. Привод ПШСНГ «******», согласно сведениям с сайта, установлен и применяется на месторождениях ПАО «ФИО1», «Покровское», «Пронькинское», «Погременское», «Родинское», а также на месторождении «Лукойл-Пермь». В силу положений ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Ответчиком изготовлено не менее 5 установок для размещения привода ПШСНГ «******», за каждую установку истец просит взыскать компенсацию в размере ******, а всего ****** Также истец просит обязать ответчика прекратить нарушение исключительных прав Истца путем изготовления рекламы в сети Интернет, продажи, предложения о продаже установок (опор), на которых размещен привод ПШСНГ «******», уничтожить установки (опоры) на которых установлен привод ПШСНГ «******» на месторождениях ПАО «ФИО1», «Покровское», «Пронькинское», «Погременское», «Родинское», «Лукойл-Пермь». Также просит взыскать с ответчика судебные расходы на оплату госпошлины и судебной экспертизы.

Ответчик в свою очередь обратился со встречным иском. Просил признать за ним право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования ( право преждепользования ) на техническое решение, содержащееся в патенте № ****** на полезную модель «******». В обоснование указал, что ООО «НПК «ФИО3» является изготовителем – привода штангового скважинного насоса гидравлической ПШСНГ 200х6.0.00.00.000, качество и комплектующие которого полностью соответствуют государственным стандартам, техническим условиям. Истцом для использования в собственной продукции была разработана сварная конструкция, которая обеспечивает соосность соединения штока силового гидроцилиндра со штоком глубинного насоса - «Мачта-опора». ООО «НПК «ФИО3» до даты приоритета полезной модели была разработана и утверждена техническая документация, что подтверждается чертежами конструкторской документации. Также имеется протокол проведения опытно-промысловых испытаний гидропривода ПШСНГ 200х6.0А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее, что изделие было изготовлено, а затем направлено на испытание до даты подачи заявки на полезную модель. Кроме того, имеется сертификат соответствия, датой начала действия которого является ДД.ММ.ГГГГ год, также более ранняя, чем дата подачи заявки на модель. Сертификат подтверждает серийный выпуск продукции «Гидравлический привод штангового глубинного насоса» Таким образом, ООО «НПК «ФИО3» до даты приоритета полезной модели добросовестно используя соответствующие национальные стандарты, самостоятельно и независимо от патентообладателя разработало и создало, сделало все необходимые приготовления для разработки и создания, добросовестного использования продукта, его комплектующих и компонентов технических решений, включая техническое решение на запатентованный объект.

В судебном заседании представитель истца поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении. Указала, что количество установок с использованием патента и места использования истец указывает на основании данных, приведенных на сайте ответчика. Указала, что ответчиком не представлено доказательств того, что на дату приоритета ДД.ММ.ГГГГ приводы модели ПШСНГ разработаны ООО НПК «ФИО3», отсутствуют доказательства, кем разработаны приводы модели ПШСНГ и кто автор конструкции. Представленная в дело конструкторская документация создана после даты приоритета модели, следовательно, она не может подтверждать право преждепользования. Ответчик для проведения экспертизы представил конструкторскую документацию с датой разработки ДД.ММ.ГГГГ. Указывает, что ответчиком не представлено доказательств того, что он в настоящее время не производит гидроприводы ПШСНГ с мачтами-опорами аналогичными полезной модели истца, предлагает их к продаже, продает.

Представитель ответчика в судебном заседании просила в иске отказать, встречное исковое заявление удовлетворить. Указала, что помимо указанных во встречном иске приготовлений для разработки и создания, добросовестного использования продукта, включая техническое решение на запатентованный объект, ООО НПК «ФИО3» заключил договор на изготовление и поставку мачт-опор ПШСНГ в количестве 7 штук с ООО «ПромСервис и оборудование» на общую сумму ****** Техническая документация на ПШСНГ ****** 200х6.0А.00.00.000 разработана и утверждена ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается конструкторской документацией и рабочими чертежами, оригиналы которых представлены суду. Для проведения экспертизы действительно была представлена конструкторская документация, датированная декабрем 2012 года. Вместе с тем, суд не обязывал представить первоначально утвержденную техническую документацию на ПШСНГ ****** 200х6.0А.00.00.000. В документацию периодически вносятся изменения, доработки, в связи с чем, на экспертизу были представлены документы в последней версии. Также представитель ответчика указала, что в настоящее время ООО НПК «ФИО3» производит ПШСНГ ****** с мачт-опорой, которая отличается от полезной модели, на которую истцу выдан патент.

Представитель третьего лица ПАО «ФИО1» в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. О причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении не представил. В отзыве указал, что между ПАО «ФИО1» и ООО НПК «ФИО3» заключен договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на покупку, техническое обслуживание и текущий ремонт приводов штангового скважинного насоса гидравлических ПШСНГ ******». На месторождениях ПАО «ФИО1», Покровское, Пронькинское, Погременское, Родинское размещены установки, на которых установлен привод ПШСНГ ****** 120х4, разработчиком и изготовителем которого является ООО НПК «ФИО3». Однако, полагает, что полное совпадение признаков полезной модели по патенту № ******, принадлежащей истцу, и полезной модели, изготовляемой ответчиком, отсутствует.

Представитель третьего лица ООО «НПП «ФИО8» в судебном заседании исковые требования поддержал.

Суд, выслушав стороны, эксперта, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование), либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Согласно ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

исключительное право;

право авторства.

В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ, в качестве изделия охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии со ст. 1353 ГК РФ, исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 1354 ГК РФ, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Согласно части 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 1 части 2 данной статьи продажа продукта отнесена к способам использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи (часть 3 той же статьи).

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из данной нормы следует, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ);

б) создание тождественного решения независимо от автора;

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). При этом ответчик должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема.

Бремя доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права преждепользования, возлагается на лицо, заявляющее о наличии у него данного права.

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

В соответствии с ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Полагая, что ответчик предлагает к продаже, рекламирует, производит продукт в виде привода ПШСНГ «******», который содержит каждый признак формулы полезной модели – «******», запатентованную истцом, последний обратился в суд за защитой своих прав. В свою очередь, ответчик заявил о праве преждепользования на техническое решение, содержащееся в патенте № ****** на полезную модель – «******».

Судом установлено, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ, истцу выдан патент на полезную модель с началом срока действия патента с ДД.ММ.ГГГГ, информация об этом была опубликована ДД.ММ.ГГГГ в бюллетене Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ.

Патент на полезную модель выдан на «******».

Истец в обоснование своих доводов на использование ответчиком устройства, аналогичное полезной модели истца, а также на объемы его использования, места дислокации ссылается на сведения сайта ответчика по адресу http://geron-uns.ru и техническое описание ПШСНГ Р 120 х4А.00.00.000 ТО от 2013 года.

Судом установлено, что на сайте http://geron-uns.ru имелись до обращения истца в суд и на момент рассмотрения спора по существу текстовые, изобразительные и фотографические материалы и ссылки на гидравлический привод штангового насоса (ПШСНГ «******»), сертификаты соответствия, разрешения Ростехнадзора, декларацию о соответствии требованиям таможенного союза, патенты, выданные на имя ООО «НПК «ФИО3» (протокол осмотра письменных доказательств л.д. 32-56).

Для разрешения вопроса о том, содержится ли в приводе ПШСНГ «******» производства ООО «НПК «ФИО3» каждый признак независимого пункта формулы полезной модели «******» по патенту № ****** на основании определения суда проведена судебная патентоведческая экспертиза, из заключения которой усматривается, что в изделии «Привод «ПШСНГ «******», представленном на стр. 34, 39 Протокола осмотра письменных доказательств, отсутствует конструктивный элемент «опорная рама». Факт нарушения патента № ****** не подтвержден. В изделии Привод «ПШСНГ «******», представленном на стр. 110 Протокола осмотра письменных доказательств, конструктивный признак «опорная рама» в изделии и полезной модели имеет различное конструктивное решение: треугольная и четырехугольная соответственно. Факт нарушения патента № ****** не подтвержден. В конструкторской документации (КД) «ПШСНГ 200 х6.0А.30.00.000СБ «Мачта-опора. Сборочный чертеж» содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели «******» по патенту № ******. Факт нарушения патента № ****** подтвержден.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом представлены доказательства использование ответчиком каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № ******.

Вместе с тем, ответчик заявил о праве преждепользования, в подтверждение чего представил суду оригинал контрольного экземпляра сборочного чертежа на установку «******» ПШСНГ200х6.0А00.00.000 СБ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к нему, а также техническое описание и руководство по эксплуатации 2011 года. Согласно представленным документам, сборочный чертеж установки «******» ПШСНГ200х6.0А00.00.000 СБ включает в себя, в том числе, мачту-опору. Согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации 2011 года (раздел 3) гидравлический привод штангового глубинного насоса ПШСНГ 200х6,0А состоит из мачты-опоры, силового гидроцилиндра, гидростанции, насосных агрегатов, блока мультипликации, системы тонкой очистки рабочей жидкости, системы реверса, систем электронного управления, системы охлаждения, соединительных рукавов высокого давления, узла подвески устьевого штока.

Также в материалы дела ответчиком и третьим лицом ПАО «ФИО1» предоставлены договоры на проведение опытно-промышленных испытаний гидропривода штангового глубинного насоса ****** (том 2 л.д. 85-91) от ДД.ММ.ГГГГ, также протокол опытно-промысловых испытаний гидропривода ПШСНГ 200х6,0А на основании вышеуказанного договора (том 2 л.д. 98), а также договор поставки Гидропривода ШГН «******» от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.92-95). При этом, продавцом ООО НПК «ФИО3» на гидропривод ПШСНГ 200х6,0А было передано руководство по эксплуатации и техническое описание 2012 года (л.д.103-117).

Кроме того, ответчиком представлен договор поставки № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПромСервис и Оборудование» обязуется изготовить и поставить ООО НПК «ФИО3» Товар по чертежам покупателя, номенклатура которого указана в спецификациях (том 2 л.д.215). Согласно спецификациям, Продукцией является мачта-опора ПШСНГ 200х6,0А в количестве 7 штук (л.д. 216-217). Также ответчиком представлены товарные накладные на поставку мачт-опор от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 218-220).

ДД.ММ.ГГГГ ООО НПК «ФИО3» получен сертификат соответствия о соответствии гидравлического привода штангового глубинного насоса модель ПШСНГ техническим регламентам безопасности.

Также ответчиком получен патент на полезную модель № ****** Гидропривод штангового скважинного насоса с датой приоритета ДД.ММ.ГГГГ.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что у ответчика возникло право преждепользования на аналогичное техническое решение, указанное в патенте № ****** «******» в объеме 7 штук в год, поскольку ответчиком представлены надлежащие доказательства наличия технического решения, идентичного решению патентообладателя и выполненного ответчиком самостоятельно до даты приоритета - ДД.ММ.ГГГГ, а также доказательства того, что им были действительно произведены мачты-опоры в количестве 7 штук.

Также суд приходит к выводу, что истцом в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств, отвечающих требованиям относимости и допустимости, свидетельствующих о том, что ответчиком в настоящее время используется устройство аналогичное изобретению истца.

Судом также не установлено, что тождественное решение используется ответчиком с расширения объема.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ответчиком ранее даты приоритета полезной модели по патенту истца - ДД.ММ.ГГГГ, на территории Российской Федерации в изделии под общим названием ПШСНГ «******» добросовестно использовалось тождественное решение полезной модели истца.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения требований ФИО2 не имеется.

Доводы представителя истца о том, что договор на проведение опытно-промышленных испытаний и протокол проведения опытно-промысловых испытаний гидроривода ПШСНГ 200х6,0А не свидетельствуют о приготовлении к производству изделия, в котором были бы использованы все признаки полезной модели, права на которую защищены патентом N 120154, подлежит отклонению, так как согласно руководству по эксплуатации и техническому описанию ПШСНГ 200х6,0А, а также рабочим чертежам, мачта-опора является одной из составляющих гидропривода.

Доводы представителя истца, что ответчик для проведения экспертизы представил конструкторскую документацию ПШСНГ 200х6,0А.30.00.000 СБ с датой разработки ДД.ММ.ГГГГ, что опровергает право преждепользования, суд находит несостоятельными, поскольку при назначении и проведении экспертизы вопрос о праве преждепользования не разрешался, доводы ответчика о том, что в конструкторскую документацию вносились изменения, в связи с чем, в ней поставлена более поздняя дата истцом не опровергнуты. Более того, суду конструкторская документация от ДД.ММ.ГГГГ в оригинале не представлялась. Ответчик представил оригинал сборочного чертежа Установки ПШСНГ 200х6,0А.00.00.000 СБ с датой контрольного экземпляра ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательством возникновения права преждепользования могут служить изготовление рабочих чертежей или моделей, доставка материалов и оборудования, необходимых для реализации производства, начало постройки предприятия для осуществления изобретения и другие факты, свидетельствующие о реальной или запланированной готовности производить изделия или осуществлять технологии вне зависимости от того, своими или с привлечением третьих лиц выполняются указанные действия. В данном случае представленные ООО «НПК «УралНефтьСтрой» в материалы дела доказательства свидетельствуют о совершении ответчиком до даты приоритета истца полезной модели необходимых действий, направленных на приготовление к использованию тождественного к полезной модели решения, в связи с чем, иск о праве преждепользования подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ФИО2 к ООО «НПК ФИО3» о защите исключительных прав - отказать.

Иск ООО НПК «ФИО3» - удовлетворить. Признать за ООО «НПК «ФИО3» право преждепользования на техническое решение, содержащееся патенте 120154 на полезную модель «******» в количестве 7 штук в год без расширения производства

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>.

Председательствующий О.В.Хрущева