Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевый В.Н.,, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 ( № 07АП-2922/2022 (2)) на решение от 12.07.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-22050/2021 (судья Филатов А. А.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГРИЛЬ МАСТЕР», город Москва (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2, город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуальный предприниматель ФИО3- фьева Ольга Николаевна, город Новоалтайск, Алтайский край (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) о защите исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации,

В судебном заседании приняли участие:
от истца: ФИО4, представитель по доверенности от 01.07.2021, паспорт;
от ответчика: без участия (извещен);

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Гриль Мастер» (далее – истец, общество, ООО «Гриль Мастер») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, предприниматель, ИП ФИО2) с исковыми требованиями: - запретить ответ-

чику использовать обозначение «грильмастер» при оказании услуг общественного питания; - взыскать 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 261004 (грильмастер). Истцом заявлено ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) об изменении основания для взыскания компенсации согласно пункту 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), то есть в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, который согласно отчету об оценке составит 1 401 480 руб.

Ходатайство об изменении размера компенсации принято судом к рассмотрению.

Определением суда от 23.06.2022 производство по настоящему приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А03- 15928/2021 по иску ООО «Гриль мастер» к ИП ФИО5 о взыскании 1 401 480 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 131781, запрете использовать обозначение «Грильмастер» при оказании услуг общественного питания.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 15.02.2023 по делу № А0315928/2021 иск удовлетворен частично. Седьмым арбитражным апелляционным судом решение суда оставлено без изменения, жалобы без удовлетворения.

Истцом, с учетом вступившего в силу судебного акта, заявлено ходатайство об уменьшении размера иска, в части взыскания компенсации, просит взыскать 266 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Ходатайство об уменьшении размера исковых требований принято судом к рассмотрению.

Решением суда от 12.07.2023 требования удовлетворены. Суд запретил индивидуальному предпринимателю ФИО2, город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) использовать в отношении товаров и услуг 43 класса МКТУ обозначение “Грильмастер”, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 261004. С индивидуального предпринимателя ФИО6- симкина Дмитрия Юрьевича, город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гриль Мастер», город Москва (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) взыскано 266 000 руб. компенсации, 8 320 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Обществу с ограниченной ответственностью «Гриль Мастер», город Москва (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета возвращено 25 680 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 30.09.2021 № 14.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Апелляционная жалоба мотивирована не-

полным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

ООО «Гриль Мастер» в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 АПК РФ, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца просил в удовлетворении жалобы отказать, считает решение суда законным и обоснованным.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы ответчик, третье лицо, представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО «Гриль Мастер» является правообладателем комбинированного товарного знака «Грильмастер» с приоритетом от 20.06.2003, что подтверждено свидетельством Российской Федерации от 26.12.2003 на товарный знак № 261004, зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом». Срок действия регистрации продлен до 20.06.2023.

В июне 2021 года ООО «Гриль Мастер» стало известно, что в г. Новокузнецк Кемеровской области на первом этаже ТЦ «Район» по адресу ул. Ленина, д. 2, расположен ресторан быстрого питания, работающий под вывеской «Гриль мастер».

На основании договора оказания информационных и детективных услуг от 12.06.2021 № 12/06 - 21 частным детективом ФИО7 23.06.2021 осуществлен выезд и установлено, что ресторан «Гриль Мастер» расположен по адресу: <...>.

В помещении ресторана осуществляются услуги по обеспечению быстрым питанием населения – в зале и «на вынос», а также действует доставка пищи.

По товарным чекам установлено, что деятельность осуществляет ИП ФИО2 В процессе посещения ресторана осуществлена торговая закупка, что подтверждено кассовым чеком от 23.06.2021 на сумму 234 руб.

По отчету частного детектива с приложенными фотографиями и копией чека от 23.06.2021 ООО «Гриль Мастер» выявлен факт незаконного использования принадлежащего ему товарного знака.

ООО «Гриль Мастер» в адрес ИП ФИО2 03.09.2021 направлена претензия № 30 от 02.09.2021, в которой истец предложил ответчику прекратить использовать интеллектуальную собственность ООО «Гриль Мастер», демонтировать, снять любые вывески, плакаты, надписи, конструкции, рекламное оформление, которые могут ассоциироваться с товарным знаком ООО «Гриль Мастер», перечислить компенсацию за незаконное использование товарного знака «Гриль Мастер» в размере 1 500 000 руб., которая предпринимателем оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований, наличии оснований для взыскания компенсации в заявленном истцом размере. Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Принадлежность истцу исключительных прав на спорный товарный знак, в защиту которого он обратился с настоящим иском, подтверждена копией свидетельства о регистрации на товарный знак № 261004. Правовая охрана товарного знака № 261004 не прекращена.

В подтверждение факта осуществления ответчиком торговой деятельности по адресу: <...> под вывеской «Гриль мастер» истцом представлен отчет частного детектива от 25.06.2021 с фототаблицей, копия чека от 23.06.2021.

В соответствии с частью 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Факт ведения деятельности под вывеской «Гриль мастер» с мая 2021 года ответчиком прямо подтвержден в ходе рассмотрения дела в дополнительном отзыве.

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых заре-

гистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 № 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Применительно к рассматриваемой правовой ситуации, как товарные знаки истца, так и обозначение ответчика являются комбинированными обозначениями, которые сравниваются в соответствии с пунктом 44 Правил с использованием признаков, указанных в пунктах 43 и 42 указанного нормативного акта.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Степень значимости изобразительно-

го элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Товарный знак № 261004 включает изобразительную часть в виде трех пятиконечных звездочек синего цвета, под которыми расположены стилизованное изображение земного шара в виде контуров шара и материков на нем синего цвета (внутри контуров – шар и материки белого цвета).

Охраняемое словосочетание «Грильмастер» расположено горизонтально по центру шара, выходит за его контуры слева и справа симметрично.

Словосочетание «Грильмастер» выполнено прописными утолщенными буквами наклонно. Часть «гриль» – красным цветом, часть «мастер» – синим цветом, написано слитно.

В нижней части по контуру шара расположены неохраняемые слова «сеть ресторанов», выполненные прописными буквами синего цвета.

На вывеске с названием ресторана, которое использует ответчик, присутствует комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части и словесного элемента «Грильмастер», выполненного заглавными буквами, при этом элемент «гриль» выполнен синим цветом, а элемент «мастер» красным цветом.

Коллегия соглашается, что в данном случае анализ спорных обозначений позволяет заключить, что их графические элементы не обладают высокой оригинальностью, не играют самостоятельную роль и призваны служить изобразительным фоном для словесных элементов, занимающих центральное положение как в товарных знаках истца, так и в вывеске ответчика.

Их сопоставление указывает на то, что слова «Грильмастер», «ГРИЛЬ» и «МАСТЕР» визуально доминируют в обозначениях и несут основную смысловую нагрузку, призванную отличить обособляемые ими услуги от услуг других иных лиц.

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарными знаками истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Чаще всего ос-

нованием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Принадлежащий истцу товарный знак № 261004 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), включающего услуги ресторанов, ресторанов самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом. Спорное обозначение используется ответчиком в деятельности ресторанов, принадлежащих к той же видовой группе.

Изложенное позволяет сделать вывод о высокой степени сходства спорных обозначений и однородности индивидуализируемых ими услуг, создающих опасность смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг и товаров.

Несмотря на имеющиеся отличия в обозначениях, они ассоциируются друг с другом в целом. На основании вышеизложенного судом первой инстанции обоснованно отклонены доводы ответчика об отсутствии сходства до степени смешения.

При этом также получили надлежащую правовую оценку арбитражного суда, и обоснованно отклонены доводы ответчика о том, что территория, на которую распространяется деятельность ответчика, не совпадает с местом нахождения истца, поскольку правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение, сходное до степени смешения (тождественное) с его товарным знаком.

Из представленных истцом документов о заключенном договоре коммерческой концессии в отношении товарного знака № 261004 следует, что принадлежащий ООО «Гриль Мастер» товарный знак в течение длительного времени используется на территории иного субъекта Российской Федерации.

Ссылка ответчика и 3-го лица на то, что ответчик использует товарный знак «гриль мастер» с согласия ИП ФИО5, которая 06.10.2021 подала заявку на государственную регистрацию товарного знака «Гриль мастер» ( № 2021764983), также верно судом отклонена.

Как установлено в статье 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Подлежащее правовой охране исключительное право истца на товарный знак «грильмастер» удостоверено свидетельством № 261004, копия которого представлена в материалы дела.

Вместе с тем, ответчиком и 3-м лицом не представлено доказательств того, что ФИО3- фьева О.Н. является правообладателем иного товарного знака.

По заявке № 2021764983 ФИПС принято решение об отказе в регистрации.

Таким образом, факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения судом настоящего спора.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказа-

лось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра- тимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. При этом истец не лишен права заявлять сумму компенсации ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Заявляя требование о взыскании компенсации в сумме 266 000 руб., истец исходил из того, что в рамках дела № А03-15928/2021 проведена судебная экспертиза по определению рыночной стоимости права использования товарного знака «Гриль-мастер» (свидетельство на товарный знак № 261004).

В материалы дела представлено заключение эксперта № С423-оэ/2022 от 22.11.2022, согласно которому рыночная стоимость права использования товарного знака «Грильмастер» с учетом его использования ответчиком на территории Кемеровской области составляет 133 000 руб. После уточнения истцом размера исковых требований до двукратной стоимости использования товарного знака, определенной по результатам указанной экспертизы (заключение эксперта № С423-оэ/2022 от 22.11.2022), в размере 133 000 руб. ответчик возражений относительно способа расчета и размера компенсации не представил. Оснований сомневаться в выводах эксперта у суда не имеется. Указанное заключение эксперта № С423-оэ/2022 от

22.11.2022 приобщено к материалам дела в качестве надлежащего допустимого, относимого доказательства (статьи 64, 75 АПК РФ).

Расчет компенсации судом проверен, применительно к положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ двукратная стоимость права использования товарного знака составляет 266 000 руб. (133 000руб.*2).

Норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно. Размер компенсации, даже заявленный на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, может быть снижен судом, однако такое снижение возможно только при соответствующем обосновании. При этом требование двукратности должно быть соблюдено, поскольку этот коэффициент на законодательном уровне признан соразмерным последствиям нарушения исключительных прав.

Как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, компенсация по своей природе является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, в связи с чем может превышать размер нанесенного ущерба.

Суд учитывает, что согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены, как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и возможности установить точную или, по крайней мере, приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности. Целью компенсации является возмещение потерпевшему действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание правонарушителя. Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной статьей 1301 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Документальных доказательств того, что заявленный истцом размер компенсации является чрезмерным, а также документальных доказательств наличия иных оснований для снижения предъявленного истцом к взысканию размера компенсации, ответчиком не представлено.

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности. С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом (в том числе статьями 1301, 1311 и 1515), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости; если же одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков.

Учитывая характер допущенного правонарушения, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав истца, суд пришел к верному выводу о том, что размер заявленной к взысканию компенсации является разумным и справедливым.

Данный размер компенсации, среди прочего, обеспечивает как восстановление прав истца, так и применение мер ответственности к нарушителю.

Коллегия суда исходит из того, что ответчиком не было представлено надлежащих доказательств: что размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков; истец понес убытки существенно менее заявленной суммы; нарушение не носит грубый характер.

В соответствии со статьей 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, при осуществлении предпринимательской деятельности ответчик должен осознавать наличие потенциальной возможности наступления или ненаступления событий, которые могут повлечь неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя. Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

Довод ответчика о том, что с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2023 по делу № СИП-132/2023 следует в полном объеме отменить решение Арбитражного суда Кемеровской области от 12.07.2023 по делу А27-22050/2021, является необоснованным, и основан на неверном толковании ответчиком действующего законодательства РФ.

Действительно, решением Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2023 по делу № СИП-132/2023 по иску ИП ФИО5 к ООО «Гриль мастер» прекращена правовая охрана товарного знака «гриль мастер» по свидетельству № 261004 в отношении услуг 43 класса МКТУ вследствие неиспользования. В силу пунктов 1, 4 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. При этом по смыслу положений статьи 1486 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на будущее время, т.е. начиная с 19 августа 2023 г. (дата принятия решения Судом по интеллектуальным правам). Как разъясняется в пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (пункт 4 ста-

тьи1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца был зафиксирован в 2021 году, т.е. до прекращения правовой охраны товарного знака «Гриль мастер» по свидетельству № 261004, что и было установлено судом первой инстанции.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 266 000 рублей, т.к. на период установления факта незаконного использования со стороны ответчика товарный знак «гриль мастер» истца подлежал правовой охране. Поскольку у ответчика на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции также отсутствовали правовые законные основания использовать обозначения «Гриль мастер» в отношении товаров и услуг 43 класса МКТУ, каких-либо документов, подтверждающих его право законно использовать обозначение «Гриль мастер» ответчик суду не предоставил, решение суд первой инстанции в части запрета ответчику использования товарного знака в отношении товаров и услуг 43 класса МКТУ обозначения «Гриль мастер» также является обоснованным.

Также подлежит отклонению довод ответчика о том, что суд первой инстанции незаконно отказал в удовлетворении поданного ИП ФИО2 ходатайства о приостановлении производства по делу, является необоснованным и несостоятельным.

На основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В силу пунктов 1, 4 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. При этом по смыслу положений статьи 1486 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на будущее время. Как разъясняется в пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (пункт 4 статьи 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой

охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Таким образом, суд первой инстанции не усмотрел оснований для приостановления производства по делу и обосновано отказал ответчику в удовлетворении заявленного им ходатайства о приостановлении производства по делу. Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения решения суда. Требование о взыскании судебных расходов рассмотрено в соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ. С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 12.07.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-22050/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО6- симкина Дмитрия Юрьевича – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий Т.В. Павлюк

Судьи О. О. Зайцева

ФИО1