Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бирюля К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-370/2013) индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Омской области от 17 декабря 2012 года по делу № А46-25864/2012 (судья Луговик С.В.), принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» о запрещении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

индивидуального предпринимателя ФИО1 и его представителей ФИО2 по доверенности от 27.03.2012 сроком действия три года, ФИО3 по доверенности от 27.03.2012 сроком действия три года, ФИО4 по доверенности от 01.03.2012 сроком действия один год,

от общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» – представителей ФИО5 по доверенности от 20.05.2012 сроком действия три года, ФИО6 по доверенности от 12.05.2012 сроком действия три года,

установил :

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» (далее – ООО «ЭТИС-СЕРВИС», ответчик) об обязании прекратить использование при предоставлении услуг обозначения «ЭТИС», сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца «ЭТИС», удалить обозначение и запретить его использование в материалах, документации, рекламе, вывесках, опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Коммерческие Вести»; о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, о взыскании 20 000 руб. компенсации морального вреда, о пресечении нарушения исключительных прав ФИО1 на товарный знак «ЭТИС» путем запрета ответчику использовать в сети «Интернет» «etisomsk.ru» товарный знак.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил исковые требования, просил: обязать ООО «ЭТИС-СЕРВИС» прекратить использование при предоставлении услуг обозначения «ЭТИС», сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца «ЭТИС», удалить обозначение и запретить его использование в материалах, документации, рекламе, вывесках, сети Интернет; опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Коммерческие Вести»; взыскать с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» 1 500 000 руб. компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки; взыскать с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» 20 000 руб. компенсации морального вреда; взыскать с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» 20 000 руб. расходов по оказанию юридических услуг.

Решением Арбитражного суда Омской области от 17.12.2012 по делу № А46-25864/2012 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ИП ФИО1 в апелляционной жалобе просит его отменить полностью, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы предприниматель указывает, что судом первой инстанции фактически был неверно определен предмет доказывания по данному делу: истец заявил о незаконном использовании товарных знаков, а не об использовании ответчиком фирменного наименования. Ссылается на то, что судом первой инстанции не проводился сравнительный анализ товарного знака истца и спорного обозначения, используемого ответчиком, тогда как они фонетически и графически тождественны, соглашения об использовании товарного знака между истцом и ответчиком не заключалось, его использование без согласия истца неправомерно. Кроме того, ИП ФИО1 не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что само по себе графическое изображение (решение) средством индивидуализации с последующей охраной (как товарный знак) не является.

ООО «ЭТИС-СЕРВИС» в письменном отзыве на апелляционную жалобу просило решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции откладывал судебное заседание по настоящему делу, открытое 05.02.2013, в порядке, предусмотренном статьей 158 АПК РФ на 28.02.2013. Информация об отложении судебного заседания была размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

04.02.2013 от ИП ФИО1 поступили дополнительные пояснения к апелляционной жалобе и 26.02.2013 дополнительные письменные объяснения суду.

От ООО «ЭТИС-СЕРВИС» поступили письменные дополнения к отзыву на апелляционную жалобу.

В судебном заседании, представителем истца заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела приложенных к дополнительным письменным объяснениям суду документов: копий налоговых деклараций ООО «ЭТИС-СЕРВИС», лицензионного договора от 30.06.2011, приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 382408, уведомления Роспатента № 2011Д20336/42 о государственной регистрации договора, карточек счета 60 ИП ФИО1, патентов на право применения упрощенной системы налогообложения.

Представитель ООО «ЭТИС-СЕРВИС» возражал против приобщения к материалам дела дополнительных документов.

Возможность предоставления в суд апелляционной инстанции дополнительных доказательств ограничена нормами статьи 268 АПК РФ.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, независящим от него, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 АПК РФ).

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции (пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции»).

Из материалов дела следует, что с ходатайством о приобщении вышеперечисленных документов к суду первой инстанции податель жалобы не обращался, уважительность их непредставления суд апелляционной инстанции не усматривает. Фактически истец совершил действия по сбору дополнительных доказательств после вынесения решения, поэтому их приобщение не соответствует требованиям части 2 статьи 268 АПК РФ, в связи с чем суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства.

Представители предпринимателя в заседании суда апелляционной инстанции поддержали требования, изложенные в апелляционной жалобе. Представители ООО «ЭТИС-СЕРВИС» высказались согласно отзыву на апелляционную жалобу и дополнениям к нему.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, дополнительные пояснения к ней, дополнительные письменные объяснения предпринимателя суду, отзыв на апелляционную жалобу и дополнения к нему, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, на имя ИП ФИО1 зарегистрирован товарный знак «ЭТИС», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 451250 (приоритет товарного знака 03.12.2009, зарегистрирован 17.01.2012, срок действия до 03.12.2019) и свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 382408 (приоритет товарного знака 14.12.2007, зарегистрирован 26.06.2009, срок действия до 14.12.2017) (том 1 л. 12-17).

Ссылаясь на то, что ООО «ЭТИС-СЕРВИС» незаконно использует товарный знак «ЭТИС», чем нарушает права и интересы ИП ФИО1, последний обратился в суд с настоящим иском.

Отказ в удовлетворении исковых требований явился причиной подачи истцом апелляционной жалобы, при рассмотрении которой суд апелляционной инстанции учел следующее.

В части 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Из содержания и смысла приведенных норм следует, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц – владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из указанных норм следует, что для вывода о том, что лицо неправомерно использует чужой товарный знак, необходима совокупность следующих условий: конкретный товарный знак имеет правовую охрану (права на него зарегистрированы в установленном порядке); данный товарный знак, в том числе сходное с ним до степени смешения обозначение, используются лицом, не имеющим соответствующих прав; использование товарного знака (сходного до степени смешения обозначения) производится в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак.

В силу частей 2, 3 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –Постановление № 5/29), в силу части 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.09.1968 № 3104-VII) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

На основании статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как следует из материалов дела, в арбитражный суд с настоящим иском ИП ФИО1 обратился в связи с тем, что ООО «ЭТИС-СЕРВИС» в своей деятельности использует обозначение «ЭТИС». Истец ссылается на использование ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, что является незаконным, поскольку ООО «ЭТИС-СЕРВИС» соглашений об использовании данного товарного знака с предпринимателем не заключало.

Согласно свидетельствам на товарный знак №№ 382408, 451250, ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «ЭТИС», в том числе в отношении услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ): 35 (демонстрация товаров, представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц, реклама интерактивная в компьютерной сети), 37 (информация по вопросам ремонта и строительства; установка и ремонт отопительного оборудования, печей, устройств для кондиционирования воздуха, электроприборов, оборудования и систем учета и экономии тепловой и электрической энергии), 42 (изучение технических проектов, инжиниринг, исследования технические, исследования технические, консультации по вопросам строительства, советы по вопросам экономии энергии).

На основании части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в материалы дела в обоснование заявленных требований представлены: нотариальный протокол осмотра письменных доказательств (информации, размещенной по адресу: http://etisomsk.ru/ в сети Интернет) от 02.11.2011; страницы №№ 4, 10, 16, 18, 21 за 2011 год, в №№ 36, 46 за 2010 год газеты «Аргументы и факты», газеты «Вечерний Омск» за 25.04.2012, газеты «Комсомольская правда» от 27.09.2010, фотографии вывесок ответчика, его календарей, скрин-шоты страниц сайта www.etisomsk.ru в сети Интернет (том 1 л. 80-111, том 2 л. 14-21).

Согласно сведениям, содержащимся в открытом электронном справочнике «2GIS», ООО «ЭТИС-СЕРВИС» осуществляет проектирование и монтаж инженерных систем, сервисное обслуживание приборов учета, адрес официального сайта ответчика www.etisomsk.ru.

Из письма от 01.11.2012 закрытого акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр» (аккредитованный регистратор доменных имен) следует, что администратором доменного имени ETISOMSK.RU, является ООО «ЭТИС-СЕРВИС» (том 2 л. 51).

В соответствии с информацией, размещенной в сети Интернет по адресу: www.etisomsk.ru, сферы деятельности Компании «ЭТИС-СЕРВИС»:

- поставка оборудования: теплосчетчики, приборы учета тепловой энергии, воды, пара, сточных вод, контроллеры, тепловычислители, водосчетчики, теплообменники, частотные преобразователи, насосы, фильтры, манометры, модульные узлы учета «Сделай сам».

- проектирование: узлов учета тепловой энергии, воды, пара, сточных вод; систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и электроснабжения; автоматизированных тепловых пунктов; систем автоматизации и диспетчеризации.

- монтаж: инженерных сетей зданий и сооружений; систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации; автоматизированных тепловых пунктов; внедрение систем автоматизации технологических процессов и диспетчеризации с помощью мобильной связи; узлов учета тепловой энергии, воды, пара, сточных вод; установка теплосчетчиков, приборов учета, тепловычислителей, водосчетчиков, теплообменников, частотных преобразователей, насосов, фильтров, манометров.

- сервисное обслуживание и ремонт: поверка приборов учета, теплосчетчиков, тепловычислителей, водосчетчиков, теплообменников, частотных преобразователей, насосов, фильтров, манометров; узлов учета тепловой энергии, воды, пара, сточных вод; систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации; автоматизированных тепловых пунктов; систем автоматизации и диспетчеризации.

- энергоаудит: тепловизионная съёмка, энергетическое обследование объектов, определение мероприятий по энергосбережению и составление энергопаспортов.

Охраняемым элементом товарного знака ИП ФИО1 является обозначение «ЭТИС». Как указано в исковом заявлении, товарный знак «ЭТИС» представляет собой словесную аббревиатуру, где «ЭТ» – энергосберегающие технологии, «ИС» – инженерные системы. Иное смысловое значение обозначения «ЭТИС», используемого ООО «ЭТИС-СЕРВИС» в предпринимательской деятельности, ответчиком не обосновано.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным наименованием и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ).

Из положений пункта 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил признаки звукового, графического и смыслового сходства, перечисленные в подпунктах (а)-(в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).

Проанализировав материалы дела в порядке статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что визуальные (графические) и словесные отличия охраняемого товарного знака (знака обслуживания) ИП ФИО1, и обозначение, используемое ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. Использовавшееся ответчиком ранее визуальное (графическое) обозначение и используемое ныне ответчиком обозначение сходно с охраняемыми элементами в товарном знаке (знаке обслуживания) предпринимателя и позволяет произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей услуг ООО «ЭТИС-СЕРВИС», как услуг предлагаемых истцом.

Существенным обстоятельством для рассмотрения настоящего спора является то, что услуги в отношении которых предпринимателю предоставлена защита товарного знака (знака обслуживания) «ЭТИС» и услуги, оказываемые ответчиком, однородны.

Таким образом, используя в своей предпринимательской деятельности обозначение «ЭТИС», размещая его в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет, ООО «ЭТИС-СЕРВИС» нарушает исключительные права ИП ФИО1 на товарный знак (знак обслуживания) «ЭТИС».

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (часть 3 статьи 1515 ГК РФ).

В пункте 62 Постановления № 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В связи с чем суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца в части обязания ООО «ЭТИС-СЕРВИС» прекратить использование обозначения «ЭТИС» в сфере оказания услуг 35, 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ); удаления обозначения «ЭТИС» и прекращения его использования в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет.

Истцом заявлено требование об обязании ООО «ЭТИС-СЕРВИС» опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Коммерческие Вести».

В силу пункта 5 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Являясь способом государственного принуждения должника к надлежащему исполнению обязательства, судебное решение должно отвечать признаку исполнимости судебных актов. Следовательно, предусмотренный статьей 1252 ГК РФ способ защиты гражданских прав – опубликование решения о допущенном нарушении – может применяться в случае, если имеется возможность реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

Между тем, истцом не представлено доказательств распространения ответчиком рекламы в газете «Коммерческие Вести», а также доказательств, что указанное издание носит периодический характер, позволяющий исполнить вступившее в силу судебное решение.

С учетом изложенного, требование предпринимателя об обязании ООО «ЭТИС-СЕРВИС» опубликовать решение суда в газете «Коммерческие Вести» удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного Постановления № 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, пунктом 1 части 4 статьи 1515, пунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца подтверждается материалами дела, суд апелляционной инстанции считает правомерными требования предпринимателя о взыскании с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания).

В связи с незаконным использованием ответчиком принадлежащего истцу товарного знака «ЭТИС» предпринимателем заявлено требование о взыскании с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» компенсации в размере 1 500 000 руб.

Сведений о том, какой размер компенсации, по мнению ответчика, соразмерен допущенному нарушению, материалы дела не содержат.

Из уточнений к исковым требованиям следует (том 1 л. 121-123), что ООО «ЭТИС-СЕРВИС» было зарегистрировано 15.12.2001, участниками его были ФИО1 (истец) и ФИО7 (в настоящее время единственный участник и генеральный директор ответчика, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 38578В/2012 от 30.07.2012, том 1, л. 34-36) с долей 50% уставного капитала у каждого. В декабре 2007 года ФИО1 продал свою долю участия в ООО «ЭТИС-СЕРВИС» ФИО7, в результате чего последний с 12.12.2007 стал единственным участником ответчика.

При этом, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 382408, приоритет товарного знака «ЭТИС» (правообладатель ФИО1) установлен 14.12.2007.

Из материалов дела усматривается, что ответчику было выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «ЭТИС» № 408173, дата приоритета: 30.04.2009 в отношении 37, 42 классов МКТУ. По решению Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству № 408173 признана недействительной полностью 28.10.2011 (том 1 л. 141).

Принимая во внимание положения Постановления№ 5/29, апелляционный суд, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая выше приведенные обстоятельства, считает соответствующим характеру совершенного нарушения и последствиям нарушения, размер компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб.

Гражданские отношения основаны на принципах равенства сторон этих отношений, добросовестности их поведения, соразмерности мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения.

Размер компенсации (100 000 руб.) определен судом апелляционной инстанции исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования товарного знака (знака обслуживания), возможных убытков, а также с учетом отношений сторон и их поведения, предшествоваших подаче настоящего иска.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика 20 000 руб. компенсации морального вреда.

Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с частью 2 статьи 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Лицо, требующее возмещения морального вреда, должно доказать факт его причинения, противоправный характер действий ответчика, размер вреда, а также причинную связь между причинением вреда и действиями ответчика.

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий, необходимых для применения ответственности, влечет отказ в удовлетворении иска.

Как следует из пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

В соответствии с пунктом 1 данного Постановления суду необходимо выяснить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора.

Между тем, доказательства причинения предпринимателю морального вреда и наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ООО «ЭТИС-СЕРВИС» и таким вредом, истец в материалы дела не представил.

При таких обстоятельствах, требования ИП ФИО1 о взыскании с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» компенсации морального вреда, удовлетворению не подлежат.

Кроме того, истец заявил требование о взыскании с ООО «ЭТИС-СЕРВИС» 20 000 руб. судебных расходов на представителя.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Из смысла указанной нормы права следует, что в основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения их правой стороне за счет неправой.

В силу части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии, если сторона понесла затраты, получателем которых является лицо (организация), оказывающая юридические услуги.

Согласно пункту 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Таким образом, судебные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в суде и оказанных юридических услуг, возникших в сфере арбитражного судопроизводства, могут быть возмещены арбитражным судом, если они были фактически произведены, документально подтверждены и в разумных пределах, определяемых судом. При этом разумность пределов каждый раз определяется индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела, произведенной оплаты представителю и т.д.

На основании статьи 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах решаются арбитражным судом, рассматривающим дело в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Поскольку при рассмотрении дела в апелляционной инстанции исковые требования ИП ФИО1 частично удовлетворены, судебные расходы подлежат возмещению истцу за счёт ответчика.

При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесённых стороной затрат с документально подтверждённым размером расходов.

В подтверждение понесенных судебных расходов на оплату услуг представителя предприниматель (заказчик) представил договор об оказании юридических услуг № Ю-01/12 от 28.03.2012, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ОРБ-Гарант» в лице директора ФИО8 (исполнитель), по условиям которого исполнитель обязался представляет интересы заказчика в суде по делу о незаконном использовании товарного знака ООО «ЭТИС-СЕРВИС» (том 1 л. 125-127).

Заказчик обязан обеспечить условия выполнения задания путем выдачи соответствующих доверенностей и/или других документов подтверждающих полномочия (подпункт в) пункта 2.1 договора № Ю-01/12 от 28.03.2012).

Предпринимателем выдана доверенность на представление интересов последнего, в том числе в арбитражных судах на имя ФИО8 и ФИО4 (том 1 л. 37).

Оказание услуг по договору № Ю-01/12 от 28.03.2012 подтверждается имеющимися в материалах дела протоколами судебных заседаний, в которых зафиксировано участие представителя истца ФИО4

Согласно пункту 4.2 стоимость услуг по договору № Ю-01/12 от 28.03.2012 составляет 20 000 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 28.03.2012 на сумму 20 000 руб. (том 1 л. 124), свидетельствует об оплате ИП ФИО1 услуг по договору № Ю-01/12 от 28.03.2012.

Согласно части 3 статьи 111 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности.

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзора судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

В данном случае ответчик о чрезмерности расходов истца на оплату услуг представителя не заявил, соответствующих доказательств не представил.

Оценив представленные истцом доказательства в обоснование требования о возмещении расходов на оплату услуг представителя, учитывая объем и содержание оказанных юридических услуг (пункт 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»), а также то, что исковые требования удовлетворены частично, суд апелляционной инстанции полагает, что судебные издержки истца являются разумными в сумме 10 000 руб. и подлежат отнесению на ответчика.

Неполное выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела и неправильное применение норм материального права в силу пунктов 1, 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, являются основаниями для отмены судебного акта. Апелляционная жалоба ИП ФИО1 подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с удовлетворением требования о запрещении использования товарного знака, частичным удовлетворением требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, частичным удовлетворением апелляционной жалобы истца, с ответчика в пользу ИП ФИО1 подлежат взысканию расходы последнего по оплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 6 866 руб. 67 коп. (4 000 руб. + 1 866 руб. 67 коп. + 1 000 руб.).

Исходя из заявленных предпринимателем требований, ИП ФИО1 при подаче настоящего иска подлежала уплате государственная пошлина в размере 36 000 руб. (28 000 руб. + 4 000 руб. + 4 000 руб.). Между тем, при подаче настоящего иска ИП ФИО1 уплачена государственная пошлина в общем размере 34 000 руб., в том числе 28 000 руб. по платежному поручению № 1 от 31.07.2012 и 6 000 руб. по платежному поручению № 3 от 23.08.2012 (том 1 л. 31, 46). При таких обстоятельствах, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 2 000 руб. государственной пошлины по иску.

Приложенные к письменным дополнительным пояснениям к апелляционной жалобе, поступившим в суд апелляционной инстанции 04.02.2013, документы не подлежат оценке судом апелляционной инстанции и возвращаются истцу, так они не были представлены и не исследовались судом первой инстанции, и ходатайства о приобщении этих документов к материалам дела ИП ФИО1 не заявлялось, в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствуют процессуальные основания для их приобщения.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 17 декабря 2012 года по делу № А46-25864/2012 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» (ОГРН <***>; ИНН <***>; место нахождения: <...>) прекратить использование обозначения «ЭТИС» в сфере оказания услуг 35, 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ); удалить обозначение «ЭТИС» и прекратить его использование в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1(ОГРНИП <***>; ИНН <***>) 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 6 866 руб. 67 коп. расходов на оплату государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А. В. Веревкин

Судьи

Л. И. Еникеева

Т. А. Зиновьева