Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Альта-Профиль» (Сиреневый бул., д. 43, оф. 17, Москва, 105215, ОГРН <***>)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Садикова Д.Н., Валиев В.Р., Левченко Н.И.) от 28.10.2014 по делу
№ А40-181388/2013,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Альта-Профиль» к обществу с ограниченной ответственностью «ТЗК Техоснастка» (ул. 1-я Фрезерная, д. 10, корп. 4, 109202, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Альта-Профиль» – ФИО1 (по доверенности от 28.02.2013), ФИО2 (по доверенности от 28.02.2013);

от общества с ограниченной ответственностью «ТЗК Техоснастка» – генеральный директор ФИО3 (решение от 10.01.2014 № 8),
ФИО4 (по доверенности от 20.03.2015),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее – общество «Производственная фирма «Альта-Профиль», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми заявлениями к обществу с ограниченной ответственностью «ТЗК Техоснастка» (далее – общество «ТЗК Техоснастка», ответчик) с требованиями о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель.

По исковым заявлениям возбуждены производства
№ А40-181388/2013 и № А40-10682/2014.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2014 дела № А40-181388/2013 и № А40-10682/2014 объединены в одно производство с присвоением объединенному делу единого номера А40-181388/2013.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2014 исковые требования удовлетворены частично: промышленные образцы общества «Производственная фирма «Альта-Профиль» «Угловой элемент (патент
№ 76157), «Панель облицовочная» (патент № 87711) признаны использованными обществом «ТЗК Техоснастка» при изготовлении изделий «Угол наружный», «Панель фасадного сайдинга «ЛЕОН»; полезная модель общества «Производственная фирма «Альта-Профиль» «Угол наружный» (патент № 89566) признана использованной обществом «ТЗК Техоснастка» при изготовлении изделия «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий»; действия общества «ТЗК Техоснастка» по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества «Производственная фирма «Альта-Профиль» признаны незаконными, а именно: промышленный образец «Угловой элемент» (патент № 76157), промышленный образец «Панель облицовочная» (патент 87711), полезная модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» (патент №89566); обществу «ТЗК Техоснастка» запрещено осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества «Производственная фирма «Альта-Профиль», а именно: промышленный образец «Угловой элемент» (патент № 76157), промышленный образец «Панель облицовочная» (патент № 87711), полезная модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» (патент
№ 89566); на общество «ТЗК Техоснастка» возложена обязанность за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества «Производственная фирма «Альта-Профиль», а именно: промышленный образец «Угловой элемент» (патент № 76157), промышленный образец «Панель облицовочная» (патент № 87711), полезная модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» (патент №89566); на общество «ТЗК Техоснастка» возложена обязанность за свой счет опубликовать решение суда по делу № А40-181388/13 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2014 указанное решение было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество «Производственная фирма «Альта-Профиль», ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы Общество «Производственная фирма «Альта-Профиль» указывает на то, что суд первой инстанции не оценивал довод ответчика о наличии у него права преждепользования ввиду того, что в судебном заседании ответчик заявил отказ от этого довода и согласился с тем, что представленные им доказательства в этой части не подлежат судебной оценке.

В связи с этим заявитель кассационной жалобы полагает, что принимая оспариваемое постановление, апелляционный суд вышел за установленные арбитражным процессуальным законодательством для суда апелляционной инстанции пределы рассмотрения дела, лишив тем самым истца права представить возражения относительно доказательств и доводов ответчика о наличии у него права преждепользования.

Общество «Производственная фирма «Альта-Профиль» также указывает на то, что согласно представленным в материалы дела доказательствам, которые в нарушение требований части 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не получили оценку суда апелляционной инстанции, относящиеся к предмету спора изделия не могли распространяться ранее июня 2013 года, а приготовления к использованию тождественного решения ответчик начал не ранее 01.01.2013.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что вывод суда апелляционной инстанции относительно того, что ответчик создал независимо от него тождественное решение до даты приоритета запатентованных решений, не соответствует представленным в дело доказательствам.

Кроме того, истец указывает на то, что доказательства, на основании которых суд апелляционной инстанции установил период преждепользования, не содержат сведений об использовании тождественного решения в 2007–2008 годах.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда апелляционной инстанции об объеме преждепользования не соответствуют обстоятельствам дела.

Общество «ТЗК Техоснастка» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило обжалуемый судебный акт оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения, указывая на обоснованность вывода суда апелляционной инстанции о наличии у него права преждепользования.

Ответчик считает, что доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители сторон.

Представитель истца настаивал на доводах кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против доводов кассационной жалобы, просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемый судебный акт – без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, общество «Производственная фирма «Альта-Профиль» является правообладателем патентов Российской Федерации на промышленные образцы «Угловой элемент» (патент № 82786 с приоритетом от 14.10.2012 сроком действия
до 14.10.2026), «Угловой элемент» (патент № 76157 с приоритетом
от 24.08.2009 сроком действия до 24.08.2024), «Панель облицовочная» (патент № 87711 с приоритетом от 14.11.2012 сроком действия
до 14.11.2027), полезную модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» (патент № 89566 с приоритетом от 31.08.2009 сроком действия до 31.08.2019).

Полагая, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование промышленных образцов и полезной модели по указанным патентам в изготавливаемых им изделиях, в которых используется каждый признак независимых пунктов формулы полезной модели и все существенные признаки промышленных образцов по патентам истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, учитывая результаты назначенной по делу судебной экспертизы, а также данные в судебном заседании пояснения эксперта ФИО5, пришел к выводу об использовании в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленных образцов по патентам № 76157, 87711, каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 89566 и отсутствию использования всех существенных признаков промышленного образца по патенту № 82786.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу о том, что у ответчика возникло право преждепользования в отношении использования указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 названого кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Суд апелляционной инстанции, устанавливая наличие у общества «ТЗК Техоснастка» права преждепользования, исходил из того, что идентичность спорных изделий и товара, изображенного на печатной продукции рекламного характера, подтверждена также привлеченным ответчиком экспертом ФИО6

При этом, оценив представленные обществом «ТЗК Техоснастка» документы, подтверждающие изготовление рекламной печатной продукции в целях распространения спорных изделий в 2008 году, в том числе договор
от 11.02.2007 № ТЗ/021, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Мега-Стил Капитал» и ответчиком, в приложении № 1 к которому отражены изображения поставляемой продукции; договор поставки от 19.03.2008 № ТЗ/081-2, заключенный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Уэлбиин 88», в приложении № 1 к которому также отражены изображения поставляемой продукции; товарные накладные, платежные поручения, технологические карты, подтверждающие производственные возможности ответчика по выпуску в год 518 400 изделий «Панель облицовочная» и 518 400 изделий «Угол наружный», суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик не вышел за пределы ранее возникшего права преждепользования.

Между тем, суд апелляционной инстанции не учел следующее.

По смыслу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации право преждепользования возникает у лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления.

Обществом «ТЗК Техоснастка» заключение эксперта ФИО6 было представлено в материалы дела в обоснование того, что в его изделиях не использованы все существенные признаки промышленных образцов и каждый признак независимых пунктов формулы полезной модели общества «Производственная фирма «Альта-Профиль».

Согласно заключению эксперта ФИО6 в изделиях общества «ТЗК Техоснастка» не использованы все существенные признаки промышленных образцов по патентам № 76157, 87711, 82786 и каждый признак независимых пунктов формулы полезной модели по патенту
№ 89566.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции вопреки названному экспертному заключению пришел к выводу о наличии у общества «ТЗК Техоснастка» права преждепользования в отношении использования полезной модели и промышленных образцов общества «Производственная фирма «Альта-Профиль».

При этом суд апелляционной инстанции не дал правовой оценки принятому судом первой инстанции в качестве достоверного доказательства заключению эксперта ФИО5, которая пришла к выводу об использовании в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленных образцов по патентам № 76157, 87711, каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 89566 и отсутствию использования всех существенных признаков промышленного образца по патенту № 82786.

Из содержания обжалуемого постановления также не следует, что суд апелляционной инстанции самостоятельно устанавливал наличие в изделиях ответчика тождественных решений относительно патентов № 76157, 87711, 82786, 89566.

Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции о наличии у общества «ТЗК Техоснастка» права преждепользования в отношении использования полезной модели и промышленных образцов общества «Производственная фирма «Альта-Профиль», не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и установленным обстоятельствам.

Ввиду того, что судом апелляционной инстанции не установлены обстоятельства создания ответчиком до даты приоритета полезной модели и промышленных образцов по патентам № 76157, 87711, 82786, 89566 независимо от истца тождественных решений или необходимого к этому приготовления, а также добросовестного использования на территории Российской Федерации, выводы об объеме преждепользования также нельзя признать соответствующими имеющимся в деле доказательствам.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что право преждепользования и его объем должны устанавливаться в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности по состоянию до даты приоритета полезной модели и промышленных образцов.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, определяя объем преждепользования, не учел, что в обоснование этого обстоятельства ответчиком представлены технологические карты с указанием дат
от 11.07.2013, от 22.04.2014, от 18.06.2014, на что обоснованно обращает внимание заявитель кассационной жалобы.

Постановление суда апелляционной инстанции не содержит мотивов, почему эти документы приняты судом в обоснование объема преждепользования, определяемого до даты приоритета полезной модели и промышленных образцов.

Таким образом, доводы кассационной жалобы истца о том, что вывод суда апелляционной инстанции относительно создания ответчиком независимо от него тождественного решения до даты приоритета запатентованных истцом решений, а также об объеме преждепользования, нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В силу части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

В связи с этим суд апелляционной инстанции вправе был дать оценку доводам и доказательствам в обоснование наличия у ответчика права преждепользования.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что заявитель кассационной жалобы не представил доказательств того, что он был лишен возможности в рамках апелляционного производства представить возражения относительно доказательств и доводов ответчика о наличии у него права преждепользования.

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что общество «ТЗК Техоснастка», возражая против иска о нарушении исключительных прав истца, приводит взаимоисключающие доводы: о неиспользовании в его изделиях всех существенных признаков промышленных образцов и каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели общества «Производственная фирма «Альта-Профиль» и о наличии права преждепользования в отношении использования полезной модели и промышленных образцов этого общества.

Указанные обстоятельства следовало учесть суду апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы общества «ТЗК Техоснастка».

По результатам судебного разбирательства суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что ввиду несоответствия выводов суда апелляционной инстанции, содержащихся в постановлении, фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

В связи с тем, что указанные нарушения подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть вышеизложенное, установить все существенные обстоятельства дела, касающиеся нарушения исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности и наличия у ответчика права преждепользования, и на основе этого принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 28.10.2014 по делу № А40-181388/2013 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

судья

В.А. Химичев

Р.В. Силаев

судья

С.М. Уколов