Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компаний
Киа Моторс Корпорейшн, Хендэ Мотор Компани, АО «Хендэ МОБИС» на решение Арбитражного суда Московской области от 27.10.2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2016 по делу № А41-33754/2015 по иску «Киа Моторс Корпорейшн», «Хендэ Мотор Компани», АО «Хендэ МОБИС» к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» (ул. Энергетиков, д.22, к.1, г. Дзержинский, 140091, ОГРН 1067746276861) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня, компания Emex DWC-LLC / Эмекс ДВС-ЛЛС

В судебном заседании приняли участие представители:

от истцов – Акимов А.В. (по доверенности от 04.03.2015);

от ответчика – Сосов М.А. (по доверенности от 15.06.2016);

от компании Emex DWC-LLC / Эмекс ДВС-ЛЛС – Сосов М.А.
(по доверенности от 12.01.2016).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компании «Киа Моторс Корпорейшн» (далее – Истец 1), «Хендэ Мотор Компани» (далее – Истец 2) и АО «Хендэ МОБИС» (далее – Истец 3) обратились в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» (далее – ООО «АВТОлогистика») со следующими требованиями:

1) взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 1 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «KIA», зарегистрированный по международному свидетельству № 1021380, а также товарный знак «KIA», зарегистрированный в РФ по свидетельству № 142734 в размере 200 000 рублей;

2) запретить ООО «АВТОлогистика» осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «KIA», а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «KIA»;

3) изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «АВТОлогистика» автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком «KIA», ввезенные Ответчиком по таможенным декларациям
№ 10002010/170215/0007627, № 10002010/210215/0008537;

4) взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 2 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки Истца «HYUNDAI» и зарегистрированные в РФ по свидетельствам
№ 98414, № 87351, № 425986, № 425985, № 444415, № 108813, №151190, № 167883, в размере 190 000 рублей;

5) запретить ООО «Автологистика» осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками «HYUNDAI», а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками «HYUNDAI»;

6) изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «АВТОлогистика» автомобильные запчасти, маркированные товарными знаками «HYUNDAI», ввезенные Ответчиком по таможенным декларациям
№ 10002010/170215/0007627, № 10002010/210215/0008537;

7) Взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 3 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «MOBIS», по свидетельству Российской Федерации № 283432, в размере 70 000 рублей;

8) Запретить ООО «Автологистика» осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «MOBIS», а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «MOBIS»;

9) Изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «АВТОлогистика» автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком «MOBIS», ввезенные ответчиком по таможенным декларациям
№ 10002010/170215/0007627, № 10002010/210215/0008537.

До рассмотрения дела по существу, истцы заявили ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об изменении предмета иска, в котором просили:

- взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 1 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «KIA», зарегистрированный по международному свидетельству
№ 1021380, а также товарный знак «KIA», зарегистрированный в Российской Федерации по свидетельству № 142734 в размере 20 000 рублей;

- взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 2 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки Истца «HYUNDAI» и изображение знака «HYUNDAI», зарегистрированные в Российской Федерации по свидетельствам № 98414, № 87351, № 425986, № 425985, № 444415, № 108813, № 151190, № 167883, в размере 20 000 рублей.

- взыскать с ООО «АВТОлогистика» в пользу Истца 3 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «MOBIS», зарегистрированный в Российской Федерации по свидетельству № 283432, в размере 20 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня, компания Emex DWC-LLC / Эмекс ДВС-ЛЛС.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.10.2015
в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2016 решение Арбитражного суда Московской области от 27.10.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компаний
«Киа Моторс Корпорейшн», «Хендэ Мотор Компани» и АО «Хендэ МОБИС» обратились с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе истцы указали на то, что выводы суда первой и апелляционной инстанций не соответствуют материалам дела; суды не рассмотрели и не дали оценку представленным в материалы дела доказательствам, а именно: уведомлению таможни о ввозе ответчиком спорного товара, фотографиям спорного товара, представленным в материалы дела, сведениям, изложенным в отзыве Домодедовской таможни, актам таможенного досмотра.

Истцы указали также, что суды не дали оценку наличию на товарах, ввезенных ответчиком маркировки «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS».

При этом истцы сослались на то, что указание ответчиком в таможенной декларации и использование им своего товарного знака – «EMEX» на упаковке товаров, маркированных товарными знаками «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», не свидетельствует о неиспользовании последних товарных знаков ответчиком.

Также истцы указали, что обозначение «EMEX» не индивидуализирует товар, а является названием одноименной интернет-площадки по продаже запасных частей для автомобильной и иной техники.

Кроме того, по мнению заявителей кассационной жалобы, суды не применили нормы материального права – статьи 1229, 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик не согласился с доводами кассационной жалобы, просил судебные акты оставить без изменения.

Домодедовская таможня надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В судебном заседании представитель компаний
«Киа Моторс Корпорейшн», «Хендэ Мотор Компани» и АО «Хендэ МОБИС» поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель ответчика и компании Emex DWC-LLC / Эмекс ДВС-ЛЛС в судебном заседании пояснил, что спорный товар в настоящее время реализован. Просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, а оспариваемые судебные акты оставить без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286
и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемых судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания
Киа Моторс Корпорэйшн является правообладателем товарного знака «КИА» по международной регистрации № 1021380, а также товарного знака «КИА» по свидетельству Российской Федерации № 142734.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении автомобильных запчастей 12-го класса МКТУ.

Товарный знак «КИА», зарегистрированный в Российской Федерации по свидетельству № 142734, внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Компания «Хендэ Мотор Компани», является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 98414; № 87351; № 425986;
№ 425985; № 444415; № 108813; № 151190; № 167883.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в отношении товаров 12-го класса МКТУ, в том числе, в отношении автомобилей и запчастей к ним.

Компания АО «Хендэ МОБИС», является правообладателем товарного знака «MOBIS» по свидетельству Российской Федерации
№ 283432. Указанный товарный знак зарегистрирован, в отношении товаров 12-го класса МКТУ, в том числе в отношении автомобильных запчастей.

Общество с ограниченной ответственностью «Мобис Партс СНГ» (далее – общество «Мобис Партс СНГ») является уполномоченным импортером продукции компании на территории Российской Федерации.

В период с 20 февраля 2015 года по 25 февраля 2015 года Домодедовская таможня обратилась в ООО «Мобис Партс СНГ» с уведомлениями № 34-16/05208, № 34-16/05895, № 34-16/05896,
№ 34-16/05897 о приостановлении выпуска товара – автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «КИА», «HYUNDAI», «MOBIS», ввоз которого осуществлялся обществом по декларациям на товары № 10002010/170215/0007627, №10002010/210215/0008537.

Ссылаясь на то, что действия ответчика по ввозу автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком «КИА», «HYUNDAI», «MOBIS», по декларациям на товары № 10002010/170215/0007627, №10002010/210215/0008537 нарушают исключительное право компании на товарные знаки «КИА», «MOBIS», «HYUNDAI» компании «Киа Моторс Корпорэйшн», «Хендэ Мотор Компани», АО «Хендэ МОБИС» обратились в арбитражный суд с исковым заявлением.

Факт маркировки ввезенных ответчиком товаров товарными знаками, принадлежащих истцам, последние подтверждают фотографиями, предоставленными Домодедовской таможней (т. 4 л.д. 16-52).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцами факта нарушения их исключительных прав на принадлежащие им товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака «EMEX» № 371903 (товары были выбраны, заказаны, оплачены на сайте www.emex.ru). Товарный знак «EMEX» размещен на товарной упаковке и указан в сопроводительных документах.

Как указал суд апелляционной инстанции, данное обстоятельство подтверждается представленным в материалы дела актом таможенного досмотра № 10002010/190215/000529 от 19.02.2015, который доказывает факт осмотра (досмотра) товаров, ввезенных по спорным декларациям на товары, а также фотографии в ходе такого осмотра (досмотра). Согласно данному акту на спорных товарах имеется маркировка «EMEX» (т. 4 л.д. 107 - 114).

При этом в отношении фотографий этикеток товара, представленных истцом в материалы дела и, сделанных третьим лицом - Домодедовской таможней (т. 4 л.д. 16 - 52) суд апелляционной инстанции пришел к заключению, что они не позволяют сделать вывод о том, что товарные знаки истцов размещены именно на самих товарах.

Между тем, судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами правильно установлен факт принадлежности истцам прав на товарные знаки, в отношении которых заявлены требования о защите права.

При этом суд первой инстанции в нарушении положений части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовал обстоятельства настоящего спора, доказательства, представленные в материалы дела, и не дал оценку доводам истцов.

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело повторно в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указанные нарушения не устранил.

Судами не дана оценка акту таможенного досмотра
от 24.02.2015 № 10002010/240215/000594 (том 4 л.д. 95-106).

При этом вывод суда апелляционной инстанции о том, что имеющиеся в деле уведомления Домодедовской таможни о приостановлении выпуска товаров не содержат указания на то, каким образом таможней сделан вывод о маркировке спорных запасных частей товарными знаками истца, является неправомерным.

Суд апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание фотографии к уведомлениям № 34-16/05208, № 34-16/05895,
№ 34-16/05896, № 34-16/05897 о приостановлении выпуска товара.

Кроме того, суд не дал оценку информации, содержащейся в разделе 10 «описание товара» указанных в уведомлении, где должностным лицом таможни поименованы товары, на которые нанесены спорные обозначения, с указанием способа и места нанесения маркировки (том 4 л.д. 108).

Кроме того, вывод суда апелляционной инстанции о том, что на товарах имеется только маркировка «EMEX» (том 4 л.д. 107 - 114), сделан без учета представленных в материалы дела фотографий к актам досмотра 24.02.2015 № 10002010/240215/000594, от 19.02.2015
№ 10002010/190215/000529.

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Учитывая, что судами первой и апелляционной инстанций не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах, с учетом отсутствия полномочий суда кассационной инстанции, по оценке представленных в материалы дела доказательств, судебная коллегия считает, что судебные акты не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, что является основанием для их отмены и направлению настоящего дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения и по результатам исследования и оценки доказательств принять законный и обоснованный судебный акт с учетом правовой позиции, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 27.10.2015 по делу № А41-33754/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2016 по тому же делу отменить.

Направить дело № А41-33754/2015 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина